Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 сентября 2007 г. N КГ-А40/8397-07 При новом рассмотрении дела о прекращении использования товарного знака суду необходимо сравнить товарный знак и используемое ответчиком обозначение, определить объем правовой охраны товарного знака, а также установить, используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 3 сентября 2007 г. N КГ-А40/8397-07
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 27 августа 2007 г.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 марта 2007 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2007 г. N 09АП-6014/2007-ГК по делу N А40-70163/06-494,отказано в удовлетворении исковых требований ООО "Лабораторное оборудование" к ООО "Лабтех" об обязании ответчика прекратить использование товарного знака "Лабтех" в фирменном наименовании ООО "Лабтех" и взыскании 100000 рублей компенсации.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "Лабораторное оборудование" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что судом неправильно применены нормы материального и процессуального права. Судом не учтены все фактические обстоятельства дела.

Заявитель ссылается на то, что он является правообладателем прав на товарный знак "Лабтех", а ответчик использует обозначение "Лабтех" для торговли товарами и услугами без согласия правообладателя прав на товарный знак "Лабтех", что вводит в заблуждение потребителей относительно продуктов или деятельности истца и дискредитирует торговую деятельность истца. Подобная деятельность ответчика является недобросовестной конкуренцией, недопустимой в силу ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

В заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, представители ответчика и третьего лица в заседание не явились.

Кассационная жалоба рассмотрена в порядке ст. 284 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителя истца, явившегося в заседание, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ правильность применения норм материального и процессуального права, кассационная инстанция пришла к заключению, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение ввиду следующего.

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции исходил из следующего.

Настоящий иск заявлен о защите прав на товарный знак N 245311 "Лабтех" путем обязания ответчика прекратить использование товарного знака "Лабтех" в фирменном наименовании ООО "Лабтех" и взыскании 100000 руб. компенсации.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 07, 09, 10, 11, 21, 39, 42 классов МКТУ, в том числе, относящимся к лабораторному оборудованию.

Основанием иска является использование ответчиком своего фирменного наименования в отношении лабораторного оборудования, поскольку ответчик на сайте www.labtehn.ru предлагает его к продаже.

Сходство товарного знака истца и фирменного наименования до степени смешения, как установил суд, очевидно по фонетическому и семантическому признакам, что соответствует п. 14.4.2., 14.4.2.2., утвержденных Роспатентом Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 г. N 4322, которыми установлены критерии определения сходства обозначений, используемых в качестве товарных знаков.

Однако, как заключил суд, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие использование ответчиком спорного обозначения именно на товарах.

Сайт www.labtehn.ru не принадлежит ответчику, кроме того, согласно нотариальному протоколу обеспечения доказательств от 19.10.2006 г. на этом сайте в Интернете размещена только информация о том, что ответчик является официальным дилером других изготовителей, производящих лабораторное оборудование.

Согласно свидетельству о регистрации 1057749280764 ООО "Лабтех" зарегистрировано в качестве юридического лица 29.11.2005 г.

В силу ч. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Указанная норма закона свидетельствует, по заключению суда, о том, что запрет использования фирменного наименования возможен только по требованию другого обладателя прав на фирменное наименование, в случае, если его права нарушены, однако спорные правоотношения таковыми не являются. Право на использование фирменного наименования ООО "Лабтех" в силу ч. 4 ст. 54 ГК РФ получило на законных основаниях и материалами дела не подтверждается его использование с нарушением исключительных прав истца на товарный знак N 245311 в отношении однородных товаров.

Ссылка истца на судебную практику, установленную Постановлением президиума ВАС РФ от 14.03.2006 г. N 13421/05, отклонена судом, с указанием на то, что в постановлении по конкретному делу установлен факт использования ответчиком товарного знака правообладателя при осуществлении деятельности, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, но не незаконность наличия у ответчика фирменного наименования.

Повторно рассматривая дело, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, дополнительно указав на следующее.

Средство индивидуализации ответчика - его фирменное наименование в соответствии со ст. 138 ГК России, является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности, которое зарегистрировано в установленном порядке.

Анализ товарного знака истца и фирменного наименования ответчика показывает наличие фонетического и семантического сходства данных обозначений и различие в графическом обозначении.

Фирменное наименование ответчика и товарный знак истца имеет существенное графическое различие и истцом не представлены доказательства того, что в гражданском обороте происходит смешение данных объектов интеллектуальной собственности.

Кассационная инстанция не может признать указанные судебные акты законными и обоснованными.

Понятие нарушения прав на товарный знак содержится в п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Руководствуясь положениями данной правовой нормы, истец, полагая регистрацию ответчиком доменного имени www.labtehn.ru нарушением своих исключительных прав на товарный знак, утверждает, что указанное доменное имя сходно до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком "Лабтех" и ассоциируется у потребителей непосредственно с деятельностью ООО "Лабораторное оборудование" по продаже лабораторного оборудования, т.е. по предоставлению товаров и услуг, входящих в область охраны товарного знака.

Отказывая в иске, суды не сочли такое использование спорного обозначения нарушением прав истца, признав право ООО "Лабтех" использовать свое фирменное наименование, зарегистрированное в установленном порядке.

Данный вывод свидетельствует о неправильном толковании судами статей 50, 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 4 и 46 Закона о товарных знаках.

Согласно статье 4 Закона о товарных знаках правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях к продаже товаров;

в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений названной статьи, суду необходимо было, во-первых, сравнить товарный знак и используемое ответчиком обозначение; во-вторых, определить объем правовой охраны товарного знака; в-третьих, установить, используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов.

Использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между истцом - ООО "Лабораторное оборудование" и ответчиком - ООО "Лабтех". Согласно статье 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности такие действия подлежат запрету. В силу пункта 1 статьи 10bis указанной конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, и согласно подп. 1 пункта 3 подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Более того, как следует из материалов дела и определено судом, использование фирменного наименования ответчиком началось и стало известным в обороте после даты приоритета товарного знака (2005 г.), сходство товарного знака истца и фирменного наименования ответчика до степени смешения судом установлено.

Также не могут быть признаны обоснованными выводы судов о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие использование ответчиком спорного обозначения именно на товарах и что на сайте www.labtehn.ru размещена только информация о том, что ответчик является официальным дилером других изготовителей, производящих лабораторное оборудование.

Сведения о том, кто является администратором доменного имени www.labtehn.ru в материалах дела отсутствуют, почему на данном сайте размещена информация о деятельности ответчика, судом не выяснено, в чем суть деятельности официального дилера и не происходит ли в результате осуществления деятельности дилера нарушения исключительного права правообладателя товарного знака, судом не установлено.

Из существа искового заявления следует, что истцом не оспаривается регистрация фирменного наименования ответчика как таковая, которая, к тому же, как установлено судом, была осуществлена, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица 29.11.2005, то есть после регистрации товарного знака истца. Предметом спора является использование доменного имени - фонетически и семантически тождественного товарному знаку истца, которое, по утверждению истца, фактически трансформировалось в средство, выполняющее функцию товарного знака, поскольку используется ответчиком для индивидуализации товаров и услуг, право на оказание, которых принадлежит в силу ст. 3 Закона РФ "О товарных знаках и знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" исключительно истцу.

Судом не дана оценка тому, что на сайте www.labtehn.ru содержится информация о коммерческих предложениях ответчика, при этом слово "Лабтех" использовано ответчиком на странице не в качестве составной части своего фирменного наименования - ООО "Лабтех", а как самостоятельное отдельное обозначение (слоган), на что и ссылался истец в исковом заявлении.

Исследуя вопрос о правомерности использования ответчиком своего фирменного наименования, суд руководствовался положением пункта 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование. При этом суд признал неправомерной ссылку истца на судебную практику, установленную Постановлением Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 г. N 13421/05, указав на то, что в постановлении по конкретному делу установлен факт использования ответчиком товарного знака правообладателя при осуществлении деятельности, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, но не незаконность наличия у ответчика фирменного наименования.

Однако внимательное прочтение данного постановления свидетельствует о том, что основное внимание при рассмотрении споров между владельцами товарных знаков и наименований юридических лиц, которым разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя товарного знака, должно быть уделено установлению факта возможности смешения разных субъектов предпринимательской деятельности. Установление такого факта должно квалифицироваться как нарушение исключительного права на использование товарного знака в гражданском обороте. Данный подход к рассмотрению подобного рода вопросов соответствует содержанию Парижской конвенции об охране промышленной собственности, положения которой в силу ст. 15 Конституции РФ имеют приоритетное значение, на что и обращено внимание в Постановлении Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 г. N 13421/05.

С учетом вышеизложенного принятые по делу судебные акты в силу п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение для устранения допущенных нарушений.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 марта 2007 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2007 г. N 09АП-6014/2007-ГК по делу N А40-70163/06-494 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.