Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2012 г. N 11АП-1959/12

г. Самара

20 сентября 2012 г.

Дело N А55-17312/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 13 сентября 2012 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 20 сентября 2012 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Терентьева Е.А.,

судей Николаевой С.Ю., Пышкиной Н.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Акимовой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 6 - 13 сентября 2012 г. в зале N 6 помещения суда апелляционную жалобу ответчика закрытого акционерного общества "Кэптив-Нефтемаш"

на решение Арбитражного суда Самарской области от 10 января 2012 года, принятое по делу N А55-17312/2009, судья Гольдштейн Д.К.,

по иску закрытого акционерного общества "М.А.Р.С. - Технология" (ОГРН 1027739038161), г.Москва,

к закрытому акционерному обществу "Кэптив Нефтемаш" (ОГРН 1026300843128), г.Самара,

о прекращении нарушения исключительных прав,

с участием в судебном заседании:

- от истца - до перерыва: Коршунов И.Е., генеральный директор общества, решение акционера N 16 от 12.11.2010 г., Ионов В.И., представитель по доверенности от 04.09.2012 г., Чеботарев А.В., представитель по доверенности от 10.05.2012 г., после перерыва: Чеботарев А.В., представитель по доверенности от 10.05.2012 г.

- от ответчика - до перерыва: Салмина О.Б., представитель по доверенности от 02.07.2012 г., Львовская И.И., представитель по доверенности от 09.07.2012 г., после перерыва: Салмина О.Б., представитель по доверенности от 02.07.2012 г., Львовская И.И., представитель по доверенности от 09.07.2012 г., Сергеев И.М., представитель по доверенности от 02.07.2012 г.,

установил:

Закрытое акционерное общество "М.А.Р.С.-Технология" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к закрытому акционерному обществу "Кэптив-Нефтемаш" об обязании ответчика прекратить действия по производству и реализации протектолайзера ПК-5У, нарушающие право истца.

В обоснование своего требования истец ссылается на свое исключительное право на полезную модель протектора для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, удостоверенное патентом на полезную модель N 55007 с приоритетом от 28.04.2006 г., а также на нарушение указанного исключительного права действиями ЗАО "Кэптив Нефтемаш", которое производит "Протектолайзер ПК-5У", охраняемый патентом на полезную модель N 55007.

В дополнениях к исковому заявлению, поданным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т.1 л.д.73-74, 125-127) истец произвел сопоставительный анализ признаков полезной модели по патенту N 55007 и промышленного образца по патенту N 63563 и сделал вывод, что оба изделия являются объектами одного назначения, имеют одинаковую совокупность признаков, характеризующих конструктивное выполнение изделия "Протектолайзер" и содержащиеся в первом независимом пункте формуле полезной модели "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке". Истец при этом ссылается на положения статей 1252, 1352, 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 6 Патентного закона РФ.

ЗАО "Кэптив Нефтемаш" в отзыве на иск просило в удовлетворении иска отказать, поскольку преимущественное право ответчика на промышленный образец возникло ранее, чем у истца возникло право на промышленную модель (в соответствии с патентом на промышленный образец N 63563 с приоритетом от 09.03.2006 г.). По мнению ответчика, патент N 55007, выданный Роспатентом на полезную модель, и патент N 63563, выданный Роспатентом на промышленный образец, несмотря на то, что патенты выдано на одно решение (протектолайзер) - имеют равную юридическую силу. В силу пунктов 2, 3 статьи 1348 Гражданского кодекса Российской Федерации истец и ответчик вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению и независимо друг от друга.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2010 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2010 г., в удовлетворении иска - отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28.02.2011 г. решение Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2010 г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2010 г. отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом в своем постановлении суд кассационной инстанции указал, что судебные акты приняты по не полностью исследованным обстоятельствам дела. Судебные инстанции при рассмотрении данного спора должны были установить факт использования либо неиспользования ответчиком полезной модели N 5007. С учетом предмета спора, а также, принимая во внимание то, что суд не обладает сугубо специальными познаниями в рассматриваемой области и не может самостоятельно исследовать спор по существу, суды с учетом положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обоснованно назначили судебную экспертизу. При этом, суд первой инстанции поручил право на проведение экспертизы кандидатуре ответчика, предложившего в качестве эксперта Артамонова С.В. Вместе с тем, суд недостаточно убедительно обосновал причину, по которой суд отклонил выводы экспертов Ионова В.И. и Филиппенковой Н.В., которые указали, что в изделии, выпускаемом ответчиком, использован каждый признак формулы полезной модели, чем нарушены исключительные права истца. Суд апелляционной инстанции также не устранил противоречия и не выяснил неясности в выводах экспертов с точки зрения требования статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, судами не исследован до конца вопрос наличия либо отсутствия идентичности признаков спорных продуктов. Кроме того, в определении суда первой инстанции от 29.01.2010 г. указано о необходимости извещения экспертом Артамоновым С.В. стороны о месте проведения экспертизы для возможности их участия. Между тем, этого сделано не было, чем нарушены права сторон, предусмотренные частью 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - знакомиться с заключением эксперта.

Суды также не воспользовались и правом, предоставленным им пунктом 2 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - по собственной инициативе вызывать в качестве свидетелей лиц, участвовавших в составлении спорных документов, подлежащих исследованию в качестве письменных доказательств по делу. Из судебных актов усматривается, что заключение Артамонова С.В. рассматривалось судами как достаточное основание для признания доказанными обстоятельства, связанные с отказом в удовлетворении заявленных требований. В соответствии с положениями пункта 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. Установив, что поставленные перед экспертом вопросы нуждаются в повторном исследовании, требуют специальных познаний в целях устранения противоречий и неясностей в выводах экспертов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о необходимости назначения повторной комиссионной патентно-технической экспертизы для выяснения вопросов идентичности конструктивных признаков, характеризующих спорные изделия. При проведении повторной комиссионной экспертизы, также следует выяснить: использованы ли в изделии "Протектолайзер ПК-5У" выпускаемом ЗАО "Кэптив Нефтемаш" все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 55007; используется ли техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели патентом Российской Федерации N 55007 в изделии "Протектолайзер ПК-5У" выпускаемом ЗАО "Кэптив Нефтемаш". Судам также следует привлечь к участию в деле в качестве свидетелей экспертов, проводивших повторную патентно-техническую экспертизу.

При повторном рассмотрении дела истцом (т.4 л.д.59) было заявлено ходатайство о проведении комиссионной экспертизы.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.05.2011 г. производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-102253/2010 (в рамках которого оспаривается решение от 07.05.2010 г. Палаты по патентным спорам в части оставления первого независимого пункта формулы полезной модели по Патенту N 55007 в силе).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 08.11.2011 г. производство по делу возобновлено.

После возобновления производства по делу ходатайство о назначении повторной комиссионной патентно-технической экспертизы было подано и ответчиком (т.4 л.д.147).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 10 января 2012 года иск удовлетворен.

ЗАО "Кэптив Нефтемаш" запрещено осуществлять изготовление и реализацию изделия "Протектолайзер ПК-5У" для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН". Кроме того, на ответчика отнесены судебные расходы в сумме 41 000 руб.

При этом суд первой инстанции, сославшись на отказ истца от проведения экспертизы, отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о проведении экспертизы, поскольку счел, что повторное назначение экспертизы по ходатайству ответчика в отсутствие соответствующего волеизъявления со стороны истца, применительно к позиции суда кассационной инстанции не будет способствовать установлению баланса прав и интересов сторон.

Не соглашаясь с принятым Арбитражным судом Самарской области судебным актом, закрытое акционерное общество "Кэптив Нефтемаш" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении иска.

При этом ответчик в жалобе указал, что судом первой инстанции допущена неполнота исследования доказательств, имеющих значение для дела, при толковании содержания патентов суд, по мнению ответчика, допустил расширение формулы патента N 55007. По мнению заявителя апелляционной жалобы судом первой инстанции без достаточных оснований были отклонены его ходатайства о назначении экспертизы и о вызове эксперта Артамонова С.В. для дачи разъяснений.

Кроме того, в жалобе ответчик просит о назначении повторной комиссионной экспертизы по делу.

В отзыве на апелляционную жалобу ЗАО "М.А.Р.С. - Технология" против удовлетворения апелляционной жалобы возражает, указывает, что ответчиком ошибочно трактуется как обязательное указание суда кассационной инстанции о проведении судебной экспертизы. Истец обратил внимание на аннулирование у ответчика патента на промышленный образец N 63563, которым ответчик обосновывал законность производства и реализации спорного изделия.

Законность и обоснованность судебного решения, принятого по делу Арбитражным судом Самарской области, проверена Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в соответствии с требованиями статей 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2012 г. в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела отложено на 15.05.2012 г. для предоставления сторонами необходимых сведений для проведения судебной экспертизы.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2012 г. в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела отложено на 31.05.2012 г. для решения вопроса о назначении судебной экспертизы.

Определением председателя судебного состава Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2012 г. в соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с нахождением в командировке судьи Романенко С.Ш. в составе суда, рассматривающего дело, судья Романенко С.Ш. заменена на судью Балакиреву Е.М. После замены судьи рассмотрение дела начато сначала.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2012 г. удовлетворено ходатайство ответчика о назначении экспертизы. По делу назначена комиссионная судебная экспертиза. Производство по делу приостановлено.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2012 г. в связи с поступившим ходатайством ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" производство по делу возобновлено.

Определением председателя судебного состава Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2012 г. в соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отпуском судьи Пышкиной Н.Ю. в составе суда, рассматривающего дело, судья Пышкина Н.Ю. заменена на судью Романенко С.Ш. После замены судьи рассмотрение дела начато сначала.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2012 г. производство по рассмотрению ходатайства ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" прекращено в связи с отказом истца от заявленного ходатайства. Производство по делу вновь приостановлено.

Определением председателя судебного состава Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2012 г. в соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отпуском судьи Романенко С.Ш. в составе суда, рассматривающего дело, судья Романенко С.Ш. заменена на судью Пышкину Н.Ю. После замены судьи рассмотрение дела начато сначала.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2012 г. в связи с поступившим заключения экспертов производство по делу возобновлено. Рассмотрение дела назначено на 06.09.2012 г.

Определением председателя судебного состава Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2012 г. в соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отпуском судьи Балакиревой Е.М. в составе суда, рассматривающего дело, судья Балакирева Е.М. заменена на судью Николаеву С.Ю. После замены судьи рассмотрение дела начато сначала.

В судебном заседании 06.09.2012 г. в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 13.09.2012 г. Сведения о месте и времени продолжения судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебном заседании представители ЗАО "Кэптив-Нефтемаш" на удовлетворении апелляционной жалобы настаивают, представители ЗАО "М.А.Р.С. - Технология" против удовлетворения апелляционной жалобы возражают.

На предложение суда о проведении повторной комиссионной судебной экспертизы стороны в судебном заседании ответили отказом.

Представители ЗАО "Кэптив-Нефтемаш", ссылаясь на выводы эксперта Пономаревой Н.Г., указали, что в изделии "Протектолайзер ПК-5У" предложено решение дополнительной технической задачи - изоляция корпуса от электрического кабеля путем выполнения теплоизоляционной пластины в выемке в корпусе изделия. В тоже время ответчик указывает на неполноту и необоснованность выводов эксперта Боронина А.М., т.к. по их мнению эксперт не исследовал ни рабочие чертежи на изделие, ни само изделие, а его исследование содержит ссылки на инструкцию по эксплуатации. Ответчик полагает, что в изделии не использован один из признаков формулы полезной модели - "с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса".

В свою очередь представители ЗАО "М.А.Р.С - Технология" подали письменные пояснения, в которых обосновали ошибочность выводов эксперта Пономаревой Н.Г., ввиду нарушения экспертом правил проведения сравнительного анализа, необоснованности разделения конструктивного признака, содержащегося в формуле полезной модели.

Ответчиком ЗАО "Кэптив Нефтемаш" в обоснование своей позиции предъявлена также реферат патента на полезную модель "Узел крепления протектолайзера с опорой к элементам насосной установки УЭЦН", правообладателем которого является закрытое акционерное общество "Нефтемаш Проект", однако указанный патент предметом спора не являлся и не является, поскольку в рамках рассматриваемого дела исследуется защищенная патентом полезная модель протектора для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке (варианты), а не узел крепления протектолайзера с опорой к элементам насосной установки УЭЦН.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о необоснованности жалобы по следующим основаниям.

ЗАО "М.А.Р.С. - Технология" является обладателем исключительного права, подтвержденного патентом на полезную модель N 55007 от 27.07.2006 г. с приоритетом от 28.04.2006 г. (срок действия патента истекает 28.04.2011 г.). Охраняемой полезной моделью является протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке.

При этом в соответствии с формулой полезной модели охраняемыми являются следующие признаки:

Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений, при этом упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватывающего элемента.

Оспаривая выдачу указанного свидетельства ЗАО "Кэптив Нефтемаш" 17.11.2009 г. обратилось в Палату по патентным спорам с требованием (т.2 л.д.64-73) признать недействительным выданного ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" свидетельства N 55007, поскольку совокупность существенных признаков свидетельства N 55007 (протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке (варианты)) совпадает с совокупностью существенных признаков патента N 58597 (протектолайзер ПК-5Г).

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2012 г. патент Российской Федерации на полезную модель N 55007 оставлен в силе.

В свою очередь ЗАО "Кэптив Нефтемаш" является обладателем исключительного права, подтвержденного патентом на промышленный образец N 63563 от 16.08.2007 г. с приоритетом от 09.03.2006 г. (срок действия патента истекает 09.03.2016 г.). Охраняемым промышленным образцом является изделие протектолайзер.

Решением Роспатента от 09.08.2011 г. патент N 63563 признан недействительным полностью. Однако указанное решение признано незаконным решением Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2012 г. по делу N А40-132123/2011 (на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции в законную силу не вступило).

По заключению патентно-технической экспертизы (т.1 л.д.9), подготовленном патентным поверенным Ионовым В.И., в представленной на экспертизу информации, характеризующей изделие "Протектолайзер ПК-5У" и их модификации использованы все признаки независимого пункта формулы полезной модели "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке" по патенту Российской Федерации N 62964", в том числе и признак 5 независимого пункта формулы по патенту.

С учетом того, что в последующих судебных заседаниях Ионов В.И. представлял интересы истца в качестве представителя по доверенности, суд апелляционной инстанции полагает, что заключение указанного специалиста в силу статей 21, 23 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства в рассматриваемом деле.

По заключению патентно-технической экспертизы (т.2 л.д.37), подготовленном общественной организацией - ВОИР "Самарская областная общественная организация - отделение ОО ВОИР", эксперты не усмотрели факта использования каждого признака независимых пунктом 1 и 6 формулы полезной модели в протектолайзерах ПК-5У, что свидетельствует об отсутствии нарушения патента N 55007 со стороны ЗАО "Кэптив Нефтемаш".

Однако, указанное заключение подготовлено специалистами Самарской областной организации ВОИР Фоминым А.Л. и Калашниковой Р.А., при этом Фомин А.Л. в последующих судебных заседаниях представлял интересы ответчика в качестве представителя по доверенности, а поэтому суд апелляционной инстанции полагает, что заключение указанного специалиста в силу статей 21, 23 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства в рассматриваемом деле.

Решением ФГУ "Палата по патентным спорам" Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.10.2007 г. патент на полезную модель N 58597 (патентообладатель ЗАО "Кэптив Нефтемаш") признан недействительным.

По заключению судебной экспертизы (эксперт Артамонов С.В.) от 18.04.2010 г. (т.3 л.д.3-23) в представленном на исследование объекте ("Протектолайзер ПК-5У", выпускаемый ЗАО "Кэптив Нефтемаш") полезная модель по патенту N 55007 "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке" не используется, т.к. не все существенные признаки в каждом независимом пункте полезной модели нашли свое отражение в исследуемом объекте.

При этом эксперт указал, что в объекте ("Протектолайзер ПК-5У", выпускаемый ЗАО "Кэптив Нефтемаш") не используются признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 55007:

- с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса (по патенту N 55007) - в изделии "Протектолайзер ПК-5У" электрический кабель прижимается не к корпусу, а к изолятору белого цвета в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего высокую жесткость и который существенно выступает из ниши корпуса, образованной между предохраняющими элементами, не позволяя прикоснуться кабелю к бортикам ниши, то есть к корпусу, это конструктивное выполнение необходимо для предотвращения короткого замыкания, т.к. кабель не будет перетираться на ребрах бортиков ниши;

- при этом охватывающий элемент с одной стороны размещен в отверстии корпуса, а с другой стороны соединен с ней при помощи дополнительного разъемного соединения (по патенту N 55007) - в изделии "Протектолайзер ПК-5У" охватывающий элемент с обеих сторон соединен с корпусом дополнительным разъемным соединением.

По заключению Торгово-промышленной палаты Самарской области от 18.06.2010 г. (т.3 л.д.46-55) в изделии "Протектолайзер ПК-5У", выпускаемом ЗАО "Кэптив Нефтемаш", использованы все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 55007, техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели патентом РФ N 55007 в изделии "Протектолайзер ПК-5У", выпускаемом ЗАО "Кэптив Нефтемаш", используется, в тоже время художественно-конструктивное решение, охраняемое в качестве промышленного образца патентом N 63563 "Протектолайзер" в изделии "Протектолайзер ПК-5У", выпускаемом ЗАО "Кэптив Нефтемаш", не используется.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2011 г., принятым по делу N А40-102253/10, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2011 г. и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.03.2012 г. было отказано в удовлетворении исковых требований ЗАО "Кэптив Нефтемаш" к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" о признании недействительным решения Роспатента от 07.05.2010 г. об оставлении первого независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 55007 в силе.

При этом по выводам судов основным отличительным признаком (новизной) формулы полезной модели по патенту N 55007 является ниша, в которой расположены разъемные соединения в виде винтов с потайными головками.

Судами установлено, что полезная модель по патенту РФ N 55007 сформулирована в первом независимом пункте формулы в следующем виде: "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений, при этом упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватывающего элемента".

Из этого судами сделан вывод, что охватывающий элемент (скоба) расположен между двумя предохраняющими элементами, а посредством расположенных в нишах винтов охватывающий элемент (скоба) прижимает кабель к поверхности корпуса. Таким образом, охватывающий элемент (скоба), кабель, указанные винты и ниши расположены между двумя предохраняющими элементами.

В суде апелляционной инстанции в соответствии с указаниями, содержащимися в постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28.02.2011 г. была назначена и проведена повторная комиссионная судебная экспертиза.

Экспертами подготовлено заключение, при этом участвующие в проведении экспертизы специалисты пришли к противоположенным выводам по вопросу о совпадении в изделии "Протектолайзер ПК-5 У" производства ЗАО "Кэптив Нефтемаш" каждого признака полезной модели по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" N 55007, приведенному в первом пункте содержащейся в патенте формуле полезной модели.

Эксперт Боронин А.М., указал об использовании в изделии всех признаков полезной модели по патенту ЗАО "М.А.Р.С. - Технология" N 55007, приведенных в первом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В свою очередь эксперт Пономарева Н.Г. указала, что при изготовлении изделия "Протектолайзер ПК-5У" производства ЗАО "Кэптив Нефтемаш" не использован пункт 13 признака независимого пункта 1 полезной модели по патенту РФ N 55007, поскольку форма выполнения корпуса изделия с выемкой, расположенной под скобой 3 не позволяет прижать кабель к поверхности корпуса 1, что не предусмотрено патентом, в соответствии с которым установлена возможность прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса. Эксперт полагает, что в изделии "Протектолайзер ПК-5У" предложено решение технической задачи - изоляции корпуса от электрического кабеля путем выполнения выемки в корпусе (возможно для размещения некоего изолирующего элемента). В патенте РФ N 55007 такая задача не решалась.

В тоже время эксперт Боронин А.М. полагает, что наличие в изделии "Протектолайзер ПК-5У" производства ЗАО "Кэптив Нефтемаш" изолятора 8 из диэлектрика никоим образом не исключает возможность прижатия охватывающим элементом электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений, поскольку спорное изделие предназначено для защиты электрического кабеля от механического повреждения пои спуско-подъемных операциях в скважинах внутри обсадных труб посредством защитного средства корпуса протектолайзера и жесткой фиксации электрического кабеля относительно корпуса протектолайзера. Поскольку корпус протектолайзера (а не изолятор из диэлектрика) несет нагрузку по обеспечению защиты кабеля от относительных перемещений, очевидно, что охватывающий элемент должен обеспечивать возможность прижатия электрического кабеля к корпусу, как к единственному конструктивному элементу, способному обеспечить защиту электрического кабеля от механического повреждения при спускоподъемных операциях.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон и оценив собранные по делу доказательства, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Из материалов дела усматривается, что ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" является правообладателем полезной модели по Патенту Российской Федерации на полезную модель N 55007 "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке (варианты)" с приоритетом от 28.04.2006 г.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на полезную модель образец удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель. Охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Как следует из буквального содержания содержащейся в патенте N 55007 формулы полезной модели (в спорной части) у истца имеется приоритет на изделие, содержащее "защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений".

Истец полагает, что указанное решение используется ответчиком при изготовлении изделия "Протектолайзер ПК-5У".

Ответчиком факт производства и реализации изделия "Протектолайзер ПК-5У" подтвержден.

Ответчик, обосновывая законность производства им спорного изделия "Протектолайзер ПК-5У", указывает, что данный признак в изделии не используется, поскольку ввиду исполнения в протектолайзере скобы прямоугольной формы и размещения между корпусом протектолайзера и электрическим кабелем изолятора из диэлектрика, непосредственного соприкосновения корпуса протектолайзера и электрического кабеля не происходит, т.е. используется иное, отличное от формулы полезной модели N 55007 техническое решение. При этом ответчик обосновывал при рассмотрении дела в суде первой инстанции свое право на изготовление изделия "Протектолайзер ПК-5У" наличием у него (у ответчика) патента на промышленный образец N 63563 "Протектолайзер" с приоритетом от 09.03.2006 г., правообладателем по которому является ЗАО "Кэптив Нефтемаш".

В материалах дела представлены исследования различных специалистов, в том числе две судебные экспертизы, из содержания которых усматривается, что специалисты пришли к противоположенным позициям относительно использования в изделии "Протектолайзер ПК-5У" пункта формулы полезной модели N 55007 "защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений".

При этом сами признаки, как полезной модели, так и изделия, описаны экспертами-специалистами сходным образом, однако в оценке их использования имеются различия.

Суд первой инстанции в оспариваемом решении пришел к выводу, что указанные в качестве различающихся признаки, фактически таковыми не являются: в частности:

1) указание, что по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007 протектор предназначен для крепления электрического кабеля, а в изделии "Протектолайзер ПК-5У для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН" он служит для защиты электрического кабеля необоснованно, поскольку данное изделие содержит охватывающий элемент (скобу) для крепления кабеля, кроме того согласно пункту 1 формулы полезная модель протектора по патенту N 55007 является также и защитным средством;

2) указание, что по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007 корпус протектора выполнен с возможностью охватывания погружной насосной установки, а в изделии "Протектолайзер ПК-5У для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН" корпус протектора выполнен с возможностью охватывания и опоры, необоснованно, поскольку в изделии фактически использован признак охватывания, а функция опоры является дополнительной, а следовательно не влияет на вывод об использовании признака охватывания;

3) указание, что по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007 защитное средство выполнено в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, а в изделии "Протектолайзер ПК-5У для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН" защитное средство выполнено в виде одного продольно расположенного на одной из частей корпуса предохраняющего элемента, а охватывающий элемент расположен между предохраняющим элементом и выступом корпуса, не соответствует действительности, что видно из вещественных доказательств и схемы полезной модели по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007;

4) указание, что по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007 охватывающий элемент (скоба), обладает возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, а в изделии "Протектолайзер ПК-5У для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН" охватывающий элемент (скоба), обладает возможностью прижатия электрического кабеля к диэлектрической теплоизоляционной пластине, необоснован, поскольку в изделии указанная пластина располагается между охватывающим элементом (скобой) и корпусом, т.е. пластина выполняет лишь роль прокладки между кабелем и корпусом протектора, что не меняет существа признака, поскольку кабель в любом случае прижимается к корпусу (непосредственно либо опосредовано пластиной). Таким образом, функция данной пластины является дополнительной, а следовательно не влияет на вывод об использовании признака;

5) указание, что по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007 разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, а в изделии "Протектолайзер ПК-5У для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН" разъемные соединения выполнены в виде винтов не с потайными головками под ключ, необоснованно поскольку из пункта 1 формулы полезной модели протектора по патенту N 55007 и схемы полезной модели по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007 следует, что по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007 винты разъемных соединений описываются как имеющие потайные головки поскольку, расположены в нишах и не выступают за их пределы, что соответствует их конструкции в изделии "Протектолайзер ПК-5У для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН".

В связи с этим суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что в изделии "Протектолайзер ПК-5У" для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН" использован каждый признак полезной модели по патенту ЗАО "М.А.Р.С.-Технология" на полезную модель N 55007, приведенный в 1 пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, в связи с чем заявленный иск подлежит удовлетворению.

Судом апелляционной инстанции проанализированы различия в позициях сторон, а также в позициях экспертов Пономаревой Н.Г. и Боронина А.М., отраженных в заключении экспертов от 24.07.2012 г,

При этом в судебном заседании с участием сторон непосредственно осмотрено изделие "Протектолайзер ПК-5У", произведенное ЗАО "Кэптив Нефтемаш" и установлено, что несмотря на использование в изделии "Протектолайзер ПК-5У" прямоугольного элемента (диэлектрика) в качестве изолятора между электрическим кабелем и корпусом протектолайзера, фактически непосредственный контакт между электрическим кабелем и корпусом протектолайзера сохраняется за счет размещения кабеля в двух продольно размещенных на корпусе предохраняющих элементах, не являющихся диэлектриками, крепления указанного выше прямоугольного элемента к корпусу протектолайзера при помощи не являющихся диэлектриками винтов (шурупов), головки которых непосредственно соприкасаются с кабелем, а также использования не являющихся диэлектриками прижимной скобы.

Совокупность указанных обстоятельств позволяет суду апелляционной инстанции согласиться с выводами эксперта Боронина А.М. о том, что использование в изделии "Протектолайзер ПК-5У" производства ЗАО "Кэптив Нефтемаш" изолятора 8 из диэлектрика никоим образом не исключает возможность прижатия охватывающим элементом электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений, а также о том, что именно корпус изделия несет нагрузку по обеспечению защиты кабеля от относительных перемещений при спускоподъемных операциях.

При таких обстоятельствах жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 10 января 2012 года, принятое по делу N А55-17312/2009, оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика закрытого акционерного общества "Кэптив-Нефтемаш" оставить без удовлетворения.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции отнести на ответчика.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

Е.А.Терентьев

Судьи

С.Ю. Николаева Н.Ю. Пышкина