Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 4 апреля 2012 г. N 04АП-180/12

г. Чита

04 апреля 2012 г.

Дело N А19-14683/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 28 марта 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 апреля 2012 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Клочковой,

судей А.В. Макарцева, Е.Н. Скажутиной,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Верхотуровым Ю.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ответчика ОАО "Синтез" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 29 ноября 2011 года по делу N А19-14683/2011 по иску закрытого акционерного общества "Политерм-Тюмень" к открытому акционерному обществу "Синтез" о пресечении нарушения прав на товарный знак (суд первой инстанции: Кулик Е.Н.);

при участии в судебном заседании:

от истца ЗАО "Политерм-Тюмень" (ОГРН 1037200642368, ИНН 7202120102, адрес места нахождения: 625000 г. Тюмень ул. Республики 59): не явился, извещен;

от ответчика ОАО "Синтез" (ОГРН 1033801767119, ИНН 3812076496, адрес место нахождения: 664081, Иркутская область г. Иркутск ул. Байкальская 157 "А", 36): Дитковский Э.В. - представитель (доверенность от 25.04.2011 г.);

установил:

Закрытое акционерное общество "Политерм-Тюмень" (далее - истец, ЗАО "Политерм-Тюмень") обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к открытому акционерному обществу "Синтез" (далее - ответчик, ОАО "Синтез") о запрете использовать на территории Российской Федерации название "ПКМ" в отношении препаратов (товаров) для закалки металлов (01 класс МКТУ), возложении на ответчика обязанности опубликовать текст резолютивной части решения арбитражного суда на Интернет-страницах (ссылках) "Продукция" сайтов, принадлежащих ответчику, с добавлением текста следующего содержания: "Законным правообладателем товарного знака ПКМ является ЗАО "Политерм-Тюмень".

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29 ноября 2011 года, с учетом определения об исправлении описки от 11 января 2012 года, иск удовлетворен, ОАО "Синтез" запрещено использовать на территории Российской Федерации название "ПКМ" в отношении препаратов (товаров) для закалки металлов (01 класс МКТУ), на ОАО "Синтез" возложена обязанность опубликовать текст настоящего решения Арбитражного суда Иркутской области на Интернет страницах (ссылках) "Продукция" сайтов, принадлежащих ответчику: http://www.synthesis-irk.narod.ru,http://www.synthesis-irk.ru и http://www.sintez.irk.ru с добавлением текста следующего содержания: "Законным правообладателем товарного знака ПКМ является ЗАО "Политерм-Тюмень". С ОАО "Синтез" в пользу истца взыскано 4 000 руб. расходов по уплате госпошлины. Как следует из судебного акта, основанием для удовлетворения иска послужил вывод суда о том, что наименование продукции, рекламируемой ответчиком в сети Интернет для предложения и продвижения продаж, сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Суд руководствовался статьями 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

ОАО "Синтез", не согласившись с решением суда, подало на него апелляционную жалобу, доводы которой в судебном заседании поддержал представитель ответчика, ставит вопрос о его отмене, в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильным применением норм материального права, несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, просит принять новый судебный акт и полностью отказать в удовлетворении иска.

Ответчик считает, что суд не применил подлежащие применению нормы статей 1482, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, не исследовал, что является объектом охраны по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 349535. По мнению ответчика в товарном знаке по свидетельству N 343535 отсутствует словесная часть, и охране подлежит изобразительный элемент знака в виде сочетания букв ПКМ, выполненных именно в данной конкретной, указанной в свидетельстве графической манере (крупным шрифтом коричневого цвета на белом фоне, основания букв соединены между собой и подчеркнуты широкой полосой коричневого цвета).

Полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству N 343535 не может служить основанием ограничения или полного запрета производства и реализации иными, помимо истца, участниками экономической деятельности, препаратов для закалки металлов, выделяемых из группы данных товаров и обозначаемых аббревиатурами ПКМ, ПК-М, ПК-2, выполненными в простой графической форме.

Ответчик считает вывод суда о том, что наименование продукции, рекламируемой ответчиком в сети Интернет для предложения и продвижения продаж, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, не соответствующим обстоятельствам дела и не мотивированным, по его мнению, суд не установил, что является защитным элементом товарного знака по свидетельству N 349535, каковы отличия и общие элементы товарного знака и обозначения ответчиком своей продукции, в чем выражается и чем подтверждается их смешение. Считает, что товарный знак истца является изобразительным, частью которого является сочетание букв ПКМ, а обозначение продукции ответчика не является изобразительным обозначением, товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком для наименования товара, не совпадают друг с другом по всем признакам сходства и производят разное зрительное впечатление.

Ответчик также указывает, что суд не учел, что до регистрации истцом товарного знака ответчик уже использовал обозначение "ПКМ" при продаже товаров относящихся к группе 01 "препараты для закалки металлов", что в силу правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 г. N 13421/05, не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Кроме того, ответчик считает решение суда неисполнимым, поскольку свою продукцию он обозначает "ПК-М" и "ПК-2".

В связи с заменой в составе суда судьи Юдина С.И., с участием которого было начато разбирательство дела, на основании распоряжения заместителя председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2012 года на судью Скажутину Е.Н. рассмотрение дела в судебном заседании 28 марта 2012 года начато сначала на основании части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Стороны о времени и месте судебного заседания были уведомлены надлежащим образом.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства представителя ответчика о принятии дополнительного доказательства - заключения специалиста Евразийского и российского патентного поверенного Шестаковой Т.А. от 16 декабря 2011 года, поскольку оно получено после принятия обжалуемого судебного акта, не могло быть учтено судом первой инстанции при принятии решения, и ответчик не обосновал невозможность получения подобного доказательства во время рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции отказал ответчику в ходатайстве о назначении судебной экспертизы, на разрешение которой он просил поставить вопросы: 1)Какой характер (вид) имеет следующий элемент товарного знака ЗАО "Политерм-Тюмень" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 349535 - буквы "ПМК", выполненные в оригинальной графической манере? 2) Имеется ли сходство до степени смешения между товарным знаком ЗАО "Политерм-Тюмень" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 349535 и обозначением, используемым ответчиком для маркировки своей продукции - буквы "ПК-М", "ПК-2", выполненных стандартным шрифтом без комбинирования с каким-либо изобразительным элементом?, - в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ экспертиза назначается арбитражным судом для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

В обоснование исковых требований истец ссылается на использование ответчиком товарного знака ПКМ в сети Интернет для предложения и продвижения продаж своей продукции, в связи с чем вопрос, относящийся к обозначению, которое ответчик использует для маркировки своей продукции, не имеет значения для правильного рассмотрения настоящего дела, а для установления вида спорного товарного знака специальных знаний по настоящему спору не требуется.

Истец известил суд о невозможности явки в судебное заседание, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами апелляционной жалобы, просит оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения. Заявил о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей, который был привлечен им для ознакомления с материалами дела в суде апелляционной инстанции.

Руководствуясь частью 1 статьи 123, частью 3 статьи 156 и статьей 266 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие надлежащим образом извещенного истца.

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив доводы апелляционной жалобы, материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что ЗАО "Политерм-Тюмень" является обладателем исключительных прав на товарный знак концентрат закалочной среды "ПКМ" с приоритетом от 30 января 2007 года согласно свидетельству N 349535. Товарный знак выполнен в черном, красном, коричневом и белом цветах, представляет собой изображение, в котором размещены соединенные в нижней части между собой три буквы русского алфавита "ПКМ", под ними размещена надпись "концентрат закалочной среды". Срок действия регистрации истекает 30 января 2017 года.

Неохраняемым элементом товарного знака является надпись "концентрат закалочной среды".

В перечень объема охраны товарного знака входят: класс 01 - препараты для закалки металлов; класс 35 - продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, услуги снабженческие для третьих лиц (обеспечение предпринимателей товарами).

В обоснование нарушения исключительного права на товарный знак истец представил протоколы осмотра доказательств от 01 июля 2011 года и от 22 июля 2011 года, составленных нотариусом нотариального округа город Тюмень Тюменской области на основании статей 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, согласно которым ответчик на страницах сайтов в сети Интернет размещена информация о предприятии ОАО "Синтез" и предлагаемой им продукции, в том числе, концентрате закалочной среды "ПК-М" для термообработки металлов, а также копию товарной накладной N 25 от 28.03.08 и копию счета-фактуры 00000083 от 18 августа 2010 г.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

Товарные знаки и знаки обслуживания в силу пункта 14 статья 1225 ГК РФ являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средством индивидуализации.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Исходя из положений названных статей, заявленных исковых требований и возражений ответчика, суду первой инстанции необходимо было сравнить товарный знак и используемое ответчиком обозначение товара; определить объем правовой охраны товарного знака; установить, используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения товаров нескольких субъектов: а также с какого времени ответчик использует спорное обозначение.

Оценивая изображение и объем охраны товарного знака, апелляционный суды приходит к выводу, что товарный знак истца не содержит охраняемые словесные элементы.

Согласно пункту 2.2. главы I "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

В товарном знаке истца используются три согласных буквы русского алфавита "ПКМ", которые не образуют слово и не имеют словесного характера.

Ответчик с 2004 года производит и реализует продукт - водополимерную закалочную среду "ПК-М", что подтверждается техническими условиями ТУ 2219-001-15027294-2004, утвержденными генеральным директором ОАО "Синтез" 08 июля 2004 года, а также представленными истцом протоколами осмотра доказательств. В наименовании своей продукции ответчик использует те же согласные буквы, расположенные в той же последовательности, что и в спорном товарном знаке, однако нижние части букв используемых ответчиком не соединены, а между буквами "К" и "М" имеется знак "-". Поскольку спорная охраняемая часть товарного знака не является словесной, то при восприятии изображения букв, используемых в товарном знаке, и букв, используемых ответчиком в наименовании своего товара, смешение не возникает. Таким образом, материалами дела не подтверждается использование ответчиком в настоящее время в наименовании своей продукции того же обозначения, что и охраняемая часть спорного товарного знака.

Материалами дела не подтверждается, что ответчик использовал в наименовании своей продукции сочетание "ПКМ" после регистрации истцом товарного знака. Имеющийся в деле договор поставки от 01 января 2006 года концентрата закалочной среды ПКМ был заключен до даты приоритета спорного товарного знака.

Представленные истцом копию товарной накладной N 25 от 28.03.08 и копию счета-фактуры 00000083 от 18 августа 2010 г. апелляционный суд считает недопустимыми доказательствами нарушения исключительного права истца на товарный знак исходя из следующего. Подлинность указанных копий заверена истцом, между тем истец ни покупателем, ни продавцом, ни грузоотправителем, ни грузополучателем по указанным хозяйственным операциям не является, нахождение в распоряжении истца подлинников указанных документов материалами дела не подтверждается. Ответчик принадлежность ему названных документов отрицает. Кроме того, юридический адрес ОАО "Синтез", указанный в товарной накладной и счете-фактуре не соответствует юридическому адресу ответчика, указанному в ЕГРЮЛ.

Из составленных нотариусом протоколов осмотра доказательств не представляется возможным определить, когда и кем была на страницах различных сайтов размещена информация о продукции ОАО "Синтез" - концентрате закалочной среды "ПК-М" для термообработки металлов. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства принадлежности ответчику сайтов, на Интернет-страницах которых суд первой инстанции обязал ОАО "Синтез" разместить текст решения суда.

С учетом изложенного, апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции о схожести до степени смешения наименования продукции, рекламируемой ответчиком в сети Интернет для предложения и продвижения продаж, с товарным знаком истца, не соответствует обстоятельствам дела. В связи с чем оспариваемое решение на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ, подлежит отмене, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ на истца подлежат отнесению расходы ответчика по уплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 2000 руб., а также собственные расходы на оплату услуг представителя, привлеченного для ознакомления с материалами дела при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьей 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 29 ноября 2011 года по делу N А19-14683/2011 отменить, принять новый судебный акт.

В иске отказать.

Заявление от 16 февраля 2012 года закрытого акционерного общества "Политерм-Тюмень" о взыскании судебных расходов оставить без удовлетворения.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Политерм-Тюмень" в пользу Открытого акционерного общества "Синтез" расходы по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в сумме 2000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия.

Председательствующий судья

Н.В. Клочкова

Судьи

А.В. Макарцев Е.Н. Скажутина