Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 г. N 15АП-15441/12

город Ростов-на-Дону

25 декабря 2012 г.

дело N А53-20701/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2012 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Малыхиной М.Н.,

судей Галова В.В., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куликовым Г.А.,

при участии: от истцов: Сандо Д.В. (доверенности N 003-71 от 16.01.2012, N 001-64 от 16.01.2012, N 002-121 от 16.01.2012),

от ответчика: Бермант Ю.В. (доверенность от 31.08.2012), Подкопаева А.В. (доверенность от 31.08.2012),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ", открытого акционерного общества "Кондитерский концерн "Бабаевский", открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь", открытого акционерного общества "Кондитер"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.10.2012 по делу N А53-20701/2012

по иску открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ", открытого акционерного общества "Кондитерский концерн "Бабаевский", открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь"

к открытому акционерному обществу "Кондитер"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков,

принятое в составе судьи Авдеева В.Н.,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рот Фронт", открытое акционерное общество "Кондитерский концерн"Бабаевский", открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" (далее - истцы) обратились в Арбитражный суд Ростовской области с иском к открытому акционерному обществу "Кондитер" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков ОАО "Рот Фронт": "Гусиные лапки" и "Барбарис" в размере 10 000 000 рублей; за незаконное использование товарных знаков ОАО "Красный Октябрь" "Коровка" и "Взлет" в размере 10 000 000 рублей; за незаконное использование товарного знака ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский": "Снежинка" в размере 5 000 000 рублей.

Исковые требования мотивированы нарушением исключительных прав истцов на товарные знаки.

Кроме того, истцы просили взыскать с ответчика судебные расходы в размере уплаченной при подаче иска государственной пошлины.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в части. Суд констатировал факт незаконного использования товарных знаков истцов ответчиком и взыскал с последнего компенсацию в размере 250 000 руб. за каждый товарный знак (всего 1 250 000 руб.), а также судебные расходы в соответствующей части. В остальной части в иске отказано. Суд указал, что соответствующий размер компенсации определен им с учетом регионального характера производственной программы ответчика и выпуска товаров с нарушением исключительных прав истцов промышленными партиями по заказам.

Не согласившись с указанным решением, стороны обжаловали его в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истцы просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая снижение судом заявленного размера компенсации не обоснованным ссылкой на какие-либо обстоятельства и отмечая, что ответчиком осуществлялось не только производство продукции, но и ее реализация, а также предложение к продаже как самостоятельные способы незаконного использования товарных знаков истцов. Кроме того, полагают, что суд не учел умышленного характера противоправных действий ответчика.

Апелляционная жалоба ответчика мотивирована тем, что судом не учтено использование спорных наименований карамели в кондитерской промышленности СССР в качестве общеизвестных сортов карамели с 50-х годов ХХ века и факт незаконной регистрации товарных знаков истцами, нацеленной на осуществление недобросовестной конкуренции. Кроме того, ответчик полагает взысканную компенсацию чрезмерной, указывая на незначительные объемы производства кондитерской продукции (в 3-4 раза ниже, чем в среднем по отрасли) ответчиком, а также на то, что спорная продукция не является основным профилем производства, поставка карамели осуществляется лишь по заказу постоянных покупателей. Ответчик полагает неправомерным отказ в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица УФАС по Ростовской области и настаивает на удовлетворении данного ходатайства судом апелляционной инстанции, отмечая, что указанное лицо рассматривает заявление ответчика о признании действий истцов недобросовестной конкуренцией и имеет опыт в разрешении аналогичных вопросов.

В судебном заседании стороны поддержали доводы заявленных ими апелляционных жалоб, взаимно возражали против удовлетворения апелляционных жалоб друг друга. Представителями ответчика поддержано ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, и заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства до рассмотрения антимонопольной службой жалобы на действия истцов. Представитель истцов против удовлетворения ходатайств возражал, представил письменные пояснения в порядке статьи 81 АПК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению.

Как видно из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, истцы являются обладателями исключительных прав на ряд товарных знаков.

В том числе ОАО "Рот Фронт" зарегистрирован словесный товарный знак "Барбарис" в отношении товаров 30 класса (хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое сироп из патоки) - свидетельство N 137558 от 15.02.1996, дата приоритета - 30.08.1993, срок действия продлен до 30.08.2013. Кроме того, указанный товарный знак признан общеизвестным с 01.01.1997 (свидетельство N 116 от 11.07.2012).

Также ОАО "Рот Фронт зарегистрирован словесный товарный знак "Гусиные лапки" в отношении товаров 30 класса - свидетельство N 126777 от 31.05.1995, дата приоритета - 30.09.1993, срок действия продлен до 30.09.2013.

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" зарегистрировало словесно-изобразительный товарный знак "Взлет", охраняемый в белом, красном, темно-синем, светло-синем цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса - свидетельство N 156221 от 15.07.1997, дата приоритета - 19.03.1996, срок действия продлен до 19.03.2016.

Также ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" зарегистрировало словесный товарный знак "Коровка" в отношении товаров 30 класса - свидетельство N 199900 от 26.02.2001, дата приоритета - 23.07.1999, срок действия продлен до 23.07.2019.

ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" зарегистрировало словесный товарный знак "Снежинка" в отношении товаров 30 класса - свидетельство N 164829 от 29.05.1998, дата приоритета - 19.03.1997, срок действия продлен до 19.03.2017.

Истцами в материалы дела представлены доказательства использования ответчиком наименований "Барбариска", "Гуси-лапушки", "Взлет", "Коровка Му", "Снежинка" в отношении производимой им, предлагаемой к продаже и реализуемой карамели, что подтверждено счет-фактурой N 25 от 03.02.2012, товарно-транспортной накладной N 33 от 03.02.2012, образцами упаковочного материала (наклейки на коробки, обертки), нотариальным протоколом, подготовленным в порядке обеспечения доказательств в отношении информации размещенной на сайте Группы компаний "Природа".

Ответчиком факт производства продукции не оспаривается, однако иск не признается со ссылкой на незаконность регистрации ответчиками товарных знаков на сорта карамели, традиционно выпускаемые в СССР с 1950-х годов. В обоснование приведенного довода ответчик представил в материалы дела рецептуры карамели "Барбарис", "Коровка", "Гусиные лапки", внесенные в сборник рецептур "Пищевая промышленность", Москва, 1970 год. Указанная информация предоставлена ответчику согласно письму ФБУ "Ростовский ЦСМ" от 10.07.2012 N 45/6-14/1523.

В силу положений статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).

В соответствии с правилами статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 приведенной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из материалов настоящего дела следует и не оспаривается ответчиком, что товары, производимые ответчиком и истцами, являются однородными, принадлежат к одной группе товаров - кондитерские изделия, карамель, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 данной статьи).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из положений пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что они тождественны ("Снежинка") либо сходны до степени смешения со словесными товарными знаками истцов ("Барбариска", "Гуси-лапушки", "Взлет", "Коровка Му").

При этом с учетом словесного характера зарегистрированных товарных знаков решающего значения не имеет размер, цвет шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, поскольку перечисленное подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения (соответствующая правовая позиция выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11). При этом, в рамках настоящего спора возможность такого смешения судом первой инстанции установлена обоснованно.

Судом первой инстанции сделан правомерный вывод о том, что использованные ответчиком обозначения (наименования) производимой карамели сходны до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истцов. Определенные различия (барбарис - барбариска, гусиные-лапки - гуси-лапушки, коровка - коровка Му) решающего значения для выявления возможности смешения использованных обозначений потребителем не имеют, эффекта ассоциирования продукции истцов и ответчика не исключают.

Судом отклоняется ссылка ответчика на Постановление ФАС СКО от 03.10.2006 по делу N А32-4248/2006 как иллюстрирующего правовую позицию кассационного суда, выраженную при сходных обстоятельствах. Указанное дело имело иной предмет спора и фактические обстоятельства.

Так, в рамках настоящего дела ответчиком не предоставлялись доказательства того, что разработанные в советское время рецептуры карамели использовались большим количеством производителей, включая ответчика, и не ассоциируются у потребителя с истцами как производителями соответствующей продукции.

Кроме того, указанные доводы не могут быть приняты в рамках настоящего спора.

Как разъяснено в пункте 62 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

В силу статьи 1512 Гражданского кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 Кодекса) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 Кодекса).

При этом согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Соответственно при рассмотрении настоящего спора доводы ответчика о неправомерной регистрации истцами спорных товарных знаков не могут быть приняты.

Вместе с тем, в пункте 62 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 также отмечено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Однако доказательств, позволяющих установить факт злоупотребления истцами принадлежащими им правами, материалы дела не содержат. Как указано выше, доводы ответчика не сопровождены относимыми и допустимыми доказательствами.

В силу положений статей 9,65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Наличие утвержденных в 1970 году рецептур карамели с аналогичным наименованием не достаточно для констатации допущенного истцами злоупотребления гражданскими правами при регистрации товарных знаков в 1996-2001 годах.

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью обеспечения предоставлении суду соответствующих доказательств, которые, по мнению ответчика, будут получены при рассмотрении жалобы на действия истцов Управлением ФАС по Ростовской области.

Однако при изложенных обстоятельствах и учитывая установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации ограниченные сроки рассмотрения апелляционных жалоб (ст. 267), оснований к отложению рассмотрения дела суд апелляционной инстанции не усматривает.

Суд дополнительно отмечает, что ответчик не обосновал невозможности оспаривания зарегистрированных истцами товарных знаков ранее. Так, в 2006 году в рамках дела N А53-3744/2006 уже был констатирован факт нарушения ответчиком товарных знаков истцов, в том числе спорных. Однако с указанного момента каких-либо действий по оспариванию товарных знаков истцов ответчиком не принято.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, выбор одного из которых осуществляется правообладателем по собственному усмотрению:

Истцами заявлена ко взысканию компенсация, определяемая согласно подпункту 1 пункта 4 приведенной статьи, в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Учитывая, всю совокупность представленных по делу доказательств, в том числе незначительность объема выявленных истцами продаж (по 5 кг в отношении карамели каждого вида), отсутствие доказательств реализации продукции, содержащей сходное с товарными знаками истцов обозначение, в значительных объемах, тот факт, что карамельная продукция вообще, и со спорными обозначениями в частности, не является основной (единственной) для ответчика (согласно информации, размещенной на сайте), и одновременно принимая во внимание факт размещения информации о производимой и реализуемой продукции на сайте ответчика, суд апелляционной инстанции не находит оснований для иного усмотрения по вопросу о размере компенсации, нежели взысканный судом первой инстанции, полагает компенсацию соразмерной характеру нарушения.

Истцами заявлен ко взысканию максимальный размер компенсации без какого-либо обоснования необходимости его применения в спорной ситуации.

Доводы о необоснованном отклонении судом первой инстанции ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле Управления ФАС по Ростовской области основаны на ошибочном понимании заявителем положений статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Приведенные в данной норме права условия для привлечения третьего лица отсутствуют. Соответственно не имеется оснований для удовлетворения данного ходатайства и у суда апелляционной инстанции.

При изложенных обстоятельствах основания для удовлетворения апелляционных жалоб, отмены либо изменения решения суда первой инстанции отсутствуют. Суд первой инстанции правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд правильно применил нормы материального и процессуального права. Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителей жалоб с возвратом из федерального бюджета излишне уплаченного.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство об отложении судебного разбирательства отклонить.

В удовлетворении ходатайства о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области отказать.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.10.2012 по делу N А53-20701/2012 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Возвратить открытому акционерному обществу "РОТ ФРОНТ" (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985) из федерального бюджета 1 333 (одну тысячу триста тридцать три) рубля 33 копейки излишне уплаченной государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить открытому акционерному обществу "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" (ИНН 7706043263, ОГРН 1027700247618) из федерального бюджета 1 333 (одну тысячу триста тридцать три) рубля 33 копейки излишне уплаченной государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить открытому акционерному обществу "Кондитерский концерн "Бабаевский" (ИНН 7708029391, ОГРН 1027700070881) из федерального бюджета 1 333 (одну тысячу триста тридцать три) рубля 33 копейки излишне уплаченной государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

М.Н. Малыхина

Судьи

В.В. Галов Н.Н. Мисник