Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2013 г. N 13АП-5375/13

г. Санкт-Петербург

04 июня 2013 г.

Дело N А56-59416/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 июня 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Борисовой Г.В.

судей Зотеевой Л.В., Фокиной Е.А.

при ведении протокола судебного заседания: Ганичевой В.А.

при участии:

от истца: Межонова А.Л. по доверенности от 28.01.2013; Буренко А.Е. по доверенности от 25.03.2013;

от ответчика: Делиной Э.В. по доверенности от 02.04.2013 N 8; Мелкова Г.С. по доверенности от 10.04.2013;.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (13АП-5375/2013) ООО "А-МЕДИ" на решение Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.01.2013 по делу N А56-59416/2012 (судья Апранич В.В.), принятое

по иску ЗАО "МЕДИ"

к ООО "А-МЕДИ"

о запрещении незаконного использования фирменного наименования юридического лица

установил:

ЗАО "МЕДИ" (191025 Санкт-Петербург, Невский пр., д.82, ОГРН 1027809206017, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "А-МЕДИ" (194295, Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.33, к.2, лит.А, пом.66Н, ОГРН 1107847098501, далее- ответчик) о защите исключительного права на товарный знак в виде обязания ООО "А-МЕДИ":

- прекратить незаконное использование сходного с зарегистрированным товарным знаком "МЕДИ" до степени смешения обозначение "А-МЕДИ";

- внести изменения в Устав ООО "А-МЕДИ", связанные с изменением фирменного наименования;

- не использовать наименование "МЕДИ" на сайте http://www.a-medi.com/ и опубликовать на сайте сообщение, что использование наименования "А-МЕДИ" является нарушением Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара", а также взыскании с ООО "А-МЕДИ" компенсацию в пользу ЗАО "МЕДИ" в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование зарегистрированного товарного знака "МЕДИ".

Решением суда первой инстанции исковые требования ЗАО "МЕДИ" удовлетворены в полном объеме, суд обязал ООО "А-МЕДИ" прекратить незаконное использование сходного с зарегистрированным товарным знаком "МЕДИ" до степени смешения обозначение "А-МЕДИ", внести изменения в Устав ООО "А-МЕДИ", связанные с изменением фирменного наименования, не использовать наименование "МЕДИ" на сайте http://www.a-medi.com/ и опубликовать на сайте сообщение о том, что использование наименования "А-МЕДИ" является нарушением Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара". Кроме того, суд взыскал с ООО "А-МЕДИ" компенсацию в пользу ЗАО "МЕДИ" в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование зарегистрированного товарного знака "МЕДИ", 4000 рублей судебных расходов на оплату государственной пошлины и в доход федерального бюджета 48 000 рублей государственной пошлины.

Не согласившись с решением суда в части размера взысканной компенсации за незаконное использование зарегистрированного товарного знака, ООО "А-МЕДИ" направило апелляционную жалобу, в которой просило решение суда в указанной части изменить, снизив размер компенсации до 10 000 рублей.

Представители ответчика в судебном заседании поддержали доводы апелляционной жалобы по тем основаниям, что максимальный размер компенсации документально истцом не обоснован, суд первой инстанции также не дал данному обстоятельству надлежащей оценки.

Представитель ответчика в судебном заседании не согласился с доводами апелляционной жалобы, возражения изложил в отзыве и просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения в обжалуемой части проверяются в порядке и по основаниям, установленными статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит ее обоснованной и подлежащей частичному удовлетворению.

Как видно из материалов дела, ЗАО "МЕДИ" является коммерческой организацией, зарегистрированной 10.11.1992 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809206017). ЗАО "МЕДИ" является хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на рынке оказания медицинских услуг, в том числе на территории Санкт-Петербурга. ЗАО "МЕДИ" имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности N 78-01-000950 от 07.06.2007, предоставленную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на срок до 07.06.2012, а также лицензию на осуществление медицинской деятельности N 78-01-001449 от 28.05.2010, предоставленную Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга на срок до 28.05.2015.

ООО "А-МЕДИ" является коммерческой организацией, зарегистрированной 01.04.2010 Межрайонной ИНФР России N 15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1107847098501). Общество является хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на рынке оказания медицинских услуг на территории Санкт-Петербурга по направлениям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, гастроэнтерология, урология, андрология, лечение бесплодия, гинекология, ведение беременности (с постановкой на учет), физиотерапия, эндокринология, флебология, неврология, аллергология-иммунология, гепатология и др.

По мнению истца, ответчик нарушает его исключительные права путем использования фирменного наименования, сходного до смешения с товарным знаком "МЕДИ", что вводит потребителей медицинских услуг в заблуждение. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в части запрета использования ответчиком товарного знака в полном объеме оценил обстоятельства дела, правильно применив нормы материального и процессуального права, в данной части решение суда сторонами не обжалуется. Выводы суда относительно обоснованности максимального размера компенсационной выплаты, апелляционный суд находит ошибочным.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ), правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), а другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). При этом, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2).

В соответствии с пунктом 3 указанной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно положениям статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Суд первой инстанции, проанализировав данные нормы права, правомерно указал, что актом недобросовестной конкуренции могут быть признаны различные действия противоправного характера. При этом правовое значение имеет не просто сходство тех или иных материальных объектов, используемых в хозяйственной деятельности, а сходство до степени смешения в отношении предприятия (производителя, распространителя товаров), самих товаров и торговой деятельности конкурента. В связи с этим опасным для целей правового регулирования является введение потребителя в заблуждение, возникновение у него неоправданных ассоциаций с конкретным субъектом хозяйственной деятельности и его продукцией на определенном товарном рынке, в условиях конкурентной среды (при сопоставимости товаров по продуктовым и географическим границам определенного товарного рынка, в значимый период времени).

Согласно п. 1 ст.1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Пунктом 3 ст. 1484 ГК РФ установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу приведенных правовых норм в данном случае доказыванию подлежат следующие обстоятельства: предоставлена ли спорному товарному знаку правовая охрана на территории Российской Федерации; является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; а также необходимо установить используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов.

Как следует из материалов дела, товарный знак (знак обслуживания) "МЕДИ" является узнаваемым известным брэндом системы клиник, активно продвигается на рынке. Согласно п.2 ст. 1476 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. "МЕДИ" в различной транскрипции зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания):

- МЕДИ - N 326691 от 21.05.2007, приоритет ТЗ 09.09.2005; срок действия 09.09.2015;

- МЕДИ - N 326692 от 21.05.2007, приоритет ТЗ 09.09.2005; срок действия 09.09.2015;

- МЕДИ - N 326693 от 21.05.2007, приоритет ТЗ 09.09.2005; срок действия 09.09.2015.

Фирменное наименование "МЕДИ" является зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком, право распоряжения которым принадлежит правообладателю - ЗАО "МЕДИ" на основании свидетельства N 326693.

С 2010 года по настоящее время на рынке оказания платных медицинских услуг осуществляет свою деятельность ООО "А-МЕДИ", использующее товарный знак, принадлежащий истцу без какого-либо разрешения, а именно, ответчик зарегистрировал фирменное наименование ООО "А-МЕДИ" (зарегистрировано 01.04.2010 МИФНС N 15 по СПб, ОГРН 1107847098501), которое является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "МЕДИ".

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что идентификационным квалифицирующим элементом является непосредственно произвольная часть наименования "А-МЕДИ" и "МЕДИ", т.к. возможно их самостоятельное использование в целях индивидуализации организации для потребителей медицинских услуг. На фирменном бланке ООО "А-МЕДИ" изображена надпись "А-МЕДИ" с заключенной в окружность буквой "А" без указания на организационно-правовую форму. Аналогичное изображение размещено на главной странице сайта компании, а также используется в иных рекламных материалах компании.

Схож также и характер деятельности ЗАО "МЕДИ" и ООО "А-МЕДИ", т.к. обе организации осуществляют свою деятельность в области предоставления платных медицинских услуг. В материалах дела отсутствуют сведения о том, что истец передавал ответчику права на использование указанного выше товарного знака (знака обслуживания).

В материалы дела представлены распечатки с сайтов обеих компаний, из которых видно, что они используют сходные до степени смешения словесные обозначения МЕДИ и А-МЕДИ. ООО "А-МЕДИ" не отрицает использование словесного обозначения МЕДИ на вывесках, в сети Интернет при продвижении своих услуг. При этом в сети Интернет заявитель использует только обозначение "А-МЕДИ" без указания своей организационно-правовой фирмы (Общество с ограниченной ответственностью).

В материалы дела представлено Заключение патентного поверенного по вопросу тождества/сходства до степени смешения фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью "А-МЕДИ" с фирменным наименованием Закрытого акционерного общества "МЕДИ" от 13.05.2011, согласно которому фирменные наименования данных юридических лиц являются сходными до степени смешения. Следовательно, в силу положений пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц позднее, не может быть использовано при осуществлении деятельности, аналогичной деятельности юридического лица, фирменное наименование которого было включено в указанный реестр ранее. При этом под "аналогичной деятельностью" следует понимать действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия - в том числе деятельности в той же или иной смежной сфере бизнеса.

Таким образом, ООО "А-МЕДИ" использует фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческое обозначение "МЕДИ" незаконно, чем нарушило исключительное право ЗАО "МЕДИ" на средство индивидуализации - принадлежащий ему товарный знак.

Указанным обстоятельствам также была дана оценка в решении Управления антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 02.06.2011 N К05-49/11, которое было оспорено ответчиком в арбитражном суде. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.12.2011 по делу А56-45224/2011 суд отказал ООО "А-МЕДИ" в удовлетворении заявленных требований, придя к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта антимонопольного органа. Постановлением Тринадцатого арбитражного суда от 19.04.2012 и постановлением ФАС СЗО от 06.09.2012 решение суда от 05.12.2011 оставлено без изменения.

Вышеуказанные выводы ответчиком в апелляционной инстанции не оспариваются, ответчик считает необоснованно завышенной сумму взысканных с него компенсационных выплат в размере 5 000 000 рублей.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, апелляционный суд находит обоснованными в силу следующего.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

С учетом изложенного, законодательно установленные признаки компенсации и критерии, которыми закон обязывает суд руководствоваться при определении ее размера, делают компенсацию в определенной степени зависимой от причиненных убытков, вместо которых она взыскивается.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 43.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае судом первой инстанции взыскана максимальная сумма компенсации за нарушение права на товарный знак в размере 5 000 000 рублей. В обоснование указанной суммы суд бездоказательно сослался на длительный период времени и характер нарушения.

Однако, судом не учтено, что:

1) Решение УФАС по Санкт-Петербургу от 02.06.2011 года по делу N К05-49/11, на которое ссылается ЗАО "МЕДИ" в обоснование неправомерности действий ответчика, вступило в силу лишь 19.04.2012 года с вступлением в силу Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.12.2011 года по делу N А56-45224/2011. Иск о взыскании компенсации предъявлен ЗАО "МЕДИ" 03.10.2012 года. Таким образом, срок составляет с 19.04.2012 по 03.10.2012. Это свидетельствует о небольшой длительности правонарушения, а также о том, что опасность такого нарушения для имущественных интересов ЗАО "МЕДИ" является минимальной. Истцом не представлено никаких доказательств того, что за период существования ООО "А-МЕДИ" ему причинен какой-либо имущественный вред;

2)однократность нарушения ранее ООО "А-МЕДИ" не допускало аналогичных нарушений;

3) отсутствие подтверждения реальных либо возможных убытков. Так, ЗАО "МЕДИ" не представлено никаких доказательств того, что за период осуществления медицинской деятельности ООО "А-МЕДИ", истцу причинен какой-либо имущественный вред.

В свою очередь, в обоснование отсутствия значительного имущественного вреда ответчик поясняет, что ООО "А-Медия" оказывает медицинские услуги по единственному адресу- Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 33, корпус 2, литера А, помещение 66Н (Выборгский р-н, тогда как ЗАО "МЕДИ" в Центральном, Василеостровском, Красногвардейском и Петроградском районах Санкт-Петербурга. При этом ООО "А-МЕДИ" фактически оказывает медицинские услуги по терапии, хирургии, педиатрии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, андрологии, лечении бесплодия, ведения беременности, физиотерапии, флебологии, неврологии, эндокринологии, гепатологии, аллерго-иммунологии, в то время как ЗАО "МЕДИ"-осуществляет деятельность по оказанию услуг по стоматологии, пластической хирургии, офтальмологии, эстетической медицине. Таким образом, географическая разноудаленность и оказание различных медицинских услуг действительно не опровергают доводы ответчика об отсутствии как такового имущественного вреда.

Таким образом, размер взысканной компенсации судом первой инстанции не обоснован. Размер компенсации в 5 000 000 рублей, при недоказанности и даже неуказании истцом на какие-либо реальные или хотя бы возможные убытки от правонарушения, является необоснованным, противоречит самой компенсационной (восстановительной) функции данного способа защиты гражданских прав.

С учетом указанных обстоятельств, исходя из принципов разумности и справедливости, апелляционный суд считает возможным определить компенсационную выплату ЗАО "МЕДИ" в размере 100 000 рублей.

При таких обстоятельствах, решение суда в обжалуемой части подлежит отмене, апелляционная жалоба ООО "А-МЕДИ" удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 269, ст. 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 января 2013 года по делу N А56-59416/2012 отменить в части взыскания с ООО "А-МЕДИ" (194295, Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.33,к.2, лит.А, пом.66Н, ОГРН 1107847098501) в пользу ЗАО "МЕДИ" ( 191025 Санкт-Петербург, Невский пр., д.82, ОГРН 1027809206017) компенсации в размере 4 900 000 рублей за незаконное использование зарегистрированного товарного знака и государственной пошлины в размере 47 040 рублей.

ЗАО "МЕДИ" в удовлетворении указанной части искового заявления отказать.

В остальной обжалуемой части решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "А-МЕДИ" без удовлетворения.

Председательствующий

Г.В. Борисова

Судьи

Л.В. Зотеева Е.А. Фокина