Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2013 г. N 09АП-30219/13

г. Москва

15 октября 2013 г.

Дело N А40-32979/13

Резолютивная часть постановления объявлена 09 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Д.Н. Садиковой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью фирма "Малавит"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2013 года

по делу N А40-32979/13, принятое судьей Е.А. Хайло,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр

"Веталон-Фарма"

(ОГРН: 1115042005627; 141303, Московская область, Сергиево-Посадский

район, г. Сергиев Посад, ул. Ф.Энгельса, 5, кв. 32)

к Обществу с ограниченной ответственностью фирма "Малавит"

(ОГРН: 1022201133195; 656045, Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Змеиногорский, 49)

третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Лычаный В.Я. (приказ N 1/К от 02.08.2011, директор)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Веталон-Фарма" (далее - ООО "НПЦ "Веталон-Фарма", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Обществу с ограниченной ответственностью фирма "МАЛАВИТ" (далее - ООО фирма "МАЛАВИТ", ответчик) с исковыми требованиями о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака товарного знака "МИЛАВИТ", зарегистрированного под N 277757 на имя ответчика с приоритетом от 24.12.2003, для следующих товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, вследствие его неиспользования ответчиком (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2013 исковые требования удовлетворены.

Судебный акт мотивирован отсутствием доказательств использования ответчиком спорного товарного знака в отношении указанных истцом товаров 05 класса МКТУ. Суд указал также на представление истцом доказательств заинтересованности в использовании товарного знака.

С указанным решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу, в которой просил решение отменить, вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на злонамеренное нарушение истцом прав ответчика в виде неправомерного использования ООО "НПЦ "Веталон-Фарма" товарного знака, принадлежащего ООО фирма "МАЛАВИТ".

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв с 02 по 09 октября 2013 года.

Представитель истца в судебное заседание явился, против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил решение суда оставить без изменения.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания, явку в суд уполномоченных представителей не обеспечили.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 АПК РФ, заслушав объяснения представителя истца, изучив доводы апелляционной жалобы, материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд находит решение арбитражного суда от 08.07.2013 подлежащим изменению в связи со следующим.

Как установлено судом апелляционной инстанции и не оспаривается сторонами, 04 ноября 2004 года с приоритетом от 03 октября 2003 года Роспатентом осуществлена регистрация товарного знака "МАЛАВИТ" (свидетельство N 277757) в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ООО фирма "МАЛАВИТ".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Пунктом 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 3 статьи 1486 ГК РФ).

Таким образом, правообладателем должно быть доказано использование товарного знака течение периода времени с 20.03.2010 по 20.03.2013 включительно.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В нарушение положений статьи 65 АПК РФ ответчик не доказал факт использования им товарного знака N 277757 непрерывно в течение трех предшествующих подачи иска лет.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявителем по иску о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заинтересованное лицо.

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

ООО "НПЦ "Веталон-Фарма" является обладателем свидетельства о государственной регистрации N RU.77.99.11.003.E.009250.06.12 от 08.06.2012 на производство биологически активной добавке к пище "МИЛАВИТ".

Истец обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака - комбинированного обозначения со словесными элементами "МИЛАВИТ", природные полипептидные биорегуляторы, ВЕТАЛОН ФАРМА, 30 таблеток 50 мг активного вещества, номер 12003496, регистрационный номер 2012705850 (заявка от 01.03.2012).

Уведомлением от 30.01.2013 Роспатента о результатах проверки соответствия заявленных обозначений истцу сообщено о наличии оснований для отказа в регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров класса 05, в том числе в связи со сходностью заявленного изображения до степени смешения с товарным знаком "МИЛАВИТ", зарегистрированным под N 277757 на имя ООО фирма "МАЛАВИТ" с приоритетом от 24.12.2003 для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Истец ссылается на намерение использовать для маркировки выпускаемой им продукции заявленное на регистрацию обозначение "МИЛАВИТ".

Согласно общим замечаниям к МКТУ товары и услуги, фигурирующие в заголовках классов, являются только общими указаниями на области, к которым в принципе относятся товары и услуги.

Содержание понятия "биологически активные добавки к пище (БАД)" раскрыто в Федеральном законе Российской Федерации от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (далее - Закон) и в других нормативных правовых актах. Согласно определению, приведенному в статье 1 Закона биологически активные добавки - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

В свою очередь, в пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.04.2003, указано, что "БАД используется как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов".

Цели, для которых применяются БАД, раскрытые в вышеприведенном положении пункта 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03, могут быть отнесены к медицинским целям.

Из указанных норм следует, что биологически активные добавки к пище (БАД) используются в целях:

восполнения недостаточного поступления с рационом белка и отдельных незаменимых аминокислот, липидов и отдельных жирных кислот (в частности, полиненасыщенных высших жирных кислот), углеводов и Сахаров, витаминов и витаминоподобных веществ, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, органических кислот, биофлаваноидов, эфирных масел, экстрактивных веществ и др.;

уменьшения калорийности рациона, регулирования (снижения или повышения) аппетита и массы тела;

повышения неспецифической резистентности организма, снижения риска развития заболеваний и обменных нарушений;

осуществления в физиологических границах регуляции функций организма;

связывания в желудочно-кишечном тракте и выведения чужеродных веществ;

поддержания нормального состава и функциональной активности кишечной микрофлоры.

Таким образом, биологически активные добавки к пище (БАД) могут обладать профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, т.е. применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" под лекарственными средствами понимаются вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

Товары "биологически активные добавки к пище (БАД)" ("пищевые добавки для медицинских целей") и товары "лекарственные средства" и "лекарственные препараты", как показано выше, могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения) и способы получения (например, химические или биотехнологические).

Биологически активные добавки к пище (БАД) получают из растительного, животного или минерального сырья химическими или биотехнологическими способами. К биологически активным добавкам к пище (БАД) относятся также ферментные и бактериальные препараты, оказывающие регулирующее действие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Биологически активные добавки к пище (БАД) производят в виде экстрактов, настоев, бальзамов, изолятов, сухих и жидких концентратов, сиропов, таблеток, капсул и других форм.

Таким образом, могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки к пище (БАД) ("пищевые добавки для медицинских целей") и лекарственные средства (препараты). Это таблетки, экстракты, настойки, сухие и жидкие концентраты, капсулы и другие формы, Известно также, что для рассматриваемых товаров одинаковыми являются также условия сбыта (аптечная сеть) и круг их - потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

При таких обстоятельствах истец является заинтересованным в использовании спорного товарного знака для производства однородных товаров 05 класса МГТУ, а именно, фармацевтических препаратов.

К указанным выводам суд апелляционной инстанции пришел, учитывая позицию, изложенную в Информационном письме Роспатента от 05.11.2008 N 10/37 - 646/23 "О классификации биологически-активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков".

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно установил заинтересованность истца в использовании спорного товарного знака в отношении фармацевтических препаратов.

Вместе с тем биологически активные добавки не могут быть отнесены к иным товарам, в отношении которых заявлены требования о прекращении правовой охраны товарного знака, а именно, к ветеринарным и гигиеническим препаратам. При этом истцом не представлено доказательств, подтверждающих намерение использовать спорный товарный знак для производства иных товаров, относящихся к ветеринарным и гигиеническим препаратам.

Следовательно, оснований для удовлетворения исковых требований в части прекращения правовой охраны товарного знака товарного знака в данной части, а именно, для следующих товаров 05 класса МКТУ: ветеринарные и гигиенические препараты - не имеется.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, в связи с чем решение суда подлежит изменению.

Доводы ответчика о неправомерном использовании истцом принадлежащего ответчику товарного знака не относятся к предмету рассматриваемого иска и не влияют на обоснованность заявленных требований.

Во исполнение определения суда от 27.08.2013 ответчик не представил доказательств уплаты госпошлины при подаче апелляционной жалобы. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы, не оплаченная ответчиком при обращении в суд апелляционной инстанции, подлежит взысканию с ООО фирма "МАЛАВИТ".

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 269 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2013 года по делу N А40-32979/13 изменить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "МИЛАВИТ", зарегистрированного за N 277757 на имя Общества с ограниченной ответственностью фирма "МАЛАВИТ" с приоритетом от 24.12.2003 для товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические препараты, вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью фирма "МАЛАВИТ" (ОГРН 1022201133195,) в доход федерального бюджета 2 000 (Две тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Д.Н. Садикова Е.Б. Расторгуев