Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2013 г. N 09АП-31065/13

город Москва

22 октября 2013 г.

Дело N А40-45676/13

Резолютивная часть постановления оглашена 21.10.2013.

Постановление изготовлено в полном объеме 22.10.2013.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Марковой Т.Т.,

судей:	Кольцовой Н.Н., Румянцева П.В.,
при ведении протокола	секретарем судебного заседания Жаботинским А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Vakazim Propertiz Limited

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2013

по делу N А40-27618/13, принятого судьей Ю.Л. Матюшенковой

по заявлению Vakazim Propertiz Limited (17, Gr. Xenopoulou,3106, Limassol, Cyprus)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (ОГРН 1047730015200, 123995, Москва, Бережковская наб, д. 30, корп. 1)

третьи лица: Shtadler Form Aktiengesellshaft (Chamershtrasse 174 CH-6300, Cug, Switzerland; 129110, Москва, а/я 165), Farmsain Aktiengesellshaft (Chamershtrasse 174 CH-6300, Cug, Switzerland; 129110, Москва, а/я 165), ООО "Виан- Престиж" (127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 43)

о признании решения недействительным;

от заявителя:	Золотых Н.И. по доверенности от 02.07.2012;
от заинтересованного лица:	Шеманин Я.А. по доверенности N 01/25-612/41 от 09.10.2013;
от третьих лиц:	1) Зуйкова С. А по доверенности от 17.02.2012, Юрьева О.Е. по доверенности N 77 А А 6792449 от 20.06.2012, 2) Шнейдерова Я.А по доверенности от 26.12.2012; 3) не явился, извещен; 4) Метляев Д.А. по доверенности от 20.09.2013;

установил: решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2013 в удовлетворении заявленных Vakazim Propertiz Limited требований о признании недействительным решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591 от 19.02.2013 и оставлению в силе правовой охраны товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591, отказано.

В качестве третьих лиц в деле участвуют Shtadler Form Aktiengesellshaft, Farmsain Aktiengesellshaft, ООО "Виан- Престиж"

Не согласившись с выводами суда, Компания Vakazim Propertiz Limited, обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, по мотивам, изложенным в жалобе.

Представители Компании Vakazim Propertiz Limited, Роспатента, третьих лиц - Shtadler Form Aktiengesellshaft, Farmsain Aktiengesellshaft, кроме ООО "Виан-Престиж" (извещено) в судебное заседание явились, поддержали свои доводы и возражения, представлены отзывы и письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что регистрация товарного знака по свидетельству N 323385 с приоритетом от 03.11.2005 произведена 28.03.2007 на имя ЗАО "Озерская промышленная компания" в отношении товаров 06, 11 и 20 классов МКТУ.

В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя компании Vakazim Propertiz Limited, зарегистрированным Роспатентом 19.05.2011 N РД0081161, выделенной регистрации присвоен номер 437591. Исключительное право передано в отношении товаров 11 класса МКТУ: кофеварки электрические; плиты кухонные (печи); кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; приборы нагревательные кухонные, в том числе кипятильники электрические, водонагреватели электрические; приборы для обжаривания, в том числе фритюрницы, аппараты для изготовления пончиков; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения, в том числе охлаждаемые витрины, столы; установки и машины для охлаждения; холодильники; шкафы холодильные; шкафы-ледники; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; емкости холодильные; камеры холодильные; оборудование и установки холодильные; приспособления для подогрева блюд, в том числе электрические сковороды, шкафы, поверхности марочные, расстоечные камеры и шкафы; тостеры для хлеба; вертела, используемые для жарки мяса; печи, в том числе пароконвекционные и конвекционные; печи микроволновые (для приготовления пищи); печи хлебопекарные; мангалы; приспособления с вертелом для жарки мяса; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов.

Между компанией Vakazim Propertiz Limited и ООО "Виан-Престиж" заключен лицензионный договор от 25.05.2011 о передаче права использования товарного знака по свидетельству N 437591. Данный договор подан на государственную регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.06.2011, зарегистрирован 28.12.2011.

17.08.2009 произведена международная регистрация N 1020396 товарного знака STADLER FORM на имя компании Stadler Form Aktiengesellschaft с конвенционным приоритетом от 25.02.2009.

Компания Формсайн Актиенгеселлшафт (Formsign AG) в настоящее время правообладателем товарного знака STADLER FORM по свидетельству N 1020396 А.

В палату по патентным спорам Роспатента 30.08.2011 поступило заявление компании Stadler Form Aktiengesellschaft о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 437591 в отношении товаров 11 класса МКТУ, в связи с его не использованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято решение от 23.11.2011 об отказе в удовлетворении указанного заявления.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2012 по делу N А40-33201/12-26-270 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.11.2011 признано недействительным и на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть заявление компании Stadler Form Aktiengesellschaft о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591.

19.02.2013 Федеральной службой по интеллектуальной собственности вынесено решение об удовлетворении заявления компании Stadler Form Aktiengesellschaftот 30.08.2011 и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на то, что при проверке решения Роспатента от 19.02.2013, судом первой инстанции неправильно применены п. п. 1 и 2 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и сделаны выводы о том, что свидетельство на товарный знак STAHLER не использовалось правообладателем в отношении товаров 11 класса МКТУ в течение законодательно установленного срока, предшествующего подаче заявления, а именно: с 31.08.2008 по 30.08.2011 включительно, являются необоснованными. Заявитель указывает на то, что в указанный период времени произошла смена правообладателя товарного знака STAHLER. Компания Vakazim Propertiz Limited приобрела права на указанный товарный знак 19.05.2011, то есть за 3 месяца до даты подачи в Роспатент заявления о досрочном прекращении товарного знака в связи с не использованием, основание для приобретения прав - договор уступки (отчуждения исключительных прав), зарегистрированный Роспатентом на указанную дату. Таким образом, до регистрации договора об отчуждении исключительного права, а товарный знак (19.05.2011) Компания Vakazim Propertiz Limited не имела каких-либо прав на использование товарного знака и, следовательно, не может нести ответственность за его надлежащее использование прежним правообладателем, то есть ЗАО "Озерская промышленная компания". По мнению заявителя, только с даты регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (19.05.2011) Vakazim Propertiz Limited имело право использовать оспариваемый товарный знак, что предусмотрено п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, по мнению заявителя, трехлетний период, предоставленный на основании п. 1 ст. 1486 Кодекса правообладателю оспариваемого товарного знака для подтверждения его добросовестного использования, не истек. Также заявитель указывает на то, что им представлены доказательства, свидетельствующие о том, что он, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству N 437591, добросовестно (насколько позволяли обстоятельства) использовал оспариваемый товарный знак, как до даты подачи заявления о не использовании, так и после него. Заявитель в обоснование своих доводов указывает на то, что судом первой инстанции ошибочно не применены положения п. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывая, что в период с 19.05.2011 по 30.08.2011 существовали независящие от правообладателя обстоятельства, влияющие на использование спорного товарного знака. Роспатент знал об указанных обстоятельствах, однако не учтены при вынесении решения.

Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения арбитражного суда исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются па выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Заявитель полагает, что использование спорного товарного знака имело место, в подтверждение чего ссылается на факт представления им в Роспатент и в материалы дела доказательств использования товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591: договор купли-продажи N 1/В от 07.06.2011 между ООО "Виан-Престиж" и Гуангдонг Медея Микровэйв энд Электрикал Эпплайнс Мануфактуринг Ко., ЛТД и Приложение N 1 к нему; договор купли-продажи N Р/110609695А от 09.06.2011 между ООО "Виан-Престиж" и Шзнчжзнь Лянчуань Технолоджи Груп Ко., ЛТД; договор купли-продажи N 3/В от 12.06.2011 между ООО "Виан-Престиж" и ГД Медея Инваренмент Эпплайнс МФГ Ко., ЛТД. и Приложение N 1 к нему; договор купли- продажи N 15 от 27.05.2011 между ООО "Виан-Престиж" и Луен Квонг Электрикл Прод. МФГ Ко, ЛТД; таможенные декларации на товары - шесть комплектов; договор купли продажи N 1/1407 от 14.07.2011 между ООО "Виан-Престиж" и ООО "Технопарк-Центр"; товарные накладные - 14 штук; сертификаты соответствия N 0118216, N 0118214, N 0118215, N 0119235; платежные документы, подтверждающие фактическое исполнение указанных договоров на 38 листах; кассовый и товарный чеки, подтверждающие розничную реализацию данной продукции; фотографии образцов продукции маркированной обозначением STAHLER.

Согласно 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

С учетом подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака 31.08.2011, период, в течение которого подлежит проверке использование товарного знака по свидетельству N 437591, определяется с 31.08.2008 по 30.08.2011.

Из представленных заявителем доказательств к указанному периоду могут быть отнесены: выписки с лицевого счета ООО "Виан-Престиж", таможенная декларация от 04.07.2011, договоры купли-продажи N 1/В от 07.06.2011, N Р/110609695А от 09.06.2011, N 3/В от 12.06.2011, N 15 от 27.05.2011, N 1/1407 от 14.07.2011, платежные документы к ним и товарная накладная N 1 от 21.07.2011, а также товарный и кассовый чеки от 04.08.2011, выданные от имени ООО "Технопарк-центр".

Другие доказательства, на которые ссылается заявитель доказательства, представленные заявителем, либо не имеют даты, либо датированы за пределами рассматриваемого периода.

Из объяснений заявителя и третьего лица, представленных доказательств, следует, что использование товарного знака осуществлялось не компанией Vakazim Propertiz Limited, а ООО "Виан-Престиж" на основании лицензионного договора, подписанного 25.05.2011.

По мнению заявителя, обязательства по лицензионному договору от 25.05.2011 между компанией Vakazim Propertiz Limited и ООО "Виан-Престиж" вступают в силу с даты подписания указанного договора, то есть с 25.05.2011, а потому деятельность ООО "Виан-Престиж" по введению товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591 в гражданский оборот путем заключения и исполнения договоров поставки и купли-продажи доказывает факт использования товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591 в период с 31.08.2008 по 30.08.2011 включительно.

Между тем, данный довод противоречит положениям ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации.

Таким образом, лицензионный договор заключен не с даты его подписания сторонами (25.05.2011), а с даты его регистрации в Роспатенте (28.12.2011), то есть за пределами рассматриваемого периода (31.08.2008 - 30.08.2011 включительно).

Договоры купли-продажи N 1/В от 07.06.2011, N Р/110609695А от 09.06.2011, N 3/В от 12.06.2011, N 15 от 27.05.2011, N 1/1407 от 14.07.2011, платежные документы к ним и товарная накладная от 04.07.2011 относятся к деятельности именно ООО "Виан-Престиж".

При таких обстоятельствах, деятельность третьего лица в рассматриваемый период не может считаться деятельностью в рамках исполнения обязательств по лицензионному договору.

Заявитель полагает, что использование ООО "Виан-Перстиж" товарного знака STAHLER по свидетельству N 437591 осуществлялось под контролем компании Vakazim Propertiz Limited способами, предусмотренными п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и ссылается на исполнение обязательств по лицензионному договору, и на осуществление деятельности под контролем правообладателя.

Между тем, использование товарного знака в рамках лицензионного договора и под контролем правообладателя представляют собой самостоятельные действия, которые не могут осуществляться одновременно. Кроме того, службой обоснованно указано на отсутствие доказательств осуществления контроля со стороны правообладателя за использованием товарного знака.

Представленные заявителем в материалы дела отчеты о контроле качества готовой продукции судом первой инстанции обоснованно не приняты в качестве доказательства использования товарного знака под контролем правообладателя.

Отчеты составлены в отношении продукции китайских производителей.

Доказательств заключения с ними каких-либо соглашений относительно производства продукции и использования товарного знака правообладателем либо ООО "Виан престиж" не представлено.

Договоры третьего лица с китайскими фирмами заключены на куплю-продажу готовой продукции. Поэтому последующий контроль качества продукции не свидетельствует об использовании товарного знака под контролем правообладателя.

Представленные доказательства относятся к продукции единственного наименования - чайник.

Доказательств, производства в проверяемый период и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции иных наименований не представлено.

Представленные заявителем примеры произведенной продукции под товарным знаком STAHLER (пароварка, увлажнитель, вентилятор, микроволновая печь) - указанные обстоятельства не подтверждают, поскольку сами по себе товары и их упаковка не содержат сведений о дате производства и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Заявитель указал, что вынесение коллегией Палаты по патентным спорам заключения 08.02.2013 без предоставления компании Vakazim Propertiz Limited возможности ознакомления с материалами дела является незаконным, нарушает права Компании на доступ к информации, относящейся к правам и свободам компании Vakazim Propertiz Limited.

Доказательств того, что заявитель лишен права на ознакомление с материалами заявка в течение всего периода рассмотрения вопроса Роспатентом, и что это фактически привело к нарушению его прав, не представлено.

В качестве доказательства использования товарного знака в течение спорного периода ООО "Виан Престиж" заявитель и третье лицо сослались на заключенный ими договор от 11.04.2011 об организации производства, поставки и реализации продукции, маркированной товарными знаками.

Доводы относительно того, что договор фактически исполнялся, в связи, с чем дата его заключения не имеет правового значения, отклонена судом первой инстанции обоснованно исходя из того, что договор, дата и сам факт заключения которого не могут быть достоверно установлены, не может считаться порождающим обязательства сторон, поэтому совершение сторонами каких-либо действий не относится к такому договору.

Несоответствия оспариваемого решения нормам ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Кроме того, заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением STAHLER выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита по свидетельству N 437591 с приоритетом от 03.11.2005 в отношении товаров 11 класса МКТУ., а также комбинированного товарного знака со словесным обозначением STAHLER выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита по свидетельству N 437592 с приоритетом от 28.09.2006 в отношении той же группы товаров. Представленные им доказательства не могут быть однозначно истолкованы как доказательства использования именно товарного знака по свидетельству N 437591.

В материалы дела представлено решение ФАС РФ от 24.05.2013 по делу N 1-14-128/00-08-12 о нарушении антимонопольного законодательства, которым действия компании Vakazim Propertiz Limited, связанные с приобретением и использованием товарных знаков N 437591 и N 437592 признаны актом недобросовестной конкуренции. Данное решение не имеет прямого отношения к проверке законности решения Роспатента, однако сам факт его вынесения свидетельствует, что действия заявителя в отношении использования товарных знаков не соответствуют целям, для которых товарные знаки регистрируются.

Согласно ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Доводы апелляционной жалобы, проверены судом апелляционной инстанции и подлежат отклонению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта. Все документы и обстоятельства спора, на которые ссылается заявитель, были приняты во внимание судом первой инстанции, что нашло подтверждение в ходе проверки и повторного рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены судебного акта не имеется. Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2013 по делу N А40-27618/13 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.Т. Маркова

Судьи

П.В. Румянцев Н.Н. Кольцова