Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2014 г. N 08АП-11517/13

город Омск

31 января 2014 г.

Дело N А70-9176/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 января 2014 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Веревкина А.В.,

судей Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кундос Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-11517/2013) индивидуального предпринимателя Мишиной Натальи Викторовны на решение Арбитражного суда Тюменской области от 21 октября 2013 года по делу N А70-9176/2013 (судья Вебер Л.Е.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Экстабилитис" (ОГРН 1087746572539; ИНН 7718702560; место нахождения: г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, 3/1, 119) к индивидуальному предпринимателю Мишиной Наталье Викторовне (ОГРНИП 310723225000143; ИНН 720203438930), о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 500 000 руб.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещённых надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Экстабилитис" (далее - ООО "Экстабилитис", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю Мишиной Наталье Викторовне (далее - ИП Мишина Н.В., предприниматель, ответчик) о запрете использования товарного знака N 476718 "COCOCHOCO КОКОШОКО" и обозначений, сходных с ним до степени смешения, в рекламе, при продвижении и реализации товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак; взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 21.10.2013 по делу N А70-9176/2013 исковые требования удовлетворены частично. ИП Мишиной Н.В. запрещено использовать товарный знак N 476718 "COCOCHOCO КОКОШОКО" и обозначения, сходные с ним до степени смешения, в рекламе, при продвижении и реализации товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. С предпринимателя в пользу ООО "Экстабилитис" взыскано 200 000 руб. компенсации, 87 780 руб. судебных расходов, 17 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ответчик в апелляционной жалобе просит его изменить в части взыскания компенсации в размере 200 000 руб. и принять по делу новый судебный акт о взыскании с предпринимателя 10 000 руб. компенсации.

В обоснование апелляционной жалобы предприниматель указывает, что факт прекращения незаконного использования товарного знака с августа 2013 года подтверждён материалами дела, признан истцом, в связи с чем имеются основания для снижения размера подлежащей взысканию компенсации. Ссылается на то, что у ИП Мишиной Н.В. не было умысла на незаконное использование товарного знака "СОСОСНОСО". Кроме того, указывает на единичность совершенной сделки по реализации товара с маркировочным обозначением "СОСОСНОСО".

ООО "Экстабилитис" в письменном отзыве на апелляционную жалобу просило решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Стороны, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 АПК РФ о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили. На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 АПК РФ, а отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

В порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом вышеуказанных разъяснений решение проверено лишь в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, проверив в порядке статей 266, 270 АПК РФ законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его изменения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, за ООО "Экстабилитис" Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован товарный знак N 476718 "COCOCHOCO КОКОШОКО" с приоритетом товарного знака 03.03.2011, что подтверждается свидетельством от 14.12.2012 (л.д. 30-32).

Временно исполняющим обязанности нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н. Гришко М.А. 11.03.2013 составлен протокол осмотра содержимого страниц Интернет-сайта (письменных доказательств): информации, размещенной в сети Интернет на страницах сайта beautyandhair.ru, в результате которого установлено, что на сайте имеется Интернет-страница сайта, имеющая адрес: hhttp://beautyandhair.ru/cocochoco. Страница содержит заголовок COCOCHOCO / Beauty and Hair в строке заголовка браузера. Содержимое страницы доступно неограниченному кругу пользователей сети Интернет, с открытой страницы возможно активировать ссылку "ОПЛАТА и ДОСТАВКА" (распечатка страниц сайта приложена к протоколу). Осмотр произведен в присутствии двух свидетелей (л.д. 33-63).

В письме N СР-220 от 29.03.2013 ЗАО "Регистратор Р01", являющегося регистратором доменных имен beautyandhair.ru сообщило, что с 20.03.2012 администратором доменного имени является Мумарева Наталья Викторовна (л.д. 74-77).

Общество с ограниченной ответственность "Совершенство" по поручению ООО "Экстабилитис", оформив заказ через указанный сайт, 15.03.2013 приобрело у ответчика товар: кератин CocoChoco 1 л., шампунь глубокой очистки CocoChoco 1 л., на общую сумму 9 700 руб., что подтверждается представленными в материалы настоящего дела товарной накладной и счетом N 1 от 15.03.2013 (л.д. 65, 66).

Мумарева Н.В. в связи с заключением брака сменила фамилию на Мишину (л.д. 95).

Поскольку ИП Мишина Н.В. незаконного использовала товарный знак N 476718 "COCOCHOCO КОКОШОКО" и обозначения, сходные с ним до степени смешения, в рекламе, при продвижении и реализации товаров, исключительные права на который принадлежат истцу, ООО "Экстабилитис" обратилось в суд с настоящим иском.

Удовлетворение исковых требований в части взыскания компенсации в размере 200 000 руб. послужило поводом для подачи ответчиком апелляционной жалобы, при оценке доводов которой суд апелляционной инстанции учел следующие обстоятельства.

Согласно пункту 14 части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В части 1 статьи 1477 ГК РФ установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (часть 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков в соответствии со статьей 1503 настоящего Кодекса, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений (статья 1506 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Из содержания и смысла приведенных норм следует, что незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Из указанных норм следует, что для вывода о том, что лицо неправомерно использует чужой товарный знак, необходима совокупность следующих условий: конкретный товарный знак имеет правовую охрану (права на него зарегистрированы в установленном порядке); данный товарный знак, в том числе сходное с ним до степени смешения обозначение, используются лицом, не имеющим соответствующих прав; использование товарного знака (сходного до степени смешения обозначения) производится в отношении товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак.

На основании части 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В силу частей 2, 3 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), в силу части 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Как указано выше, товарный знак N 476718 "COCOCHOCO КОКОШОКО" зарегистрирован за ООО "Экстабилитис" с приоритетом товарного знака 03.03.2011, что подтверждается свидетельством от 14.12.2012 (л.д. 30-32).

Обстоятельства использования ИП Мишиной Н.В. в своей деятельности товарного знака "COCOCHOCO КОКОШОКО", в отсутствие соглашений об использовании данного товарного знака с истцом, установлены судом первой инстанции правильно и не являются предметом апелляционного обжалования.

Статья 1515 ГК РФ, устанавливающая ответственность за незаконное использование товарного знака, в пункте 4 предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 43.2 Постановление N 5/29 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Как разъяснено в пункте 43.3 Постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что с учетом характера и возможных последствий допущенного ответчиком нарушения, размер компенсации, подлежащий взысканию с предпринимателя, является разумным и достаточным в размере 200 000 руб.

ИП Мишина Н.В., не соглашаясь с определенным судом первой инстанции размером компенсации, указывает прекращения незаконного использования товарного знака с августа 2013 года, отсутствие умысла на незаконное использование товарного знака "СОСОСНОСО", а также единичность совершенной сделки по реализации товара с маркировочным обозначением "СОСОСНОСО".

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений, представить доказательства.

В силу части 1 статьи 64, статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В данном случае предприниматель ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не представила допустимых доказательств чрезмерности, несоразмерности последствиям нарушения права истца на товарный знак, взысканного судом размера компенсации.

Указывая на несоразмерность взыскиваемой суммы, ИП Мишина Н.В. просит уменьшить сумму компенсации до 10 000 руб.

Установленная пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Размер же компенсации, как указано выше, определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Истец не обязан доказывать убытки для взыскания заявленной компенсации. На ответчике лежит обязанность доказать, что предполагаемые убытки истца могут составить не более 10 000 руб., что срок незаконного использования товарного знака был несущественным, что характер нарушения не имеет существенных негативных последствий для правообладателя.

Между тем, предприниматель указанные доказательства в дело не представила, несмотря на то, что именно ответчик должен располагать сведениями о периоде нарушения исключительных прав и доходах от реализации товаров с чужими товарными знаками.

По мнению суда апелляционной инстанции, использование ответчиком спорного товарного знака в рекламе, при продвижении и реализации товаров, в сети "Интернет", свидетельствует о длящемся и системном нарушении предпринимателем прав правообладателя.

При изложенных обстоятельствах, решение суда первой инстанции в обжалуемой части является правомерным.

Нормы материального права применены судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принятое по делу решение Арбитражного суда Тюменской области от 21.10.2013 по делу N А70-9176/2013 в обжалуемой части подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба ИП Мишиной Н.В. - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе распределению в порядке статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Тюменской области от 21 октября 2013 года по делу N А70-9176/2013 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А. В. Веревкин

Судьи

А. Н. Глухих Л. И. Еникеева