Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2014 г. N 04АП-4988/13

г. Чита

17 февраля 2014 г.

дело N А19-5686/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 17 февраля 2014 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Капустиной Л.В.,

судей Макарцева А.В., Скажутиной Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хайбрахмановой Е.Ф., рассмотрев в открытом заседании в помещении суда апелляционную жалобу истца на решение Арбитражного суда Иркутской области от 21 августа 2013 года по делу N А19-5686/2013 по иску открытого акционерного общества "ДИКСИ ГРУПП" (ОГРН 1037704000510, ИНН 7704249540, юридический адрес: г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47А, СТР.1) к обществу с ограниченной ответственностью "Русский север" (ОГРН 1103850024761, ИНН 3811141985, юридический адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 241 А, 62) о запрете использовать обозначение и о взыскании 1 000 000 руб. (суд первой инстанции: судья Архипенко А.А.),

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество (ОАО) "ДИКСИ ГРУПП" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Русский север" (далее - ответчик) с требованиями о запрете использовать элемент обозначения "Просто. Рядом. По-соседски", принадлежащего истцу товарного знака, обязании удалить обозначение "Просто. Рядом. По-соседски", составляющее элемент товарного знака с вывесок магазинов, с внутреннего оформления интерьера магазинов и иных рекламных материалов и взыскании 1 000 000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.08.2013 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, истец пожал апелляционную жалобу, в которой просил судебный акт по делу отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

В обоснование жалобы заявитель указал на то, что суд самостоятельно изменил основание иска, рассмотрев требование не о нарушении права истца на товарный знак, а на фирменное наименование. Оспаривал вывод суда о том, что словесное обозначение "Просто. Рядом. По-соседски" не является охраняемых элементом товарного знака истца по свидетельству N 451307. Полагал ошибочным вывод суда о том, что использование ответчиком на территории Иркутской области в своих средствах индивидуализации и рекламных материалах словесного обозначения "Просто. Рядом. По-соседски" не создает и не может создать у потребителей торговой сети ответчика представления об оказании им услуг розничной торговли сетью группы компаний "ДИКСИ", которая не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Иркутской области. При этом сослался на то, что исключительное право на товарный знак охраняется на всей территории Российской Федерации.

От ответчика отзыв на апелляционную жалобу в суд не поступил.

Стороны надлежащим образом извещены о начавшемся судебном процессе, однако в заседание суда апелляционной инстанции своих представителей не направили.

При таком положении, в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание представителей сторон не препятствовала рассмотрению дела.

В заседании суда апелляционной инстанции, состоявшемся 06.02.2014, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 13.02.2014. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда в сети "Интернет".

Законность и обоснованность обжалованного судебного акта проверены в апелляционном порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив доказательства в деле в их совокупности, достаточности и взаимной связи, проверив доводы заявителя жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из материалов дела, 05.01.2003 инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 4 по Центральному административному округу г. Москвы было зарегистрировано закрытое акционерное общество (ЗАО) "Компания Юнилэнд Холдинг". 24.06.2010 ЗАО "Компания Юнилэнд Холдинг" реорганизовано в ОАО "ДИКСИ ГРУПП".

Основными видами деятельности ОАО "ДИКСИ ГРУПП" являются розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса в универсальных розничных магазинах формата "магазин у дома".

ОАО "ДИКСИ ГРУПП" обладает исключительными правами на словесно-изобразительный товарный знак (Д "ДИКСИ" Просто. Рядом. По-соседски.) с приоритетом на 01.07.2011, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2012 по 03, 05, 16, 21, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 классам МКТУ, о чем ему выдано свидетельство N 451307 с приложением от 19.12.2012.

ООО "Русский север" занимается аналогичной деятельностью - осуществляет торговлю продуктами питания и товарами повседневного спроса в универсальных розничных магазинах формата "магазин у дома". ООО "Русский север" использует обозначение "Просто. Рядом. По-соседски", которое является элементом (частью) товарного знака истца, выполненное крупным шрифтом оранжевого цвета на белом фоне или белого цвета на оранжевом фоне на вывесках, плакатах, растяжках магазина формата супермаркет "Цезарь", расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр-н Юбилейный, 117, магазинов формата гипермаркет "О'к", расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Трактовая, 18; ул. Баррикад, 129; мкр-н Университетский, 60; ул. Советская, 98; ул. Ширямова, 2; ул. Сергеева, 3; ул. Байкальская, 241-А.

Основанием обращения ОАО "ДИКСИ ГРУПП" в арбитражный суд с иском стало использование ООО "Русский север" словестного обозначения "Просто. Рядом. По-соседски", сходного до степени смешения с товарным знаком ОАО "ДИКСИ ГРУПП", что при схожести видов деятельности, осуществляемых ООО "Русский север" вызывает высокую узнаваемость и стойкую ассоциативную связь с охраняемым товарным знаком ОАО "ДИКСИ ГРУПП". Истец потребовал взыскания с ООО "Русский север" компенсации в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование зарегистрированного товарного знака.

Отказывая в иске, суд первой инстанции сослался на положения статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд исходил из того, что фраза "Просто. Рядом. По-соседски" не занимает в охраняемом товарном знаке истца доминирующего пространственного положения, которое фактически занято оранжевым кругом с буквой "Д" в центре и обозначение фирменного наименования "ДИКСИ", поскольку анализируемое словесное обозначение расположено мелким шрифтом под наименованием "ДИКСИ". В этой связи суд полагал, что основную индивидуализирующую функцию в охраняемом товарном знаке выполняет расположенный в центре оранжевого круга словесный элемент буква "Д" и слово "ДИКСИ", представляющее собой часть словосочетания - фирменного наименования истца "ДИКСИ ГРУПП", а использование словесного обозначения "Просто. Рядом. По-соседски" на рекламных материалах ответчика само по себе не может означать смешения услуг истца и ответчика. Суд заключил, что словесное обозначение "Просто. Рядом. По-соседски" не является самостоятельной частью фирменного наименования истца, совпадение с которой могло бы обусловить смешение сравниваемых средств индивидуализации (зафиксированных на фото рекламных материалов ответчика и охраняемого товарного знака истца) до степени смешения. При этом суд учел, что группа компаний "ДИКСИ" и ООО "Русский север" осуществляют деятельность по оказанию однородных видов деятельности - розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в торговых сетях на разных территориях географически удаленных друг от друга на тысячи километров.

Суд апелляционной инстанции нашел, что обжалованное решение принято при неправильном применении норм материального права и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Так, согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 указано, что при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из положений пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из обозначения на товарном знаке истца "Просто. Рядом. По-соседски" и обозначения "Просто. Рядом. По-соседски" на рекламных материалах ответчика с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному обозначению элемента товарного знака истца, поскольку совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)). Используемое ответчиком словесное обозначение выполнено цветами, которые используются в изображении товарного знака истца, с точным повторением заглавных и прописных букв в фразах, знаков препинания между отдельным фразами. С позиции потребителя при тождестве видов деятельности истца и ответчика спорное изображение до степени смешения сходно со словесным обозначением товарного знака истца.

В данном случае при установлении тождественности противопоставляемых обозначений не имеет правого значения, какую часть в товарном знаке истца занимает словесное обозначение "Просто. Рядом. По-соседски", каким шрифтом оно выполнено.

Изложенные обстоятельства подтверждены данными акта фото-фиксации от 07.03.2013, составленного истцом, и не опровергнутыми ответчиком, указывают на наличие в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака.

Таким образом, суд первой инстанции неправильно применил положения статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах у суда не было оснований для отказа в удовлетворении исковых требований ООО "ДИКСИ Групп".

С учетом положений статьи 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливающих, что исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, действует на территории Российской Федерации, принимая во внимание современные возможности передвижения на большие расстояния, широкую доступность информации различного рода, включая информацию о товаре и его продавцах, нельзя признать осуществление предпринимательской деятельности ООО "ДИКСИ Групп" и ООО "Русский севре" юридически значимым и не допускающим смешение для потребителя словесного обозначения на товарном знаке истца и обозначения, используемом ответчика в рекламных материалах.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Определяя размер компенсации, суд апелляционной инстанции учел, в частности, характер допущенного нарушения, степень вины ответчика в незаконном использовании товарного знака истца, вероятные убытки правообладателя и исходил из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения. Кроме того, суд принял во внимание, что ответчик не представил доказательств несоразмерности заявленной истцом суммы компенсации допущенному нарушению.

В этой связи апелляционный суд посчитал соразмерной нарушению исключительного права истца на использование товарного знака денежную компенсацию в заявленном истцом размере 1 000 000 руб.

При изложенных данных решение арбитражного суда по делу подлежало отмене на основании пунктов 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод заявителя об изменении судом первой инстанции основания иска не мог повлиять на результаты рассмотрения апелляционной жалобы, потому не анализировался апелляционным судом.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в сумме 33 000 руб., уплаченная истцом при подаче в арбитражный суд искового заявления и апелляционной жалобы (31 000 руб. + 2 000 руб.), подлежит полному возмещению ответчиком.

Руководствуясь статьей 268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 21 августа 2013 года по делу N А19-5686/2013 отменить.

Иск удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Русский север" использовать обозначение "Просто. Рядом. По-соседски.", сходное до степени смешения с зарегистрированным за открытым акционерным обществом "ДИКСИ Групп" товарным знаком по свидетельству на товарный знак N 451307.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Русский север" удалить обозначение "Просто. Рядом. По-соседски.", сходное до степени смешения с зарегистрированным за открытым акционерным обществом "ДИКСИ Групп" товарным знаком, с вывесок магазинов, внутреннего интерьера магазинов и рекламы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Русский север" в пользу открытого акционерного общества "ДИКСИ Групп" 1 000 000 руб. компенсации и 33 000 руб. расходов на государственную пошлину за исковое заявление и апелляционную жалобу.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия.

Председательствующий судья

Капустина Л.В.

Судьи

Макарцев А.В. Скажутина Е.Н.