Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2014 г. N 13АП-1857/14

г. Санкт-Петербург

02 апреля 2014 г.

Дело N А56-43314/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 апреля 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Тойвонена И.Ю.

судей Глазкова Е.Г., Копыловой Л.С.

при ведении протокола судебного заседания: Нартикоевой З.С.

при участии:

от истца (заявителя): Хмыз О.П. по доверенности от 26.12.2013

от ответчика: Пакконен И.А. по доверенности от 26.08.2013

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-1857/2014) общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2013 по делу N А56-43314/2013 (судья Трохова М.В.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью "Каскад"

к обществу с ограниченной ответственностью "Ультразвуковая техника-Инлаб"

о защите права на товарный знак

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" (далее - ООО "Каскад", истец), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ультразвуковая техника-Инлаб" (далее - ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб", ответчик) об обязании ответчика прекратить использование обозначения, содержащего словесный элемент "ИЛ" в русской транскрипции, опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение арбитражного суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя товарного знака, содержащего словесный элемент "ИЛ" в русской транскрипции, в отношении товаров 9 класса МКТУ (ультразвуковые приборы). Также заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Решением от 29.11.2013 в иске отказано.

В апелляционной жалобе общество с ограниченной ответственностью "Каскад" просит данный судебный акт отменить, иск - удовлетворить. Податель жалобы считает, что изложенные в решении выводы не соответствуют обстоятельствам дела, при этом судом не применен закон, подлежащий применению. Истец полагает, что в дело представлены достаточные доказательства, подтверждающие нарушение ответчиком исключительных прав истца.

Ответчик в отзыве просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Представитель истца доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал. Просил судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, регистрация словесного товарного знака "ИЛ" по заявке N 95702312/50 с приоритетом от 22.02.1995 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.1998 за N 166335 в отношении Акционерного общества закрытого типа "Инженерная лаборатория", Санкт-Петербург, в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ. На основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров, зарегистрированного в Роспатенте за N 5872 от 20.05.2004, правообладателем товарного знака "ИЛ" по свидетельству N 166335 стало ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб".

В соответствии с лицензионным договором от 12.01.2009 N 01/01, заключенным между ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб" (Лицензиар) и обществом с ограниченной ответственностью "Мосгеобюро" (Лицензиат), последнему предоставлено неисключительное право использовать товарный знак по свидетельству N 166335 в отношении товаров 09 класса МКТУ "ультразвуковые приборы, а именно импульсные приборы" на территории г. Москвы и Московской области, в том числе предоставлять сублицензии третьим лицам.

Общество с ограниченной ответственностью "Мосгеобюро" на основании договора от 15.01.2009 N 1/2009 предоставило ООО "Каскад" (истцу) сублицензию на товарный знак по свидетельству N 166335 в отношении товаров 09 класса МКТУ "ультразвуковые приборы, а именно импульсные приборы" на территории г. Москвы и Московской области.

30.10.2009 ООО "Каскад" направило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ФИПС) заявку на регистрацию словесного обозначения "ИЛ", тождественного товарному знаку по свидетельству N 166335. Заявке присвоен N 2009727305.

02.11.2009 ООО "Каскад" обратилось в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 166335 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В связи с непредставлением ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб" отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака, Палата по патентным спорам приняла решение от 19.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ИЛ" по свидетельству N 166335 в отношении товаров 09 класса МКТУ, по причине его неиспользования.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2013 по делу N А40-163976/12 в удовлетворении заявления ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб" о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 19.02.2010 отказано в связи с пропуском заявителем срока исковой давности для обращения в суд, установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ.

Регистрация словесного товарного знака "ИЛ" по заявке N 2009727305 с приоритетом от 30.10.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2010 за N 406209 на имя ООО "Каскад", в отношении товаров 09 классов МКТУ "ультразвуковые приборы".

ООО "Каскад" сочло, что использование ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб" словесного обозначения "ИЛ", тождественного товарному знаку по свидетельству N 406209, на производимых им ультразвуковых приборах и размещение указанного обозначения в сети Интренет на сайте www.utinlab.ru, нарушает его исключительное право на товарный знак, обратилось в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции оснований для удовлетворения иска не усмотрел, расценив действия заявителя в качестве злоупотребления правами.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из нижеследующего.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1494 ГК РФ).

Как установлено судом, приоритет товарному знаку истца был предоставлен 30.10.2009, в то же время, как следует из материалов дела, ответчик с 2005 года непрерывно использовал в своей деятельности для индивидуализации выпускаемых им ультразвуковых приборов словесное обозначение "ИЛ".

Пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 названного Кодекса.

Однако суд, принимая во внимание материалы дела и конкретные фактические обстоятельства, вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если действия по его государственной регистрации могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как следует из решения Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2013 по делу N А40-163976/12 ООО "Каскад" подтвердило свою заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правой охраны товарного знака "ИЛ", принадлежащего ответчику.

Вместе с тем, как верно отметил суд первой инстанции, несмотря на вышеуказанное, истец по предложению суда не представил доказательств реального использования товарного знака "ИЛ" после его регистрации на свое имя (14.04.2010) для индивидуализации товаров как способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, так и другим образом.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что представленные в материалы дела договоры купли-продажи от 02.02.2009 N 1/2009, от 09.02.2009 N 2009/09/02 формально подтверждают принятие истцом обязательств по приобретению комплектующих к ультразвуковому оборудованию у ООО "Мосгеобюро" и передаче ультразвукового оборудования ООО "Автоковры" в период действия сублицензионного договора от 15.01.2009 N 1/2009 на право использования принадлежащего ответчику товарного знака.

Товарные накладные от 28.02.2010 N 2, от 28.06.2010 N 1 подтверждают исполнение истцом договора от 09.02.2009 N 2009/09/02, заключенного до регистрации спорного товарного знака на имя истца. До указанного события заключен и договор купли-продажи от 01.04.2010 N 2010/04/01 с ООО "Автоковры", доказательств исполнения которого истцом не представлено.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии у истца условий для производства ультразвукового оборудования, а именно: основных средств, производственных мощностей, технического персонала, складских помещений, транспортных средств.

Вместе с тем, материалами дела, в том числе, протоколом осмотра нотариусом информационного ресурса, опубликованного в сети Интернет, от 19.07.2013 подтверждается факт осуществления ответчиком деятельности по изготовлению ультразвукового оборудования, содержащего словесное обозначение "ИЛ" и его активного продвижения на рынке как в период, предшествующий регистрации товарного знака истцом, так и в течение последующего времени (до момента обращения истца в суд).

При этом в период с 20.05.2004 по 19.02.2010 ответчик являлся правообладателем товарного знака "ИЛ", с 20.02.2010 по 13.04.2010 обозначение "ИЛ" не являлось объектом интеллектуальных прав. Доказательств обращения истца к ответчику с требованием о прекращении нарушения его исключительного права на товарный знак "ИЛ" с момента его регистрации до 15.01.2013 (дата направления ответчику искового заявления о защите права на товарный знак) в материалах дела не имеется.

Согласно объяснениям представителя ответчика, после получения решения Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2013 по делу N А40-163976/12 об отказе в удовлетворении заявления ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб" о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 19.02.2010 ответчиком предприняты меры по удалению словесного обозначения "ИЛ" с выпускаемой продукции и прекращению рекламирования ультразвукового оборудования, содержащего словесное обозначение "ИЛ", на сайте www.utinlab.ru в сети Интернет.

Истцом не представлены доказательства использования ответчиком обозначения "ИЛ" на момент рассмотрения дела в суде.

Таким образом, суд полагает, что ответчик добросовестно использовал словесное обозначение "ИЛ" в своей деятельности в течение продолжительного периода времени.

Подача истцом как сублицензиатом ответчика заявки в ФИПС о регистрации принадлежащего другому лицу товарного знака, его последующее обращение в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, обращение в суд с настоящим иском фактически свидетельствуют о недобросовестности истца.

Из содержания искового заявления следует, что продвижение ответчиком товаров под товарным знаком "ИЛ" повлекло невозможность продвижения такого же рода товаров истцом. Таким образом, истцу было известно об использовании ответчиком указанного товарного знака и на момент регистрации, тогда как истцом не представлено юридически значимых доказательств, указывающих не только на невозможность продвижения истцом соответствующего товара, защищенного товарным знаком, но и доказательств фактического продвижения данного товара (товаров, оборудования) непосредственно истцом.

При таких обстоятельствах, с учетом наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ.

Доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на переоценку выводов суда, оснований для иной переоценки которых судом апелляционной инстанции не установлено. Апелляционный суд полагает, что само по себе наличие у истца зарегистрированного на момент подачи иска словесного товарного знака "ИЛ" по соответствующим классам МКТУ при оценке судом конкретных обстоятельств, связанных с использованием заявителем данных правомочий в качестве обладателя исключительных прав в отношении ответчика, не указывает на безусловную необходимость удовлетворения заявленного иска. Заявитель не привел убедительных аргументов и не представил надлежащих доказательств, которые могли бы свидетельствовать о реальном использовании приобретенных в 2010 году исключительных прав на вышеназванный товарный знак, в силу отсутствия юридических фактов, подтверждающих указанные обстоятельства. Не представлено подателем жалобы и сведений, опровергающих установленные судом первой инстанции обстоятельства, в отношении установления отсутствия фактов ведения истцом производственно-хозяйственной деятельности, направленной на использование приобретенных исключительных прав, в том числе по изготовлению соответствующего оборудования, по его хранению, по наличию штата сотрудников и специалистов.

В свою очередь, ответчиком в порядке представления дополнительных возражений на апелляционную жалобу апелляционному суду был представлен судебный акт, вступивший в законную силу - постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2013 по делу N А56-15392/2013, в рамках которого судом рассматривалось заявление ООО "Резонанс" (прежнее наименование - ООО "Автоковры") об оспаривании решения от 15.11.2012 Межрайонной ИФНС России N 8 по Санкт-Петербургу в части начисления НДС, применения налоговой ответственности за неуплату и неполную уплату НДС. Указанный судебный акт хотя и не имеет прямого преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела, однако из его содержания усматривается наличие косвенных обстоятельств, также подтверждающих как факты отсутствия у истца (ООО "Каскад") возможностей по изготовлению, приобретению и последующей реализации ультразвукового оборудования, при подтверждении обстоятельств, свидетельствующих о реальной направленности заключаемых ООО "Каскад" договоров с иными лицами (в частности, ООО "Автоковры"), не имеющими деловой репутации в соответствующей сфере хозяйственной деятельности, не имеющими трудовых и технических кадров и ресурсов, необходимых для выполнения работ. Соответствующие поручения и запросы налогового органа, в том числе в отношении ООО "Каскад", не были исполнены, корреспонденция возвращалась и документально подтвержденных сведений о ведении реальной производственно-хозяйственной деятельности ООО "Каскад" не представляло. Мест, свидетельствующих о хранении товаров (складов, хранилищ), ООО "Каскад" не имело, при том, что указанные в качестве мест хранения места не соответствовали необходимым условиям, при отсутствии разрешений на размещение склада со стороны собственника помещений. Кроме того, в вышеназванном решении содержатся сведения и выводы о том, что лица, указываемые в качестве полномочных представителей ООО "Автоковры", ООО "СтройТэкс" при подписании договоров на приобретение (поставку) и реализацию ультразвукового оборудования с ООО "Каскад", отрицают подписание указанных договоров, при этом сведений о ведении названными обществами, наряду с ООО "Каскад", производственно-хозяйственной деятельности, за исключением проведения расчетно-денежных операций транзитного характера, также представлено не было. Указанные операции, в свою очередь, послужили одним из оснований для предъявления к возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета на значительные суммы, что в результате проведений мероприятий налогового контроля было установлено налоговым органом и признано необоснованным, с последующим принятием решения по доначислению НДС. Сведений, опровергающих установленные судом при рассмотрении иного дела обстоятельства, истец не представил. В силу обязательности вступивших в законную силу судебных актов, даже при отсутствии преюдиции относительно иного судебного спора, выводы и установленные судом юридические факты, содержащиеся в судебном акте, могут быть приняты во внимание и при рассмотрении иного дела в качестве доказательств, оцениваемых арбитражным судом по своему внутреннему убеждению в порядке статьи 71 АПК РФ, в совокупности с иными имеющимися доказательствами.

На основании всего вышеизложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что решение суда первой инстанции надлежит оставить без изменения, что влечет отказ в удовлетворении апелляционной жалобы.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2013 по делу N А56-43314/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Е.Г. Глазков Л.С. Копылова