Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 февраля 2010 г. N КГ-А40/13444-10 по делу N А40-13239/09-67-154 При новом рассмотрении дела о признании недействительным договора уступки товарного знака суду необходимо обсудить вопрос о привлечении к участию в деле правообладателя товарного знака, определить, какие из обстоятельств, установленных по другим делам, имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела, а также проверить доводы компании о несоответствии договора залога исключительных прав на товарный знак требованиям действующего законодательства и об избрании истцом ненадлежащего способа защиты права

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 18 февраля 2010 г. N КГ-А40/13444-10 по делу N А40-13239/09-67-154

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Петровой Е.А.

судей Хомякова Э.Г. и Тарасовой Н.В.

при участии в заседании:

от заявителя жалобы - Захарова Н.В. по дов. N 3 от 25.11.2009 г.; Курапов Г.П., Золотых Н.И. по дов. N 1 от 25.11.2009 г.;

от ответчиков - 1) ЗАО "МИРРА-М" - не явился, извещен; 2) ООО "Арома Трейд" - не явился, извещен;

от третьих лиц - 1) ЗАО "Контакт" - не явился, извещен; 2) Роспатент - Сычев А.Е. по дов. от 05.05.2009 г. N 10/25-282/41

рассмотрев "11" февраля 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу Компании "Парфюмс Кораниа Сарл" (в порядке ст. 42 АПК РФ) на решение от "9" июня 2009 года Арбитражного суда города Москвы, принятое судьёй Черенковой Г.В., по делу N А40-13239/09-67-154 по иску ОАО "Рассвет" о признании договора недействительным к ЗАО "МИРРА-М", ООО "Арома Трейд" 3-и лица: ЗАО "Контакт", Роспатент, установил:

ОАО "Рассвет" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ЗАО "МИРРА-М" и ООО "Арома Трейд" с иском о признании недействительным заключенного между ответчиками договора уступки товарного знака N 242247, зарегистрированного Роспатентом 06.12.2005 г. N РД 0004747.

Исковые требования заявлены со ссылкой на положения ст. ст. 12, 168, 309, 310, 334, 339, 346 ГК РФ и мотивированы тем, что 19.09.2005 г. между истцом и ЗАО "Контакт" был заключен договор купли-продажи простого векселя, стоимость которого составляет 50 000 рублей, при этом в обеспечение исполнения ответчиком обязательства заключен договор от 20.09.2005 г. залога исключительных прав на товарный знак N 242247, права на который принадлежат ЗАО "МИРРА-М".

Истец в иске указал на то, что оспариваемая сделка в силу ст. 168 ГК РФ недействительна (ничтожна), поскольку ЗАО "МИРРА-М" распорядилось правами на товарный знак в отсутствии предусмотренного договором залога от 20.09.2005 г. письменного согласия истца на совершение действий по уступке исключительных прав.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ЗАО "Контакт" и Роспатент.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 июня 2009 года по делу N А40-13239/09-67-154 исковые требования удовлетворены.

Арбитражный суд первой инстанции установил, что в п. 2.1 договора залога от 20.09.2005 г. стороны согласовали условие о том, что ЗАО "МИРРА-М" не вправе уступить свои права на товарный знак без письменного согласия на то истца, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что оспариваемый договор уступки товарного знака N 242247 заключен между ответчиками в нарушение п. 2 ст. 346 ГК РФ (с учетом пункта 2.1 договора залога) и потому является недействительной (ничтожной) сделкой в силу ст. 168 ГК РФ.

Суд первой инстанции посчитал, что у истца имеется заинтересованность в оспаривании сделки, поскольку в результате ее заключения истец утратил права на предмет залога.

В апелляционном порядке законность и обоснованность решения не проверялись.

В кассационной жалобе, поданной в порядке ст. 42 АПК РФ, Компания "Парфюмс Кораниа Сарл" просит решение Арбитражного суда г. Москвы от 9 июня 2009 года отменить, поскольку считает, что суд нарушил (неправильно применил) нормы материального права: ст. ст. 12, 164, 309, 310, 346, 351, 421, 422, 1233, 1490 ГК РФ, ст. 11 Закона РФ от 29.05.1992 г. N 2872-1 "О залоге", нарушил нормы процессуального права: ст. ст. 42, 51, 65 АПК РФ, а вывод суда первой инстанции о том, что ЗАО "МИРРА-М" обладало полномочиями на передачу прав на товарный знак в залог, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным по делу доказательствам, в связи с чем заявитель просит направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Заявитель считает, что судом не применена ст. 351 ГК РФ, которая предусматривает иные правовые последствия нарушения требования закона о необходимости получения согласия залогодержателя на отчуждение предмета залога. В этом случае в силу п.п. 2 п. 2 ст. 351 ГК РФ залогодержателю предоставляется право потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а в случае его неудовлетворения - обратить взыскание на предмет залога.

Кроме того, заявитель полагает, что суд первой инстанции не принял во внимание положения ст. 11 Закона РФ от 29.05.1992 г. N 2872-1 "О залоге" и ст. 1490 ГК РФ, согласно которым договор по распоряжению исключительными правами на товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации, отсутствие которой влечет недействительность такого договора.

Заявитель также считает, что законодательство, действовавшее на момент заключения договора уступки прав на товарный знак, в принципе не предусматривало возможности залога прав на него.

В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы кассационной жалобы, представитель Роспатента поддержал заявителя жалобы, пояснив, что в отзыве Роспатента было указано на прекращение регистрации спорного товарного знака, что не было принято судом во внимание.

Представители иных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились (ООО "Арома Трейд" судебное извещение N 127994/30870 вручено 27.01.10 г. по адресу: Москва, Холодильный пер., д.7; ОАО "Рассвет" уведомление 127994/30869 вручено 27.01.10 г., ЗАО "Мирра-М" уведомление N 127994/30866 вручено 25.01.10 г., уведомление N 127994/30867, направленное ЗАО "Контакт", возвратилось в суд с отметкой об отсутствии организации), что с учетом ч. 3 ст. 284 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Арома Трейд" просит в удовлетворении жалобы отказать, ссылаясь на то, что суд не принимал решения о правах и обязанностях заявителя.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на неё, выслушав явившихся представителей, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражным судом норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, установленным по делу, кассационная инстанция пришла к выводу о том, что обжалуемое решение подлежит отмене в связи со следующим.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о признании недействительным договора от 18.10.2005 г. уступки товарного знака "Шаман" по свидетельству N 242247, заключенного между ЗАО "МИРРА-М" и ООО "Арома Трейд" и зарегистрированного Роспатентом 06.12.2005 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 133 АПК РФ задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса; оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств; примирение сторон.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству судья, в том числе, рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного иска, возможности проведения выездного судебного заседания.

Между тем при рассмотрении настоящего дела в нарушение указанных требований АПК РФ суд первой инстанции надлежащим образом не исследовал вопрос о составе лиц, подлежащих привлечению к участию в деле, а также лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при принятии решения, исходя из предмета заявленного иска.

Поскольку предметом оспариваемого договора является уступка прав на товарный знак, суду необходимо было выяснить круг лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате рассмотрения спора, учитывая, что признание оспариваемого договора недействительным означает отсутствие о приобретателя исключительных прав - ООО "Арома Трейд" полномочий на распоряжение товарным знаком и, соответственно, восстановление прав на товарный знак у первоначального отчуждателя - ЗАО "МИРРА-М".

Так как спорный договор заключен в октябре 2005 г., а настоящий иск предъявлен в феврале 2009 г., суду при подготовке дела к судебному разбирательству, необходимо было выяснить, имеются ли в настоящее время иные лица, заявляющие или оспаривающие права на соответствующий товарный знак и его регистрацию.

В отзыве на исковое заявление привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица Роспатент, в частности, ссылался на то, что решением ФГУ "Палата по патентным спорам", утвержденным руководителем Роспатента 31 октября 2006 г. правовая охрана товарного знака по свидетельству N 242247 была частично прекращена (в отношении части товаров 03 класса МКТУ и всех товаров и услуг 16, 22, 35, 42 классов МКТУ).

Кроме того, решением Федеральной антимонопольной службы РФ от 11.10.06 г. N 1 10/319-06 признана недействительной правовая охрана указанного товарного знака в остальной части, т.е. фактически правовая охрана товарного знака прекращена (том 1, л.д.50).

Учитывая, что до принятия решения суд располагал указанными сведениями, содержащимися в отзыве на иск Роспатента, суду необходимо было проверить, на каком основании и по чьему заявлению была прекращена правовая охрана товарного знака, имеются ли иные правообладатели, не возник ли в связи с этим спор о праве на товарный знак и охраняемое обозначение "Шаман".

Между тем вопрос о правах на использование товарного знака по свидетельству N 242247 уже был предметом судебного разбирательства по другим делам NN А40-74708/06-144-272 о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы, постановление ФАС Московского округа от 10.09.07 г. N КА-А40/8447-07), А40-11657/07-15-72 (об оспаривании действий Роспатента по прекращению регистрации товарных знаков за ООО "Арома Трейд").

При рассмотрении указанных дел установлено, что действия ООО "Арома Трейд" по регистрации товарного знака по свидетельству N 242247 являются актом недобросовестной конкуренции и нарушают права Компании "Парфюмс Корания Сарл.", использующей одноименный товарный знак в отношении однородных товаров и услуг, начиная с 1995 г. на основании регистрации Государственного института промышленной собственности Франции.

Таким образом, лицом, оспаривающим предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 242247, выступала Компания "Парфюмс Корания Сарл." (Parfums Corania s.a.r.l).

Однако указанная компания не была привлечена судом к участию в настоящем деле, несмотря на то, что наличие спора о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 242247, с участием данной компании и ООО "Арома Трейд", следовало из содержания представленного в материалы дела отзыва Роспатента и проверки изложенных в нем сведений.

При этом следует отметить, что участвующий в настоящем деле представитель второго ответчика - ООО "Арома Трейд", не возражавший против иска (л.д.82), при том, что его удовлетворение должно повлечь для ответчика отрицательные последствия, не сообщил суду об участии данной организации при рассмотрении иных дел с участием Компании "Парфюмс Корания Сарл.", в рамках которых исследовался вопрос о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 242247.

Суд кассационной инстанции считает, что непривлечение указанной компании к участию в деле могло привести к неполному исследованию обстоятельств, имеющих значение для дела и, как следствие, вынесению неправильного решения.

Кроме того, разрешение вопроса о законности оспоренного договора уступки права на товарный знак по свидетельству N 24227 предопределяет необходимость для суда сделать вывод о правомерности либо неправомерности использования (регистрации) указанного товарного знака лицами, заключившими данный договор.

Рассмотрение иска, заявленного по настоящему делу, могло нарушить права и законные интересы Компании "Парфюмс Корания Сарл." (Parfums Corania s.a.r.l) как правообладателя товарного знака со словесным обозначением "Шаман", который не был привлечен к участию в деле (ст. 42 АПК РФ).

С учетом изложенного, обжалуемое решение не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене на основании ч.ч. 1, 3, п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ, с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, обсудить вопрос о привлечении к участию в деле Компании "Парфюмс Корания Сарл.", сделать вывод о том, какие из обстоятельств, установленных по делам NN А40-74708/06-144-272, А40-11657/07-15-72 имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела, проверить доводы Компании "Парфюмс Корания Сарл." о несоответствии договора от 20.09.2005 г. залога исключительных прав на товарный знак N 242247 требованиям п. 1 ст. 6, ст. 11 Закона о залоге от 29.05.1992 г. N 2872-1 и об избрании истцом ненадлежащего способа защиты права с учетом п.п. 3 п. 2 ст. 351 ГК РФ, устанавливающего правовые последствия нарушения требования о необходимости согласия на отчуждение предмета залога, после чего принять новый судебный акт по делу, отразив в нем мотивы, по которым суд согласится с доводами участвующих в деле лиц или отклонит их.

На основании установленного, при правильном применении норм права вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 9 июня 2009 года по делу N А40-13239/09-67-154 отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.А. Петрова

Судьи

Н.В. Тарасова

Э.Г. Хомяков