Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 октября 2010 г. N КА-А40/13088-10 по делу N А40-172149/09-51-1262 Признавая незаконным решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд исходил из наличия сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и товарными знаками истца, а также однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, при наличии более ранней регистрации товарных знаков истца

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 27 октября 2010 г. N КА-А40/13088-10 по делу N А40-172149/09-51-1262

ГАРАНТ:

По данному делу см. также определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 октября 2010 г. N КА-А40/13088-10 по делу N А40-172149/09-51-1262 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Кузнецова А.М.,

судей Долгашевой В.А., Туболец И.В.,

при участии в заседании:

от заявителя: 1) Чупрыгина С.В., доверенность б/н от 16.07.2010 г., доверенность б/н от 11.01.2010 г.; 2) Кузьмина М.Д., доверенность б/н от 27.05.2010 г.;

от государственного органа: 1) Ковалевой О.А., доверенность N 01/25-472/41 от 08.07.2010 г.; 2) Шеманина Я.А., доверенность N 10/25-743/41 от 09.11.2009г.;

от третьего лица: 1) Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" - Ковалевой О.А., доверенность N 41-1135-12 от 28.04.2010 г.; Шеманина Я.А., доверенность N 41-111-12 от 20.01.2010 г.; 2) общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "БП-Инза" - не явился, извещен;

рассмотрев 20 - 26 октября 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (государственного органа) на постановление от 27 июля 2010 года N 09АП-14671/2010-АК Девятого арбитражного апелляционного суда принятое судьями Пронниковой Е.В., Векличем Б.С., Якутовым Э.В., по делу N А40-172149/09-51-1262 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Рубеж-Плюс Регион" об оспаривании ненормативного акта к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам третьи лица: Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "БП-Инза", установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-Плюс Регион" (далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент), о признании незаконным решения об отказе в удовлетворении возражений от 18.09.2009 и признании недействительным предоставления правовой охраны по товарному знаку по свидетельству N 355063.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 6 апреля 2010 года в части требований о признании недействительным предоставления правовой охраны по товарному знаку по свидетельству N 355063 производство по делу прекращено, в удовлетворении остальных требований отказано.

Суд первой инстанции исходил из того, что сопоставляемые товарные знаки имеют различия по семантическому и смысловому критериям, имеют пересечение только в части некоторых товаров 29 класса МКТУ.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2010 года судебный акт Арбитражного суда города Москвы изменен, оспариваемое решение Роспатента признано недействительным.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что несмотря на отдельные отличия, обозначение оспариваемого товарного знака "ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов" ассоциируется в целом с обозначением товарных знаков "ШЕФ-ПОВАР" заявителя за счет нивелирования слов "Павел Романов" в словесном элементе оспариваемого товарного знака, схожего графического выполнения словесных элементов, значительных размеров слов "ШЕФЪ-ПОВАР" в обозначении товарного знака, наличия звукового и смыслового сходства словесных элементов сопоставляемых товарных знаков.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, Роспатент обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить судебный акт ввиду несоответствия выводов суда обстоятельствам дела и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование своей кассационной жалобы Роспатент указывает, что фонетическое тождество словесных элементов "Шефъ-повар" / "Шеф-повар" не свидетельствует о сходстве данных обозначений в целом, что обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N 355063 кроме элемента "Шефъ-повар" содержит в своем составе словесный элемент "Павел Романов", который удлиняет его звуковой ряд, при этом придает указанному товарному знаку в целом отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и восприятие. Кроме того, отличительной особенностью является наличие буквы "Ъ", что способствует формированию у потребителей ассоциации с дореволюционным периодом времени и придает товарному знаку дополнительное смысловое значение. По мнению Роспатента, наличие в составе оспариваемого товарного знака оригинального, запоминающегося изобразительного элемента, который в силу своего размера и центрального расположения явно занимает пространственно доминирующее положение, дополнительно способствует признанию несходными сравниваемых товарных знаков.

В заседании суда кассационной инстанции в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 20 октября 2010 года до 26 октября 2010 года.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам обществом заявлено ходатайство о его замене в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) на закрытое акционерное общество "ПЛАТИНУМ ГРУП Б.В.", которое судом кассационной инстанции удовлетворено.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу Роспатента, составленный в порядке статьи 279 АПК РФ, в котором указало, что сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака установлено арбитражным апелляционным судом на основании независимой оценки доказательств, которая не подлежит переоценке.

Третьими лицами отзыв на кассационную жалобу Роспатента не представлен.

Дело рассмотрено в порядке п. 3 ст. 284 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции представителя общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "БП-Инза", надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании кассационной инстанции представители Роспатента и третьего лица доводы жалобы поддержали, просили обжалуемый судебный акт отменить как необоснованный и незаконный.

Представитель заявителя в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, полагая, что оспариваемое постановление является законным и соответствует имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность обжалуемого судебного акта, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и возражениях относительно жалобы, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, обществу принадлежат исключительные права на словесные товарные знаки: "ШЕФ-ПОВАР" по свидетельству N 203086 с датой приоритета 19.05.1999 г. (далее - товарный знак 1), "Шеф-Повар" - по свидетельству N 259146 с датой приоритета 29.11.2002 г. (далее - товарный знак 2).

Товарный знак "ШЕФ-ПОВАР" по свидетельству N 259146 является словесным и выполнен стандартным шрифтом с небольшим наклоном вправо заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 33 классов МКТУ.

Товарный знак "ШЕФ-ПОВАР" по свидетельству N 203086 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

02.07.2008 г. на имя ООО "Торговый Дом "БП-Инза" зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 355063 с приоритетом от 04.12.2006г.

Данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов", выполненный в кириллическом написании оригинальным образом на фоне изобразительных элементов: праздничной ленты и портрета человека в одежде повара на красном фоне. Словесный элемент "ШЕФЪ-ПОВАР" не является предметом самостоятельной правовой охраны. Знак охраняется в красном, белом, зеленом, желтом, коричневом, черном, телесном и сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, услуг 35, 40, 43 классов МКТУ.

15.09.2008 г. в Палату по патентным спорам Роспатента поданы возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063.

Возражения мотивированы тем, что регистрация товарного знака произведена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Решением от 18.09.2009 г. в удовлетворении возражений заявителя отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 355063 оставлена в силе.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его незаконным.

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания ненормативного правового акта недействительным является несоответствие акта закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Суд апелляционной инстанций правильно применив положения пунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 N 4322), пунктов 6.3, 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (приложение к Приказу Российского агентства по патентам и товарным знакам от 27.03.1997 N 26) пришел к выводу, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с товарными знаками по свидетельствам N 259146 и N 203086.

Судом установлено фонетическое и графическое сходство в общем зрительном впечатлении словесных элементов оспариваемого товарного знака ("ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов") и противопоставленных товарных знаков ("ШЕФ-ПОВАР") за счет выделения слов "ШЕФЪ-ПОВАР" (крупным жирным печатным шрифтом на праздничной ленточке) и визуального отделения и нивелирования слов "Павел Романов" (расположены внизу, более мелким шрифтом, без выделения, менее контрастным цветом).

Кроме того, определяя смысловое (семантическое) сходство апелляционный суд отметил, что словесный элемент "Павел Романов" не меняет общее содержание словесного элемента "ШЕФЪ-ПОВАР" и не вносит в смысловое значение словесного элемента "ШЕФ-ПОВАР", обозначающего принадлежность лица к профессиональной группе, ничего нового.

Таким образом, оценка апелляционным судом признаков словесных обозначений оспариваемого товарного знака и противопоставляемых товарных знаков показала, что они являются фонетически, графически и семантически сходными, что обусловило вывод об их сходстве до степени смешения.

Определяя однородность товаров и услуг, обозначенных в свидетельствах на спорный товарный знак и противопоставляемые товарные знаки, суд руководствовался статьей 4 Закона о товарных знаках и пунктом 14.4.3 Правил, согласно которых однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судом установлено, что товары 29 класса МКТУ - овощи консервированные в отношении оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами "овощи, подвергнутые тепловой обработке" товарного знака 2. Это связано с тем, что данные товары входят в одну группу товаров - овощи, подверженные тепловой обработке; представляют один вид товаров и являются взаимозаменяемыми, являются товарами массового потребления. Учитывая низкую степень внимательности потребителя при приобретении продуктов, создается не только возможность, но и неизбежность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Являются однородными товары 29 класса МКТУ продукты рыбные, рыба консервированная в отношении оспариваемого товарного знака и рыбные пищевые продукты, рыба (за исключением живой) в отношении товарного знака 1 заявителя, а также рыба (неживая) товарного знака 2 заявителя. Товары "рыба, за исключением живой", а также "рыба неживая", в отношении товарных знаков Общества включают в себя продукты рыбные, рыбу консервированную, которые зарегистрированы в отношении оспариваемого товарного знака, т.е. данные товары имеют одно назначение.

Однородными являются также товары 29 класса МКТУ: мясо; мясо консервированное; птица домашняя (неживая); свинина в отношении оспариваемого товарного знака и мясо товарного знака 1 заявителя; мозг костный пищевой в отношении оспариваемого товарного знака и субпродукты в отношении товарного знака 2. Это связано с тем, что они в части совпадают (в части товара - мясо), а также товары мясо включают товары оспариваемого товарного знака мясо консервированное; птица домашняя (неживая); свинина; мозг костный пищевой относится к субпродуктам.

Также услуги 35, 40 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 29, 30, 31 и 32 классов товаров МКТУ, принимая во внимание, что указанные услуги связаны с реализацией пищевых продуктов и их распространением, а для потребителя процесс оказания услуги и рекламы неразрывно связан с самим товаром. Следовательно, имеется вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности оказываемых услуг 35, 40 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака одному производителю, выпускающему товары под товарными знаками общества.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции пришел обоснованному к выводу об однородности товаров и услуг, указанных в свидетельстве N 355063 оспариваемого товарного знака и в свидетельствах N 259146, N 203086 противопоставляемых товарных знаков.

Поскольку апелляционным судом было установлено как сходство до степени смешения товарных знаков, так и однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, при наличии более ранней регистрации товарных знаков общества, правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 355063 подлежала прекращению, а возражения заявителя от 15.09.2008 г. - удовлетворению.

Доводы Роспатента относительно того, что словесный элемент "Павел Романов" придает словосочетанию "ШЕФЪ-ПОВАР" иное фонетическое, графическое и семантическое значение, что свидетельствует об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и противопоставляемых товарных знаков в целом, подлежит отклонению как несоответствующий действительности.

Как усматривается из материалов дела, по свидетельству N 355063 подлежало регистрации комбинированное обозначение, включающее в себя словесные обозначения "ШЕФЪ-ПОВАР" и "Павел Романов", а также изображение повара.

При этом доминирующее положение в пространстве знака занимает изображение повара, а далее словесное обозначение "ШЕФЪ-ПОВАР", выделенное зеленым шрифтом на фоне ленты желтого цвета. Словосочетание "Павел Романов", напротив, расположено внизу графической композиции, напечатано более мелким, нежирным желтым цветом.

Следовательно, при обращении внимания на данный товарный знак у потребителя в первую очередь возникают ассоциации с человеком, относящимся к определенной профессии, наименование которой "ШЕФ-ПОВАР".

За счет визуального выделения словесного обозначения "ШЕФЪ-ПОВАР" и отстранения обозначения "Павел Романов", последнее воспринимается как второстепенное, несущее вспомогательное значение по отношению к первому.

В связи с чем, у потенциального потребителя создается впечатление, что он приобретает товар либо получает услугу от производителя/исполнителя, которому принадлежат права на товарный знак "ШЕФ-ПОВАР". А такие элементы как словесное обозначение "Павел Романов", или "Ъ" в словосочетании "ШЕФЪ-ПОВАР" могут рассматриваются им в качестве стилистических новшеств в оформлении известного им уже товарного знака.

При таких обстоятельствах судом апелляционной инстанций сделан правильный вывод о нарушении Роспатентом при регистрации товарного знака по свидетельству N 355063 норм Закона о товарных знаках и незаконности решения от 18.09.2009 г. об отказе в удовлетворении возражений общества.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены апелляционным судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Иная оценка установленных судом фактов процессуальным законом к компетенции суда кассационной инстанции не отнесена.

Суд кассационной инстанции считает, что доводы кассационной жалобы ошибочны и основаны на неправильном толковании норм законодательства, регламентирующего спорные отношения, а поэтому отклонены. При этом ни в кассационной жалобе, ни в пояснениях представителей Роспатента и третьего лица данных в ходе судебного разбирательства в суде кассационной инстанции, не приведено доказательств, указывающих на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции о применении нормы права установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, так как не усматривает процессуальных нарушений при принятии названного постановления, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286, п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2010 г. по делу N А40-172149/09-51-1262 - оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.М. Кузнецов

Судьи

В.А. Долгашева

И.В. Туболец