Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2012 г. N ВАС-16577/11 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Г.Г.Поповой, судей О.М.Козырь, Е.М.Моисеевой рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ЛИНА" (г.Рязань) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу N А40-2569/11 27-22, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 по тому же делу.

СУД УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЛИНА" (далее - общество "ЛИНА") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Макдоналдс" (далее - общество "Макдоналдс") о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование словесного товарного знака "С ПЫЛУ С ЖАРУ", о запрете ответчику размещать обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" на упаковках реализуемых товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), и обязании ответчика уничтожить использующуюся для введения в оборот товаров 30 класса МКТУ упаковку с размещенным на ней обозначением "С ПЫЛУ, С ЖАРУ".

Суд установил: решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 решение от 05.03.2011 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 указанные судебные акты оставлены без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора, общество "ЛИНА" просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении судами статей 1229, 1483, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Кодекс), и удовлетворить иск.

Рассмотрев заявление общества "ЛИНА", изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "ЛИНА" является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" по свидетельству N 405078 с приоритетом от 25.06.2009 в отношении товаров 30 класса МКТУ: блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий.

Установив факт продажи ответчиком 11.06.2010 в розничной торговой сети сандвича, маркированного наряду с товарными знаками ответчика "ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ", "БИГ ТЕЙСТИ" и стилизованной буквы "М" товарным знаком истца в виде словесного обозначения "С ПЫЛУ С ЖАРУ", общество "Лина" обратилось к обществу "Макдоналдс" с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца.

Ответчик не признал факт использования чужого товарного знака и отказался прекратить реализацию товаров в указанной упаковке, поэтому общество "ЛИНА" обратилось в арбитражный суд с требованиями о защите своих прав.

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из отсутствия факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

При этом суды указали, что по смыслу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) основное назначение товарного знака состоит в способности индивидуализировать товар конкретного лица и позволять отличать товары одного производителя от другого. Между тем, у товарного знака "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" отсутствует различительная способность, поскольку данное словесное обозначение является фразеологизмом, устойчивым общераспространенным выражением, характеризующим качество и свойства товара, так как указывает на то, что предлагаемый к продаже товар является горячим, свежеизготовленным, готовым к употреблению продуктом.

Установив, что обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" выполнено мелким шрифтом и размещается ответчиком на боковой стороне упаковки сандвича с 2008 года, то есть до даты приоритета товарного знака истца, а также, учитывая, что на упаковках товара размещены охраняемые элементы товарных знаков "ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ", "БИГ ТЕЙСТИ", в виде стилизованной буквы "М", правообладателем которых является ответчик, и которые обладают высокой различительной способностью и являются доминирующими на упаковке, суды пришли к выводу об использовании ответчиком спорного обозначения с целью описания свойств своего товара как горячего и свежеизготовленного без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения своего товара, поэтому признали, что использование ответчиком товарного знака истца не приводит потребителей к смешению товаров и их производителей, поэтому не является правонарушением.

Кроме того, суды признали, что спорное обозначение используется ответчиком на упаковке товара, не однородного с товарами истца, в отношении которых зарегистрирован товарный знак в виде обозначения "С ПЫЛУ С ЖАРУ", поскольку сандвичи не могут быть отнесены ни к одному из видов продукции, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и при их изготовлении используются разные ингридиенты.

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса при нарушении исключительного права, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 данной статьи).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Таким образом, размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5.03. 2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - правила).

Из пункта 14.4.2 правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Между тем, суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке иных обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Таким образом, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца.

Кроме того, судебная коллегия считает необоснованным вывод судов о неоднородности товара, на упаковке которого ответчик размещает спорное обозначение (сэндвич "БИГ ТЕЙСТИ", относящийся к товарам 30 класса МКТУ - сэндвичи с мясом, рыбой, цыпленком) и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (блины, равиоли, кондитерские и пирожковые изделия с начинкой, относящиеся к 30 классу МКТУ).

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 и от 24.12.2002 N 10268/02.

Однако суды не дали правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении сэндвичей, и признав, что товары изготавливаются из разных ингридиентов.

Между тем, сравниваемые товары относятся к одному роду - продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности, свидетельствует об их однородности.

Суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

В силу статьи 1512 Гражданского кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 Кодекса) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 Кодекса).

Отказ в иске по приведенному основанию прямо противоречит нормам Гражданского кодекса и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N5/29).

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29 также разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Поскольку в судебных актах отсутствует вывод о злоупотреблении правом со стороны истца при государственной регистрации его товарного знака и в материалах дела такие доказательства отсутствуют, суд не вправе был отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации товарного знака.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, противоречат правовым позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности, поэтому на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А40-2569/2011-27-22 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011.

2. Направить копии определения, заявления и прилагаемых к ним документов лицам, участвующим в деле.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора в срок до 26 марта 2012 года.

Председательствующий судья

Г.Г. Попова

Судьи

О.М. Козырь Е.М. Моисеева