Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 октября 2008 г. N КГ-А40/7836-08 Отказывая в иске о взыскании компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака, суд исходил из отсутствия сходства до степени смешения между обозначением, использованным на диске, распространяемом ответчиком, и товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 6 октября 2008 г. N КГ-А40/7836-08
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2008 г.

ООО "Издательство "Акелла-1" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Ч. о взыскании 100.000 руб. компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака "Корсары".

Решением от 19 марта 2008 г., оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2008 г. N 09АП-5169/2008-ГК, в удовлетворении иска отказано.

Отказывая в удовлетворении требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия сходства до степени смешения между обозначением, использованном на DVD-диске "Антология Корсаров", распространяемом ответчиком, и товарным знаком "Корсары", исключительные права на который принадлежат истцу.

В кассационной жалобе ООО "Издательство "Акелла-1" ссылается на то, что судебные акты первой и апелляционной инстанций не основаны на нормах права и не соответствуют материалам дела, что суды обеих инстанций неправильно применили нормы права, подлежащие применению, в связи с чем просит решение и постановление отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Заявитель указывает, что вывод судов обеих инстанций о том, что сходство до степени смешения должно определяться на основании совокупности трех параметров: смысловому (семантическому), звуковому (фонетическому) и визуальному (графическому), противоречит статье 5 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, что судами не были применены пункты 14.4.2.2 и 14.4.2.4 этих Правил и не был определен доминирующий элемент в сравниваемом с товарным знаком обозначении.

Ответчик в заседание не явился, извещался по последнему известному суду месту своего нахождения, поэтому процессуальных препятствий для рассмотрения дела в отсутствие этого лица не имеется.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав объяснения истца и проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Истец является обладателем исключительных права на товарный знак "Корсары" на основании свидетельства от 02.06.2006 г. N 37860 с приоритетом от 16.06.2004 г. в отношении товаров и услуг 9 и 38 классов МКТУ.

Согласно свидетельству о регистрации товарного знака от 02.06.2006 г. N 37860 комбинированный словесно-изобразительный товарный знак "Корсары" представляет собой обозначение в желтом, белом и черном цвете слова "Корсары" оригинальным стилизованным шрифтом в прямоугольнике, в котором заглавная буква "К" исполнена в виде сабли, вместо буквы "о" помещено изображение черепа и перекрещивающихся костей.

На упаковке DVD-диска, проданного ответчиком 04.11.2007 г. через торговый павильон, расположенный у входа в универсам "Два капитана" (Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 31), указано, что на нем записаны компьютерные игры: "Корсары 1: Проклятие дальних морей", "Корсары 2: Пираты Карибского моря", "Корсары 3: Возвращение легенды".

Слово "Корсары" на упаковке DVD-диска исполнено другим шрифтом и иным цветом.

Согласно статье 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно статье 5 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 4 статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 этих же Правил комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы, исследованию подлежат значимость положения, занимаемого сходным элементом в комбинированном обозначении.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил.

При сравнении названия программы для ЭВМ на упаковке DVD-диска и товарного знака истца судами было установлено, что при наличии звукового сходства, обозначение, использованное для обозначения названия программы для ЭВМ на упаковке диска, не имеет графического сходства с товарным знаком истца - отсутствует единство зрительного восприятия этих объектов, использованы различные виды шрифтов, цвета.

Суды не нашли и семантического сходства обозначений, т.к. в наименовании программы для ЭВМ существенным элементом является не только слово "корсары", но и слово "Антология", которое отсутствует в товарном знаке. На упаковке также отсутствует один из элементов товарного знака - изображение черепа и перекрещенных костей, заменяющее букву "о", на который в товарном знаке падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Оценивая доводы истца, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что при общеизвестном значении слова корсаров как широко распространенного в период XVI-XVII веков пиратства, само по себе (при отсутствии других элементов) проставление на сборнике игр выражения "Антология Корсаров" не может являться безусловным свидетельством относимости поименованных таким образом товаров к производимой или реализуемой истцом продукции.

Доводы кассационной жалобы ООО "Издательство "Акелла-1" направлены на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанций, что выходит за круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции.

В силу указанных обстоятельств обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения как принятые в соответствии с действующими нормами права и не противоречащие имеющимся в материалах дела доказательствам и установленным судами обстоятельствам.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 марта 2008 г. по делу N А40-67597/07-5-590 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2008 г. N 09АП-5169/2008-ГК по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.