Договоры о распоряжении исключительным правом на интеллектуальную собственность: сегодня и завтра (В.В. Сова, журнал "Имущественные отношения в Российской Федерации", N 12, декабрь 2015 г.)

Договоры о распоряжении исключительным правом на интеллектуальную собственность: сегодня и завтра*(1)

В.В. Сова,

начальник отдела правового обеспечения предоставления

государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной

собственности, кандидат юридических наук (г. Москва)

Журнал "Имущественные отношения в Российской Федерации", N 12, декабрь 2015 г., с. 8-13.

За более чем 20-летнюю историю применения постсоветского законодательства у участников гражданских правоотношений в сфере интеллектуальной собственности сложилось определенное представление о содержании договоров о распоряжении исключительным правом, что происходило на фоне роста их числа*(2). Исходя из сложившегося представления стороны по-разному подходят к составлению подобных договоров и толкованию их содержания, не соотнося их с природой договора и существующим законодательством, что в некоторых случаях приводит к судебным спорам. При этом воззрения сторон отражаются даже на структуре и объеме заключаемых договоров.

Так, на практике сложились два подхода к содержанию договоров коммерческой концессии. У одних сторон договор коммерческой концессии по своему содержанию близок к обычному лицензионному договору. Такие договоры занимают не более четырех-пяти страниц. В основном в них затрагиваются вопросы, связанные с предоставлением права использования комплекса исключительных прав. Другие стороны, заключая такой договор, более детально подходят к урегулированию в нем взаимоотношений. В договоре прописываются не только вопросы, связанные с предоставлением права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, но и ряд других вопросов, например:

- порядок и сроки подготовки (или строительства, если это необходимо), закрытия предприятий, на которых предполагается использование интеллектуальной собственности, являющейся объектом договора;

- внешнее и внутреннее оформление договора;

- требования к внешнему виду работников предприятия;

- требования к порядку действий работников предприятия в тех или иных случаях.

Даже традиционные для договоров о предоставлении исключительного права вопросы решаются более детально. Нередко в договорах коммерческой концессии указывается конкретная территория (вплоть до здания), на которой планируется разместить новые предприятия пользователя, или отдельным пунктом прописывается обязанность пользователя согласовать с правообладателем такую территорию. Также в договор может быть включен порядок согласования. Фактически пользователь получает информацию о правилах ведения бизнеса, разработанных правообладателем и приносящих ему доход. Все это влияет на объем заключаемого договора. При такой детальной регламентации взаимоотношений сторон договор коммерческой концессии может состоять из 30-80 страниц.

Как представляется, именно такой подход к содержанию договора коммерческой концессии позволяет полностью использовать потенциал этой договорной конструкции и приносит наибольшую выгоду обеим сторонами договора. Однако необходимо понимать, что любое из включенных в договор о распоряжении исключительным правом условий впоследствии может стать поводом для спора, в том числе судебного, что можно продемонстрировать материалами дела N А65-4166/2010-CA3-36.

Статья 1033 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) допускает включать в договор коммерческой концессии различные ограничения прав сторон. Так, согласно указанной статье "Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в частности, могут быть предусмотрены:

- обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;

- обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав".

Между тем анализ статьи 1033 ГК РФ показывает, что подобные ограничения включаются в договор коммерческой концессии по желанию самих сторон. Заключение подобного договора не означает автоматическое применение таких ограничений, что подтверждается судебной практикой.

Согласно материалам дела N А65-4166/2010-CA3-36 ООО "Агроторг" и компания "Спик глобал лимитед" заключили лицензионный договор от 14 мая 2002 года о предоставлении ООО "Агроторг" права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 188059 и 188253. Пользуясь предоставленным правом, ООО "Агроторг" заключило с ООО "Ак Барс Торг" возмездный договор коммерческой концессии от 15 декабря 2004 года. Согласно этому договору ООО "Ак Барс Торг" получал на срок действия договора комплекс исключительных прав (в том числе прав на указанные товарные знаки), использование которого допускалось на территории города Казани и Республики Татарстан. Впоследствии, заключив с компанией "Спик глобал лимитед" договор об отчуждении исключительного права от 16 декабря 2008 года, ООО "Агроторг" приобрело исключительное право на указанные товарные знаки, начав вскоре после этого на территории Республики Татарстан торговую деятельность с их использованием.

Узнав об этом, ООО "Ак Барс Торг" обратилось в антимонопольный орган с жалобой на недобросовестные действия ООО "Агроторг". Решением антимонопольного органа ООО "Агроторг" было признано нарушившим части 1 и 2 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Его действия по использованию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 188059 и 188253 одновременно с ООО "Ак Барс Торг" было признано актом недобросовестной конкуренции.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО "Агроторг" обратилось в арбитражный суд. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ООО "Ак Барс Торг" передано на период действия договора коммерческой концессии право на единоличное и самостоятельное использование прав на товарные знаки (знаки обслуживания) на территории Республики Татарстан, и признал, что ООО "Агроторг" совершает действия, квалифицированные как недобросовестная конкуренция, поскольку они направлены на получение преимуществ.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что стороны не включили в договор коммерческой концессии условие о запрете правообладателю осуществлять аналогичную деятельность на территории Республики Татарстан, хотя были вправе это сделать. Они ограничились только запретом ООО "Агроторг" предоставлять аналогичный комплекс прав на этой территории третьим лицам. Суд апелляционной инстанции признал, что правообладатель не теряет исключительное право на товарный знак и может использовать его в своей деятельности независимо от пользователя, в том числе на территории Республики Татарстан, не нарушая при этом гражданское и антимонопольное законодательство, а суд первой инстанции неверно истолковал условия договора и необоснованно признал законной и доказанной квалификацию действий общества как недобросовестная конкуренция.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что действия ООО "Агроторг" правомерно квалифицированы как недобросовестная конкуренция, указав, что единственным пределом установления различного рода ограничений прав сторон по договору коммерческой концессии является антимонопольное регулирование, и отменил постановление суда апелляционной инстанции.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, поддержав позицию суда апелляционной инстанции, отменил решение суда кассационной инстанции, при этом отметив в своем решении*(3), что поскольку положения статьи 1033 ГК РФ прямо предусматривают право сторон включить в договор коммерческой концессии определенные ограничения, такие ограничения при отсутствии их установления в договоре не могут предполагаться и, следовательно, применяться к отношениям сторон.

Также обращает на себя внимание тот факт, что, заключая договор о распоряжении исключительным правом, стороны включают в него условия, которые при внимательном изучении не имеют какой-либо практической пользы, а лишь утяжеляют договор, делая его более громоздким и сложным для восприятия. Подобная практика касается даже преамбулы договора, в которую на практике включают следующие пункты:

- лицензиар является обладателем исключительного права на определенный товарный знак, в отношении которого заключается договор;

- лицензиат желает на условиях заключаемого договора приобрести исключительную или неисключительную лицензию (вид лицензии зависит от конкретной договоренности сторон) на условиях, изложенных в заключаемом договоре.

Как представляется, второй пункт - декларационный, поскольку сам факт заключения лицензионного договора свидетельствует о том, что лицензиат желает получить право использовать интеллектуальную собственность, в отношении которой заключается договор, на условиях, которые в нем изложены. Исключение этого пункта не повлияет на объем прав и обязанностей, возникающих у сторон в результате заключения лицензионного договора.

Что касается первого пункта договора, то он перекликается с другим положением, которое чаще можно увидеть в договоре коммерческой концессии и лицензионном договоре. Речь идет о том, что лицо, предоставляющее исключительное право, гарантирует, что является правообладателем исключительного права. Это условие, вероятно, призвано успокоить лицо, которому передается или предоставляется право. Однако, включая такое условие, стороны не учитывают природу лицензионных договоров. Еще в римском праве было известно, что "никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам". Эта аксиома активно применяется и сейчас, в том числе в судебной практике*(4).

Между тем в соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионным договорам стороной, предоставляющей право, выступает сам правообладатель. Таким образом, если лицензионный договор заключает лицо, не являющееся правообладателем, то такой договор является недействительным. Более того, представляется, что, заключая подобный договор, лицо, не являющееся правообладателем, нарушает охраняемые законом интересы правообладателя. В связи с этим такой договор в силу пункта 2 статьи 168 ГК РФ может быть признан ничтожной сделкой. Указанные обстоятельства касаются и сублицензионных договоров, и договоров коммерческой субконцессии с учетом их особенностей.

На практике встречаются случаи, когда стороны включают в договоры об отчуждении исключительного права положение, согласно которому с момента получения уведомления о регистрации договора правообладатель обязан прекратить любое использование товарного знака, являющегося объектом договора. При этом такая формулировка включается в договоры, заключаемые не только в отношении товарных знаков.

Приведенная формулировка представляется неоднозначной.

С одной стороны, она раскрывает положение статьи 1229 ГК РФ. Заключая договор об отчуждении исключительного права, правообладатель добровольно навсегда передает свое исключительное право в полном объеме другому лицу, а сам перестает быть правообладателем. Таким образом, он переходит в категорию лиц, которым в соответствии со статьей 1229 ГК РФ требуется согласие правообладателя для использования интеллектуальной собственности. Следуя этой точке зрения, включение в договор указанной формулировки нецелесообразно.

С другой стороны, подобная формулировка может быть истолкована следующим образом. С момента получения уведомления о регистрации договора правообладатель после перехода исключительного права к приобретателю обязуется никогда не использовать товарный знак, являющейся объектом договора, даже если в дальнейшем он получит на это право на каком-либо законном основании (например на основании лицензионного договора). Исходя из такого толкования анализируемая формулировка может рассматриваться как ограничение прав правообладателя, а ее включение в договор представляется для правообладателя обременительным. Необходимо отметить, что аналогичное условие включается и в лицензионные договоры в качестве обязанности лицензиата.

В договор об отчуждении исключительного права стороны нередко включают такие условия, как:

- перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), содержится в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания);

- исключительное право на интеллектуальную собственность, передаваемое правообладателем приобретателю, представляет собой исключительное право пользования и распоряжения интеллектуальной собственностью*(5).

Даже при поверхностном анализе можно понять, что подобные формулировки имеют информативный характер. Особенно это касается второго условия, которое не несет специальную нагрузку и не порождает дополнительные права и обязанности стороны, а лишь знакомит стороны договора с природой исключительного права.

Это лишь немногие примеры условий, которые стороны включают в договоры о распоряжении исключительным правом. Представляется, что отсутствие подобных условий в договорах не повлияет на регулируемые договором отношения между сторонами и позволит избежать в дальнейшем осложнений, которые при определенных обстоятельствах могут перерасти в судебное разбирательство. Например, может возникнуть ситуация, когда названные условия, включенные в преамбулу, будут отличаться от изложенного непосредственно в тексте договора. Это может быть воспринято как внутреннее противоречие и привести к разбирательству по поводу того, что конкретно имелось в виду при заключении договора.

Между тем в сложившейся практике, связанной с содержанием договоров о распоряжении исключительным правом, в ближайшее время неизбежны определенные изменения, которые связаны с внесением изменений в четвертую часть ГК РФ, вступивших в силу с 1 октября 2014 года. В первую очередь это касается условий договоров о вознаграждении. Новые редакции статей 1234 и 1235 ГК РФ исключают возможность заключения безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров между коммерческими организациями. Теперь такие договоры в обязательном порядке должны предусматривать размер вознаграждения под угрозой признания договора незаключенным.

Кроме того, сторонам лицензионных договоров, заключаемых в отношении товарных знаков, раскрывая предмет договора, необходимо будет в обязательном порядке указывать перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использовать товарный знак.

Как представляется, указанные изменения в законодательстве не должны стать проблемой для сторон договорных отношений, поскольку на практике уже сложились определенные формулировки таких условий для самых разных случаев.

Так, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака, уже давно включается в текст лицензионного договора. И когда требуется предоставить право на использование товарного знака в отношении не отдельных товаров или услуг, а целых классов или даже всех классов МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, стороны крайне редко поименно перечисляют все товары или услуги. Во многих случаях в текст договора включается формулировка, согласно которой право использования товарного знака предоставляется в отношении всех товаров (услуг), включенных в определенный класс, или всех классов МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Изменения в законодательстве потребуют большей внимательности к самому факту их включения в тексты договоров.

Следует обратить внимание на необходимость переосмысления условия лицензионных договоров о виде лицензии.

Пункт 1.1 статьи 1236 ГК РФ ограничил право лицензиара использовать интеллектуальную собственность теми пределами, в которых право использования не передано по договорам на условиях исключительной лицензии, если иное не вытекает из договора. С введением этого пункта от сторон лицензионных договоров требуется особая внимательность при формулировании условий о виде лицензии, чтобы они не пересекались в разных договорах. Как представляется, это может стать поводом для ожесточенных судебных споров.

В завершение целесообразно указать, что на практике стороны зачастую путают договор об отчуждении исключительного права с лицензионным договором и договором коммерческой концессии.

Исходя из анализа положений ГК РФ лицензионный договор и договор коммерческой концессии являются договорными конструкциями, на основании которых правообладатель разрешает третьим лицам использовать интеллектуальную собственность, исключительное право на которое принадлежит ему. При этом правообладатель не теряет своего исключительного права и далее продолжает оставаться его обладателем. В том числе по этой причине по лицензионному договору или договору коммерческой концессии предоставляется право на использование интеллектуальной собственности. В противовес указанным видам договоров по договору об отчуждении исключительного права происходит смена правообладателя, то есть у прежнего правообладателя исключительное право прекращается, а у нового возникает. В связи с этим согласно пункту 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительное право передается. Нередко это приводит к долгим судебным спорам, в которых суды вынуждены обращать внимание сторон на разницу между этими договорными конструкциями.

Так, рассматривая уже упомянутое дело N А65-4166/2010-CA3-36, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что в соответствии с нормами ГК РФ "отчуждение исключительных прав на товарные знаки возможно лишь в силу договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака), а передача права на использование товарного знака - по лицензионному договору или по договору коммерческой концессии"*(6). Президиум высшего судебного органа специально обратил внимание на то, что мнение об уступке, пусть даже частичной, исключительного права на основании договора коммерческой концессии ошибочно.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 года N 14-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ.

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2011 года N 2549/11 по делу N А65-4166/2010-CA3-36.

5. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 октября 2013 года по делу N А40-381/2013.

6. Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 24 января 2013 года по делу N А48-4113/2010.

7. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Марий Эл от 28 марта 2013 года по делу N 33-847.

8. Кассационное определение Хабаровского краевого суда от 2 декабря 2011 года по делу N 33-8708.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Первую публикацию материала статьи см.: // Патентный поверенный. 2015. N 2. С. 47-53.

*(2) Эта тенденция легко прослеживается в статистических данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, публикуемых в ее ежегодных отчетах.

*(3) Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2011 года N 2549/11 по делу N Д65-4166/2010-CA3-36.

*(4) См., например:

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 октября 2013 года по делу N А40-381/2013;

постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 24 января 2013 года по делу N А48-4113/2010;

апелляционное определение Верховного Суда Республики Марий Эл от 28 марта 2013 года по делу N 33-847;

кассационное определение Хабаровского краевого суда от 2 декабря 2011 года по делу N 33-8708.

*(5) В контексте этого условия стороны часто дополняют договор обязанностью правообладателя передать исключительное право в объеме, указанном в одном из пунктов договора.

*(6) Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2011 года N 2549/11 по делу N Д65-4166/2010-CA3-36.