О первых результатах работы президиума Суда по интеллектуальным правам (В.А. Корнеев, "Журнал Суда по интеллектуальным правам", N 6, декабрь 2014 г.)

О первых результатах работы президиума Суда по интеллектуальным правам

В.А. Корнеев,

кандидат юридических наук,

действительный государственный советник юстиции второго класса,

заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,

доцент кафедры интеллектуальных прав

Российской школы частного права,

главный научный редактор Журнала

Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", N 6, декабрь 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам - необычный суд. Его необычность проявляется во многих особенностях работы: и в том, что это первый специализированный суд; и в том, что его юрисдикция распространяется на всю страну; и в том, что в числе его судей есть специалисты с двумя высшими образованиями, у которых высшее юридическое образование дополняется высшим техническим или естественно-научным; и в том, что в его штате работает корпус советников - помощников судей по вопросам естественных и технических наук.

Еще одна его особенность структурная - если дела о защите интеллектуальных прав, подсудные Суду по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, рассматриваются, как и в других арбитражных кассационных судах, коллегиями из трех судей, то кассационный пересмотр судебных актов по делам, рассмотренным этим судом в качестве суда первой инстанции, осуществляется особым процессуальным органом - президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам рассматривает кассационные жалобы в составе председателя суда, заместителей председателя, председателей судебных составов и судьи-докладчика (судьи, которому для принятия к производству президиума распределяется кассационная жалоба методом случайного, автоматического распределения).

Если Суд по интеллектуальным правам начал работу с 03.07.2014, то президиум суда начал рассматривать кассационные жалобы чуть позже - с 26.11.2014 - после того как были вынесены первые решения судом в качестве суда первой инстанции.

За год с небольшим работы президиумом суда рассмотрено около двухсот пятидесяти кассационных жалоб. Безусловно, не все из них можно назвать интересными с чисто правовой точки зрения. Доводы части кассационных жалоб были направлены на переоценку доказательств, в некоторых кассационных жалобах стороны указывали на несоответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам.

Вместе с тем было много и таких, в которых ставился вопрос толкования законодательства. Именно такие кассационные жалобы, полагаю, и представляют наибольший интерес. Выделить какое-то обозримое их число оказалось очень сложно.

1. К числу интересных можно отнести постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 N СИП-296/2013, в рамках которого рассматривался вопрос о применении п.п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"; в силу которого не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника; если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Данное ограничение установлено в интересах обладателей исключительного права на соответствующие объекты авторского права и их правопреемников.

Закон, оперируя понятиями "название произведения", "персонаж произведения", "цитата из произведения", указывает на то, что данное основание для отказа в государственной регистрации применяется лишь в отношении произведений, под которыми с точки зрения положений ст. 1259 ГК РФ понимаются объекты авторского права.

Вместе с тем данная норма не дает однозначного ответа на вопрос о том, должны ли быть охватываемые этой нормой название, персонаж или цитата охраноспособными с точки зрения авторского права. Охраноспособность самого произведения не означает охраноспособности отдельных его частей. Охране авторским правом подлежат не любые части произведения (просто в силу того, что являются частью охраняемого произведения), а лишь те из них, которые сами по себе, в отрыве от остальной части произведения являются результатом творческого труда автора (п. 7 ст. 1259 ГК РФ).

По данному делу президиум Суда по интеллектуальным правам запрашивал мнение ученых и в итоге определил, что норма ст. 7 вышеуказанного закона (п.п. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ) применяется, если само произведение обладает признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права, а его название (персонаж, цитата), которое само по себе может не отвечать условиям охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения).

Именно таким является название произведения, анализировавшегося в рассматриваемом деле, - "Тихий Дон" М.А. Шолохова. Само произведение является объектом авторского права, а его название само по себе охраноспособным не является (это словосочетание существовало и использовалось задолго до написания М.А. Шолоховым романа), но при этом известно в Российской Федерации.

2. Не менее интересным было дело, с которого началась работа президиума Суда по интеллектуальным правам.

В силу подп. 2 п.п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (ст. 19), псевдониму (п. 1 ст. 1265 и подп. 3 п.п. 1 ст. 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Это основание для отказа в государственной регистрации товарного знака установлено в интересах известных в Российской Федерации физических лиц с точки зрения недопущения использования иными лицами их репутации для продвижения своих товаров.

При этом если использовано не точное имя (псевдоним), а похожее на него обозначение, то, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013 по делу N СИП-46/2013, учитывается восприятие соответствующего обозначения потребителями товаров (работ, услуг), содержащих соответствующее обозначение (выполняемых, оказываемых с использованием соответствующего обозначения). Необходимо устанавливать, считают ли потребители соответствующее обозначение производным от имени (псевдонима). При этом подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не охватывает случаи включения в товарный знак, например, географических обозначений, в свою очередь производных от имени известного человека.

3. Чуть подробнее хотелось бы остановиться на нескольких делах о различительной способности товарных знаков.

Ряд постановлений президиума связан с применением положений п.п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в соответствии с которыми не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Наличие различительной способности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, - это, как представляется, основное условие охраноспособности, поскольку составляет саму суть товарного знака: обозначение, не имеющее различительной способности, не может служить для индивидуализации товаров.

Отсутствие различительной способности обозначения - это главное основание отказа в регистрации товарного знака, по которому возникают судебные споры.

3.1. В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 N СИП-322/2013 обсуждался вопрос о наличии или отсутствии различительной способности у словесного обозначения "BELOMORCANAL".

Роспатент и суд первой инстанции по этому делу отметили, что такое обозначение различительной способностью не обладает, потому что длительное время используется несколькими производителями в отношении заявленных для регистрации товаров 34 класса МКТУ и однородных им, и не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары конкретного хозяйствующего субъекта.

В основу этого вывода положено то обстоятельство, что марка папирос "Беломорканал" создана во второй половине 1930 г. Впервые эти папиросы появились на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. "Беломорканал" - единственные папиросы, которые выпускаются по настоящее время несколькими производителями. При этом лицо, которое обратилось за регистрацией этого обозначения в качестве товарного знака, не являлось ни производителем папирос или иной табачной продукции, ни производителем папирос "Беломорканал".

Перед президиумом Суда по интеллектуальным правам был поставлен вопрос о том, достаточен ли сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Материалами дела и выступлениями лиц, участвующих в деле, подтверждалось, что основной причиной для отказа в государственной регистрации спорного товарного знака было то, что соответствующее обозначение пытается на себя зарегистрировать то лицо, которое к известности этого обозначения никакого отношения не имеет. При этом если такая регистрация товарного знака будет допущена, это лицо сможет пользоваться репутацией обозначения, заслуженной иными лицами. В глазах потребителей с лицом, которое обратилось за регистрацией товарного знака, это обозначение не ассоциируется.

Кроме того, реальные производители папирос под этой маркой предполагали зарегистрировать на себя коллективный товарный знак с соответствующим обозначением.

В этой ситуации надлежащее ли основание для отказа в государственной регистрации товарного знака выбрал Роспатент?

Как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, как следует из п. 1 ст. 1483 ГК РФ, обозначение, изначально не имеющее различительной способности, может приобрести такую способность в результате его использования. Для обозначения, изначально обладающего различительной способностью, наличие такой способности оценивается по отношению к конкретным товарам, поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров, сгруппированных по классам МКТУ, в настоящем деле - табачной и сопутствующей ей продукции. Вместе с тем в данном случае это правило было нарушено, и наличие различительной способности обозначения проверялось применительно не к товарам, а по отношению к субъекту регистрации.

По сути, обозначение проверялось на способность индивидуализировать товары именно данного конкретного производителя.

Вместе с тем различительная способность - это свойство обозначения. Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц. Так, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение.

Таким образом, реальные производители табачной продукции, использующие данное обозначение, лишатся возможности самим регистрировать товарный знак, в том числе коллективный.

Если бы было признано, что обозначение BELOMORCANAL не обладает различительной способностью в отношении табачной продукции, значит никто (не только лицо, в отношении которого рассматривался данный вопрос, но и любые иные лица, в том числе десятилетиями использовавшие соответствующее обозначение без регистрации его в качестве товарного знака) не смог бы зарегистрировать это обозначение в качестве товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал, что обстоятельства дела, установленные судом, свидетельствуют не об отсутствии различительной способности товарного знака или о его противоречии общественным интересам; а о том, что регистрация спорного обозначения, разработанного в 1932 г. и активно используемого с того времени многими предприятиями, на имя Компании, не имеющей отношения к разработке, продвижению данного товарного знака, а также не являющейся производителем товаров, для которых такой знак используется и регистрируется; противоречит требованиям ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Подобного рода решение препятствует государственной регистрации товарного знака в отношении конкретного лица, но оставляет открытым вопрос о возможности регистрации этого обозначения иными добросовестными лицами. Этот вопрос будет оцениваться уже в других делах с иными лицами и фактическими обстоятельствами.

3.2. В рамках рассмотрения президиумом Суда по интеллектуальным правам дела N СИП-75/2013 выявилось два вопроса в практике применения п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

1. Отказ в государственной регистрации обозначения со словесным элементом "спортивный" обусловлен тем, что оно не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров.

В соответствии с п. 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, услуги, указывающих на их вид и назначение.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции согласился с мнением Роспатента о том, что заявленное обозначение "СПОРТИВНЫЙ" не обладает различительной способностью, является описательным, а именно характеризует товары и указывает на их назначение.

Основным моментом, на который обратил внимание президиум Суда по интеллектуальным правам, был тот, что при оценке различительной способности заявленного на регистрацию обозначения следует рассматривать словесное обозначение не само по себе, с точки зрения русского языка и абстрактного смысла слова; а применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

При оценке различительной способности обозначения "спортивный" должно быть установлено, что не любые, а конкретные заявленные к регистрации товары 05 класса МКТУ имеют спортивное назначение и относятся к продуктам питания; а следовательно, будут ассоциироваться потребителем именно со спортивным питанием, которое включает различные спортивные пищевые добавки, биологически-активные добавки к пище, витаминные препараты; а также, что все заявленные к регистрации товары имеют отношение к продуктам питания.

2. Второй вопрос, на который президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание, - это вопрос единообразия практики.

Обеспечение единообразия судебной практики - одна из задач, стоящих перед судебной системой при рассмотрении споров. Дела с одинаковыми или аналогичными фактическими обстоятельствами должны решаться судом по одинаковым принципам для обеспечения правовой определенности.

Представляется, что такая же правовая определенность должна быть и во взаимоотношениях организаций и граждан с административными органами, в том числе с Роспатентом.

Вместе с тем практика Суда по интеллектуальным правам показывает, что так бывает далеко не всегда. В ходе судебного рассмотрения споров об оспаривании ненормативных правовых актов Роспатента неоднократно стороны обращали внимание на разные подходы Роспатента к оценке схожих обстоятельств при регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков.

Так, и в обсуждаемом деле был заявлен довод о том, что Роспатентом ранее была предоставлена правовая охрана товарному знаку SPORTY по международной регистрации N 781781 для однородных товаров 05 класса МКТУ при том, что значение словесного обозначение sporty аналогично значению словесного обозначения "спортивный".

Полагаем, что одной из задач Суда по интеллектуальным правам является не только обеспечение единообразной судебной практики при рассмотрении споров, связанных с охраной и защитой интеллектуальных прав; но и формирование единообразных подходов к применению законодательных норм Роспатентом.

Безусловно, как отмечалось во многих постановлениях Суда по интеллектуальным правам, решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Суд, рассматривая дело в отношении конкретного обозначения, не вправе проверить обстоятельства, связанные с государственной регистрацией других товарных знаков. Аналогичный подход сформулирован и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06.

Вместе с тем представляется, что критерии оценки охраноспособности сходных обозначений должны быть единообразными. Соответственно, в очередном деле, где возникнет вопрос оценки сходного обозначения, суд должен будет обеспечить такое единообразие.

3.3. В деле N СИП-161/2013 (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014) рассматривался вопрос о возможности регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом BERGLAND в качестве товарного знака для товаров 25 класса и услуг 35 класса МКТУ.

Государственная регистрация была осуществлена, а после этого было подано возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, так как спорное обозначение может быть воспринято российским потребителем как указание на место нахождения производителя товара. При этом слово BERGLAND, занимающее доминирующее положение в товарном знаке, полностью совпадает с названием географического объекта - маленького населенного пункта в Австрии. Кроме того, податель возражений ссылался на известность горнолыжных курортов Австрии, находящейся в Австрии сети отелей Bergland, а также на такое же название винодельческого региона в Австрии.

Кроме того, была высказана точка зрения о том, что поскольку правообладатель зарегистрирован в Московской области, то такая информация является ложной и может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара или его производителя.

Возражение было Роспатентом удовлетворено, правовая охрана товарного знака прекращена.

В деле об оспаривании данного решения Роспатента было два основных вопроса.

1. Любое ли название географического объекта не может быть использовано в товарном знаке, не обладает различительной способностью?

Судом сделан вывод о том, что географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, только если они способны восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров.

Главным с точки зрения оценки различительной способности обозначения является восприятие его потенциальным потребителем, поскольку главной функцией товарного знака является индивидуализация товара в глазах потребителей.

Потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Равным образом и при оценке возможности введения потребителей в заблуждение следует учитывать, что при отсутствии информации, которая может быть доступна рядовому потребителю, словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя; а, следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

2. На какой момент оценивается известность географического наименования?

Роспатент по данному делу высказывал позицию о том, что при рассмотрении возражений против регистрации товарного знака по данному основанию следует оценивать известность географического наименования на момент рассмотрения возражений.

Верно ли это? Не следует ли считать, что оценка известности или неизвестности обозначения как географическому названию должна быть дана по состоянию на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака?

Суд при рассмотрении данного дела не согласился с мнением Роспатента и признал, что известность географического наименования оценивается на дату приоритета товарного знака.

Появление в будущем нового географического объекта с названием, схожим с зарегистрированным обозначением; а равно обретение известности ранее существовавшим обозначением не порочат ранее зарегистрированный товарный знак, с которым потребители уже имели возможность начать связывать реализуемые товары.

При этом суд признал, что при рассмотрении возражений возможен учет обстоятельств, сложившихся после регистрации товарного знака, в том числе на дату подачи возражения, но только для установления тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака (например, для уяснения цели регистрации товарного знака с учетом его последующего использования).

Дело рассматривалось до вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В силу последнего абзаца п. 2 ст. 1512 ГК РФ в новой редакции положения подп. 1-3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (ст. 1513).

Данная новелла направлена в первую очередь на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии с учетом в том числе интенсивности использования товарного знака, приобретшего такую способность. Исходя из нового регулирования, правовая охрана такого товарного знака должна быть сохранена, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

Вместе с тем следует признать, что при обратной ситуации правило об учете обстоятельств на момент рассмотрения возражений, исходя, в том числе из подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, не должно применяться.

Если на момент государственной регистрации товарного знака он соответствовал условиям охраноспособности и обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не должна повлечь признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку на основании подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ даже с учетом последнего абзаца этого пункта. Применение этой нормы означало бы необходимость аннулирования записи в Государственном реестре товарных знаков с самого начала - с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака. Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он обладал различительной способностью, то правовая охрана должна действовать весь период, пока различительная способность сохраняется.

В этой ситуации подлежит применению не подп. 1 п. 2 ст. 1512, а подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается "на будущее" на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.