Энциклопедия судебной практики. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (Ст. 1513 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
(Ст. 1513 ГК)

1. Решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункт 52)

Согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2016 г. N С01-1074/2015 по делу N СИП-355/2015

В пункте 52 постановления Пленума N 5/29 содержится разъяснение о том, что согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

2. Законодателем предусмотрен специальный внесудебный порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в случае признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. N С01-1146/2014 по делу N СИП-14/2014

Системный анализ статей 1248, 1512, 1513 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что законодателем предусмотрен специальный порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в случае, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией.

Надлежащий внесудебный порядок подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из признания действий общества "1", связанных с приобретением и использованием исключительного права на комбинированный товарный знак, актом недобросовестной конкуренции решением Федеральной антимонопольной службы, заявителем не соблюден.

3. Суд вправе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией по собственной инициативе

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункт 63)

Суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2016 г. N С01-118/2016 по делу N СИП-379/2015

Как разъяснено в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

4. Требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, удовлетворению не подлежат

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункт 55)

В силу абзаца второго пункта 4 статьи 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.

С учетом изложенного судам следует исходить из следующего.

В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано.

Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

Предусмотренные настоящим пунктом данного постановления разъяснения применяются и к лицензионным договорам о предоставлении права использования товарного знака, заключенным до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку (пункт 6 статьи 1513 Кодекса).

5. Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны товарного знака

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 января 2012 г. N ВАС-16133/11

Отменяя судебные акты нижестоящих судов, суд кассационной инстанции исходил из того, что норма пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации не конкретизирует понятие заинтересованного лица и не содержит ограничений по видам заинтересованности.

В связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 апреля 2012 г. N 16133/11

Суд кассационной инстанции исходил из того, что норма пункта 2 статьи 1513 Кодекса не конкретизирует понятие "заинтересованное лицо" и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2016 г. N С01-1061/2016 по делу N СИП-488/2016

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 N 16133/11, норма пункта 2 статьи 1513 ГК РФ не конкретизирует понятие "заинтересованное лицо" и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Примечание

См. также постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. N С01-536/2016 по делу N СИП-47/2016

6. Заинтересованность лица, подающего возражение, должна подтверждаться тем, что заявитель занимается и намеревается заняться производством товаров, аналогичных тем, для маркировки которых используется товарный знак

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 января 2012 г. N ВАС-16133/11

Заинтересованность лица, подающего в Роспатент возражение о прекращении правовой охраны товарного знака, должна подтверждаться тем, что заявитель занимается или намеревается заняться производством товаров, аналогичных тем, для маркировки которых используется спорное обозначение.

7. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий по его регистрации недобросовестной конкуренцией подаются с приложением решения федерального антимонопольного органа

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункт 63)

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2016 г. N С01-145/2016 по делу N СИП-485/2015

Исходя из части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, а также из части 2 статьи 14.4 названного Закона, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений статьи 14.4 указанного Закона.

8. Допускается соединение в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместное рассмотрение

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункт 63)

Решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. N С01-1146/2014 по делу N СИП-14/2 014

Решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения.

9. Заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку должна иметь место именно на момент обращения в Роспатент

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2014 г. по делу N СИП-707/2014

Указанная норма [п. 2] статьи 1513 ГК РФ регулирует процедуру обращения с возражением в Роспатент и предусматривает, что такая заинтересованность должна иметь место именно на момент обращения.