Энциклопедия судебной практики. Распоряжение исключительным правом (Ст. 1233 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Распоряжение исключительным правом
(Ст. 1233 ГК)

1. Способы распоряжения исключительным правом

1.1. Законодательством РФ исчерпывающим образом определены возможные формы передачи исключительного права на интеллектуальную собственность и права её использования (отчуждательный и лицензионный договоры)

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13 февраля 2014 г. N Ф07-11068/13 по делу N А56-28141/2013

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1234 ГК РФ передача исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации осуществляется на основании договора об отчуждении исключительного права.

В силу пункта 2 статьи 1232, пункта 2 статьи 1234 и пункта 2 статьи 1235 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права, равно как и лицензионный договор, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность указанных договоров.

Из перечисленных норм права следует, что законодательством Российской Федерации исчерпывающим образом определены возможные формы передачи исключительного права на товарный знак и права использования товарного знака.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 сентября 2012 г. N Ф08-5057/12 по делу N А63-10288/2011

Право преследовать за нарушение исключительных прав принадлежит правообладателю на основании факта создания охраняемого законом произведения (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации) или на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Иные формы передачи исключительного права действующим гражданским законодательством не предусмотрены.

1.2. Положения ГК РФ об исчерпывающем перечне форм распоряжения исключительными правами не могут быть изменены договором

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 сентября 2012 г. N Ф08-5057/12 по делу N А63-10288/2011

Право преследовать за нарушение исключительных прав принадлежит правообладателю на основании факта создания охраняемого законом произведения (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации) или на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Иные формы передачи исключительного права действующим гражданским законодательством не предусмотрены, и эти положения не могут быть изменены иным договором.

1.3. Недопустимо передавать правомочия по защите исключительных прав на интеллектуальную собственность по агентскому договору, поскольку это противоречит легальной конструкции данного договора и положениям ГК РФ о формах передачи исключительных прав

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 сентября 2012 г. N Ф08-5057/12 по делу N А63-10288/2011

Ни при каких обстоятельствах по агентскому договору не могут быть переданы правомочия по защите субъективных гражданских исключительных прав, поскольку это противоречит легальной конструкции агентского договора, а также статье 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей формы передачи исключительных прав.

1.4. Договор об использовании изображения гражданина на этикетке продукции не является договором о распоряжении исключительным правом на средство индивидуализации

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29 сентября 2008 г. N Ф08-5690/2008 

В кассационной жалобе учредители должника просят отменить судебные акты, считая, что договор ничтожен как предусматривающий отчуждение личного неимущественного права в силу статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации и ничтожен как не соответствующий статье 1233 Кодекса, поскольку является договором о распоряжении исключительным правом на средство индивидуализации, который не зарегистрирован в установленном порядке.

Как установлено судебными инстанциями, заключили договор, согласно которому общество обязалось оплачивать вознаграждение за использование его фотографического изображения гражданина на этикетках, выпускаемой обществом водки, а также на всех продуктах, выпускаемых при проведении рекламных акций этой водки. Согласно пунктам договора оплата в размере тыс. рублей должна производиться ежегодно не позднее 30 декабря текущего года.

Установив, что требование гражданина возникло из гражданско-правовых обязательств по договору и причитающиеся выплаты включались в цену выпускаемой водки, по данным бухгалтерского учета общества числится задолженность, судебные инстанции правомерно удовлетворили заявление гражданина и признали его кредитором на сумму рублей, включив в третью очередь реестра.

Названный договор не направлен на отчуждение личного неимущественного права.

1.5. Договор об использовании изображения гражданина на этикетке продукции или в ином формате не может быть ничтожным, поскольку не направлен на отчуждение личного неимущественного права

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29 сентября 2008 г. N Ф08-5690/2008 

В кассационной жалобе учредители должника просят отменить судебные акты, считая, что договор ничтожен как предусматривающий отчуждение личного неимущественного права в силу статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации и ничтожен как не соответствующий статье 1233 Кодекса, поскольку является договором о распоряжении исключительным правом на средство индивидуализации, который не зарегистрирован в установленном порядке.

Как установлено судебными инстанциями, заключили договор, согласно которому общество обязалось оплачивать вознаграждение за использование его фотографического изображения гражданина на этикетках, выпускаемой обществом водки, а также на всех продуктах, выпускаемых при проведении рекламных акций этой водки. Согласно пунктам договора оплата в размере тыс. рублей должна производиться ежегодно не позднее 30 декабря текущего года.

Установив, что требование гражданина возникло из гражданско-правовых обязательств по договору и причитающиеся выплаты включались в цену выпускаемой водки, по данным бухгалтерского учета общества числится задолженность, судебные инстанции правомерно удовлетворили заявление гражданина и признали его кредитором на сумму рублей, включив в третью очередь реестра.

Доводы заявителей кассационной жалобы о ничтожности договора в силу статьей 150 и 1233 Кодекса надлежит отклонить, поскольку названный договор не направлен на отчуждение личного неимущественного права.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 30 апреля 2013 г. по делу N 33-9357/13

Исходя из буквального толкования условий договора, артист передает не свои личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие ему от рождения или в силу закона, а право использования своего изображения, образа, под которыми они осуществляют свою профессиональную деятельность в рамках реализации заключенного договора и на который издатель имеет исключительное право использования как результат своей творческой деятельности.

Таким образом, суд пришел к правильному выводу о том, что пункты договора не противоречат нормам действующего законодательства и не могут быть признаны недействительными в силу своей ничтожности.

1.6. В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в договоре об учреждении необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2013 г. N С01-153/2013 по делу N А41-49077/2012

Исходя из разъяснения, содержащегося в пункте 11 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора.

1.7. При внесении исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал договор об отчуждении такого права или лицензионный договор подлежат государственной регистрации в предусмотренных ГК РФ случаях

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2013 г. N С01-153/2013 по делу N А41-49077/2012

Исходя из разъяснения, содержащегося в пункте 11 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации.

Комментарий: Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в пункт 4 статьи 1234 Кодекса внесены изменения, вступившие в силу с 1 октября 2014 г., в соответствии с которыми государственной регистрации подлежит не сам договор, а переход исключительного права или предоставление использования.

1.8. Залог является способом распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога.

1.9. ГК РФ не определяет юридическую природу договора по управлению исключительными правами на коллективной основе

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 ноября 2012 г. N Ф05-13154/12 по делу N А40-21022/2012

Суд первой и апелляционной инстанции хотя и указали на наличие двух видов договоров, заключаемых организациями по управлению правами на коллективной основе с пользователями лицензионных договоров и договоров о выплате вознаграждения, однако при этом неверно сделал вывод о видовой принадлежности конкретного договора, заключенного между истцом и ответчиком.

В соответствии со ст. 1242 Гражданского Кодекса РФ авторы, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда настоящим Кодексом допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе.

Гражданский Кодекс не определяет правовую природу такого договора.

1.10. Договор по управлению исключительными правами на коллективной основе не является лицензионным договором

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 ноября 2012 г. N Ф05-13154/12 по делу N А40-21022/2012

Между ООО и ВОИС был заключен договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.

Предметом данного договора является порядок и условия выплаты ответчиком вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (ст.1326 ГК РФ) в помещениях, принадлежащих ответчику (на праве собственности, аренды, или ином вещном или обязательственном праве), указанных в Приложении N 1 к договору.

В соответствии с условиями указанного договора Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной собственности" не предоставляет право использования результатов интеллектуальной деятельности, не осуществляет сбор вознаграждения за предоставленное право.

Пунктом 3 ст.1244 ГК РФ установлено, что аккредитованная организация осуществляет сбор вознаграждения с пользователей смежных прав (фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, с записями исполнений) и его распределение в пользу неограниченного количества обладателей смежных прав (исполнителей и изготовителей фонограмм), то есть как в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм, заключивших соответствующие договоры с ВОИС о передаче полномочий, так и в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм, не заключивших такие договоры.

То есть ВОИС уполномочена осуществлять сбор вознаграждения не только в отношении конкретно поименованных фонограмм в пользу конкретных правообладателей, с которыми у ВОИС заключены соответствующие договоры, но и в отношении неограниченного перечня фонограмм.

В связи с изложенным договор, заключенный между истцом и ответчиком, не является лицензионным договором о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности и к нему неприменимы положения ст.1235,1236 ГК РФ.

1.11. Договор по управлению исключительными правами на коллективной основе не является соглашением об отчуждении исключительных прав

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 ноября 2012 г. N Ф05-13154/12 по делу N А40-21022/2012

Суд первой и апелляционной инстанции хотя и указали на наличие двух видов договоров, заключаемых организациями по управлению правами на коллективной основе с пользователями лицензионных договоров и договоров о выплате вознаграждения-однако, при этом неверно сделал вывод о видовой принадлежности конкретного договора, заключенного между истцом и ответчиком.

В соответствии со ст. 1242 Гражданского Кодекса РФ авторы, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда настоящим Кодексом допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе.

Гражданский Кодекс не определяет правовую природу такого договора, но не считает применимым к такого рода договорам правила об отчуждении исключительных прав.

Между истцом как организацией по управлению правами на коллективной основе и ответчиком, пользователем, был заключен договор о выплате вознаграждения.

1.12. Пользователь интеллектуальной собственности не обязан заключать с организацией по управлению правами на коллективной основе договор о выплате вознаграждения, но вправе требовать от нее заключения такого соглашения

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 2 июля 2012 г. N 11-12563

Ни ст. 1243 ГК РФ, ни другие нормы ГК РФ не содержат положений, обязывающих пользователя фонограммы заключить с организацией по управлению правами на коллективной основе договор о выплате вознаграждения за публичное использование фонограммы.

Таким образом, заключение договора о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограммы является правом, а не обязанностью пользователя фонограммы.

Из изложенного следует, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 1243 ГК РФ, право требовать заключения договора о выплате вознаграждения за пользование объектами авторских и смежных прав имеется у пользователя объектов авторских и смежных прав, а не у организации по управлению правами на коллективной основе.

1.13. Организация по управлению правами на коллективной основе не вправе требовать от пользователя интеллектуальной собственности заключить договор о выплате вознаграждения, но обязана заключить такое соглашение на основе оферты пользователя

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 2 июля 2012 г. N 11-12563

Ни ст. 1243 ГК РФ, ни другие нормы ГК РФ не содержат положений, обязывающих пользователя фонограммы заключить с организацией по управлению правами на коллективной основе договор о выплате вознаграждения за публичное использование фонограммы.

В то же время у организации по управлению правами на коллективной основе имеется обязанность по заключению договора о выплате вознаграждения за использование объектов авторских и смежных прав, в случае выражения пользователем объекта авторских и смежных прав намерения заключить такой договор, что прямо следует из содержания абз. второго п. 1 ст. 1243 ГК РФ, в котором указано, что организация не вправе отказать пользователю в заключении договора без достаточных оснований.

Из изложенного следует, что, в соответствии с положениями п. 1 ст. 1243 ГК РФ право требовать заключения договора о выплате вознаграждения за пользование объектами авторских и смежных прав имеется у пользователя объектов авторских и смежных прав, а не у организации по управлению правами на коллективной основе.

1.14. Одностороннее письменное разрешение правообладателя на использование принадлежащей ему интеллектуальной собственности в отсутствие письменного договора и его государственной регистрации не может расцениваться как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на возмездной либо безвозмездной основе

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 июля 2012 г. N Ф07-130/12 по делу N А56-26997/2011

В силу положений пункта 2 статьи 1232, пункта 2 статьи 1234, пункта 2 статьи 1235 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права, равно как и лицензионный договор, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность указанных договоров.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 данного Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Таким образом, одностороннее письменное разрешение правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в отсутствие письменного договора и его государственной регистрации не может, вопреки доводам налогового органа, расцениваться как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на товарный знак на возмездной либо безвозмездной основе.

Примечание

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ пункт 5 статьи 1233 Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., в соответствии с которой правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока

1.15. Факт заключения договора об отчуждении исключительных прав или лицензионного договора сам по себе не подтверждает отсутствие у автора или управляющей организации права требовать заключения договоров о выплате вознаграждения за использование произведения

Апелляционное определение СК по гражданским делам Белгородского областного суда от 15 января 2013 г. по делу N 33-41/2013

Оспариваемое законоположение само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы кинопрокатных организаций, поскольку им не разрешаются вопросы о порядке выплаты такого вознаграждения, - это, в частности, определяется пунктом 4 статьи 1286 ГК Российской Федерации, закрепляющим возможность заключения возмездных лицензионных договоров с выплатой вознаграждения лицензиару (автору или иному правообладателю) в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме".

Из анализа приведенных выше норм права, а также позиций Конституционного и Верховного судов РФ следует, что право композиторов на получение соответствующего вознаграждения может быть реализовано как путем заключения договора между автором музыкального произведения и организацией, обладающей в установленном порядке правами на прокат аудиовизуального произведения, так и путем заключения возмездного лицензионного договора, предусматривающего не только отчуждение самого исключительного права, но и право композитора на получение вознаграждения за использование музыкального произведения в аудиовизуальном произведении при публичном его исполнении.

По этим основаниям неправильными являются выводы в решении суда об отсутствии у композитора права на получение вознаграждения при публичном исполнении музыкального произведения в аудиовизуальном произведении и отсутствии у организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе, права требования заключения договоров о выплате вознаграждения авторам и предъявления иска о взыскании сумм вознаграждения только исходя из самого факта заключения договора об отчуждении исключительных прав или лицензионного договора.

Вывод в решении суда о том, что истцом не представлено доказательств нарушения прав композиторов при демонстрации кинофильмов основан на неправильном применении норм процессуального права.

2. Налогообложение при распоряжении исключительными правами

2.1. В целях налогообложения для определения понятия реализации исключительных прав или прав использования результатов интеллектуальной деятельности суд учитывает нормы Гражданского кодекса РФ

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 ноября 2014 г. N Ф08-7716/14 по делу N А53-25097/2013

Поскольку Кодекс и другие акты законодательства о налогах и сборах не содержат определения реализации исключительных прав или прав использования результатов интеллектуальной деятельности, чтобы определить, в каком случае и при каких условиях возникает право на применение льготы по НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса, судами правильно учтены нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1233 Гражданского кодекса правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Статьей 1235 Гражданского кодекса по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2.2. Для целей применения налоговой льготы не имеет значение, на основании какого договора перешло право на использование кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма, - к приобретателю исключительного права на основании договора на передачу исключительных прав, или к лицензиату на основании лицензионного договора

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 февраля 2013 г. N Ф05-578/13 по делу N А40-75118/2012

Подпунктом 21 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых (оказываемых) организациями кинематографии, прав на использование (включая прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения).

Налоговый орган полагает, что налогоплательщик необоснованно использовал указанную льготу, поскольку, по его мнению, освобождаются от налогообложения только операции по реализации права на использование кинопродукции (а не исключительные права).

Наличие у фильмов удостоверения национальных фильмов инспекцией не оспаривается.

Судами на основании анализа положений статей 1225, 1229, 1233, 1234, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации сделан вывод, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

При этом право на использование кинопродукции переходит как к приобретателю исключительного права на основании договора на передачу исключительных прав, так и к лицензиату на основании лицензионного договора.

С учётом изложенного судами сделан обоснованный вывод, что для целей применения спорной льготы не имеет значение, на основании какого договора перешло право на использование кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма.

2.3. Иностранный правообладатель при отчуждении российской компании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности получает доход от уступки принадлежащего ему исключительного права, а не доход от реализации собственного имущества, в связи с чем данный вид дохода иностранной организации должен быть квалифицирован как доход от использования источника в Российской Федерации, и с этих доходов должен быть удержан налог

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2011 г. N ВАС-5258/11

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требования, руководствовался статьями 24, 45, 46, 75, 123, 246, 247, 309, 310 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 128, 1233, 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что в соответствии с договором об отчуждении исключительного права правообладатель передает исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности принимающей стороне (российской организации) за определенную договорами цену; правообладатель получает доход от уступки принадлежащего ему исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, а не доход от реализации собственного имущества, в связи с чем данный вид дохода иностранной организации должен быть квалифицирован как доход от использования в Российской Федерации прав на объекты интеллектуальной собственности. На этих основаниях суд пришел к заключению, что денежные средства, перечисленные обществом по договору продажи технологии и "ноу-хау", являются доходом иностранной организации (Республика Словения), полученным от источника в Российской Федерации, и с этих доходов должен быть удержан налог.

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29 декабря 2010 г. по делу N А49-8215/2009

Статьями 1233 и 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым способом, не противоречащим закону и существу такого исключительного права, в том числе путем его отчуждения по договору об отчуждении исключительного права или по лицензионному договору.

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право в полном объеме приобретателю.

Оценив имеющиеся в материалах дела документы, в том числе договор продажи технологии и "ноу-хау" для производства тормозных колодок, заключенный между обществом и иностранной организацией, суды пришли к правильному выводу о том, что денежные средства, перечисленные в адрес иностранной организации по данному договору, являются ее доходом, полученным от источника в Российской Федерации, поскольку рассматривать доход, полученный иностранной организацией, являющейся правообладателем, в результате правоотношений, связанных с использованием исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в качестве дохода, полученного организацией от продажи принадлежащего ей на праве собственности имущества, неправомерно.

При таких обстоятельствах, начисление обществу спорной суммы пени обоснованно признано судами законным.

2.4. Когда предметом сделки является не право на интеллектуальную собственность, а товар - материальный носитель с размещенной на нем интеллектуальной собственностью, к таким отношениям применяются правила налогообложения операций по передаче на реализацию товаров, связанные с возмещением НДС

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 сентября 2011 г. N Ф07-7267/11 по делу N А56-64916/2010

Из ненормативных актов усматривается, что основанием отказа в возмещении спорной суммы НДС послужил вывод налогового органа о том, что при налогообложении операций по передаче на реализацию CD-дисков с записанным на них программным обеспечением и программным комплексом не могут применяться нормы Кодекса, относящиеся к налогообложению операций по реализации товаров.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (пункт 1 статьи 1234 ГК РФ).

В соответствии с техническим заданием ООО произвело переработку программы для ЭВМ, создав новое (производное) произведение на основе уже существующего, правомерно введя в хозяйственный оборот не право обладателя данной программы, а новый программный продукт, помещенный на "оптический носитель для воспроизведения явлений отличных от звука или изображения с записью антивирусной программы".

Согласно пункту 3 статьи 38 НК РФ товаром для целей Кодекса признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.

Проанализировав представленные Обществом в материалы дела документы, в том числе договоры с приложениями, инвойсы, счета-фактуры, товарные накладные, а также принимая во внимание положение статьи 38 НК РФ, суды сделали мотивированный вывод о том, что предметом сделки между ООО и иностранным партнером является не интеллектуальная собственность, а товар - СD-диск с размещенной на нем программой антивирусом и программным комплексом.

Факты вывоза спорного товара за пределы территории Российской Федерации и представления Обществом в Инспекцию полного пакета документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 165 НК РФ, подтверждаются материалами дела и не оспариваются налоговым органом.

С учетом изложенного вывод судов о незаконности отказа ООО в возмещении НДС следует признать обоснованным.

2.5. Составление актов сдачи-приемки выполненных работ по лицензионным соглашениям Гражданским кодексом РФ не предусмотрено, а их наличие обусловлено исключительно для целей налогового учета и контроля

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2010 г. N КА-А40/3104-10 по делу N А40-84320/09-151-575

Что касается актов сдачи-приемки выполненных работ, то они, хотя и подписаны сторонами, однако, как правильно указывают суды и общество, их составление по лицензионным соглашениям Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено, и наличие их у заявителя обусловлено исключительно для целей налогового учета и контроля.

2.6. На основании расчетов и счетов при исполнении лицензионного договора начисляются расходы по роялти в том отчетном периоде, к которому они фактически относятся, независимо от даты, указанной в акте выполненных работ

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2010 г. N КА-А40/3104-10 по делу N А40-84320/09-151-575

Суды установи, что по условиям названных договоров заявитель (лицензиат) обязан в течение 30 дней по окончании отчетного периода (календарный квартал) предоставлять Компаниям (Лицензиары) отчет/расчет, содержащий детальную информацию о количестве проданных, доставленных и распространенных изданий, начисленной сумме роялти. На основании данного отчета компании выставляют счета в адрес заявителя.

Кроме того, в актах выполненных работ есть ссылки на соответствующие счета, в которых четко указывается период начисления сумм роялти.

При таких обстоятельствах суды правильно указали, что на основании расчетов и счетов заявитель начисляет расходы по роялти в том отчетном периоде, к которому они фактически относятся, независимо от даты, указанной в акте выполненных работ.

2.7. Предусмотренные законом налоговые льготы применимы и к случаям передачи (реализации) прав пользования интеллектуальной собственностью от сублицензиара сублицензиату по сублицензионному договору

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 ноября 2014 г. N Ф08-7716/14 по делу N А53-25097/2013

В соответствии со статей 1236 Гражданского кодекса лицензионные договоры могут предусматривать как предоставление исключительного права использования результата интеллектуальной деятельности (исключительная лицензия), так и предоставление неисключительного права (простая (неисключительная) лицензия).

В силу статьи 1238 Гражданского кодекса при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор). К сублицензионному договору применяются правила Кодекса о лицензионном договоре.

На основе анализа названных норм Гражданского кодекса суды сделали правильный вывод, что предусмотренная подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса льгота применима и к случаям передачи (реализации) прав пользования программами для ЭВМ от сублицензиара сублицензиату по сублицензионному договору.

С учетом таких установленных по настоящему делу обстоятельствах судебные инстанции пришли к обоснованному выводу о соблюдении обществом основного условия применения освобождения от НДС - наличие на момент передачи имущественных прав лицензионного договора на спорный объект и доказанности представленными на налоговую проверку документами права общества на применение льготы, установленной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса.

Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 6 апреля 2010 г. по делу N А74-2457/2009

В силу статьи 1238 Гражданского Кодекса Российской Федерации при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор). К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

На основе оценки вышеизложенных положений Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный апелляционный суд пришел к обоснованному выводу, что льгота, предусмотренная подпункту 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации применима также к случаям передачи (реализации) прав пользования программами для ЭВМ от сублицензиара сублицензиату по сублицензионному договору.

2.8. Налоговый Кодекс РФ не устанавливает для налогоплательщика обязанности подтверждать наличие у него полномочий по передаче сублицензиатам прав на использование программ для ЭВМ, поскольку действует принцип добросовестности налогоплательщика

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 ноября 2014 г. N Ф08-7716/14 по делу N А53-25097/2013

Налоговый Кодекс не устанавливает для налогоплательщика обязанности подтверждать наличие у него полномочий по передаче сублицензиатам прав на использование программ для ЭВМ. В данном случае действует принцип добросовестности налогоплательщика, установленный пунктом 7 статьи 3 Кодекса. При этом бремя доказывания направленности действий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды, в частности применение налоговой льготы, возложено на налоговую инспекцию.

2.9. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности к лицензиату и сублицензиату не переходит, в связи с чем получение ими прав по договору не влечет для лицензиата (сублицензиата) налоговых последствий по НДС, так как объект налогообложения (передача имущественного права) отсутствует

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18 марта 2016 г. N Ф08-286/16 по делу N А32-18609/2014

Анализ правовой природы сложившихся между обществом и московским представительством компании отношений, изучение их правового статуса как участников соглашения об использовании программного продукта, изучение состава конкретных оказанных поставщиком услуг также влияет непосредственным образом на выводы суда о наличии у общества права на налоговые вычеты по НДС.

Так, подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора относится к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) НДС.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности к лицензиату не переходит (абзац 2 пункта 1 статьи 1233 Гражданского кодекса), в связи с чем получение им прав по лицензионному договору не влечет для лицензиата налоговых последствий по НДС, так как объект налогообложения (передача имущественного права) в смысле, определенном в подпункте 1 пункта 1 статьи 146 Кодекса, отсутствует. Соответственно, НДС при передаче прав по лицензионному договору не предъявляется. К сублицензионному договору применяются правила, определенные пунктами 1, 5 статьи 1238 Гражданского кодекса, при его заключении происходит передача лицензиатом сублицензиату только право использования объекта интеллектуальной собственности, исключительное право на программное обеспечение принадлежит лицензиару и сублицензиату не передается (пункт 1 статьи 1233 Гражданского кодекса).

2.10. Освобождение от налогообложения по НДС при передаче прав на использование программного обеспечения применяется при наличии лицензионного договора

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 октября 2015 г. N Ф05-13554/15 по делу N А40-56211/2014

На основании статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.

С учетом указанных норм, освобождение от налогообложения НДС при передаче прав, в том числе, на использование программного обеспечения применяется при наличии лицензионного договора.

2.11. Исходя из правовой природы передачи прав на функционал игр и организацию игрового процесса, владелец интерактивных многопользовательских компьютерных онлайн-игр в сети Интернет не освобождается от НДС, поскольку налогом облагаются услуги по организации игрового процесса, а не передача исключительных прав

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 октября 2015 г. N Ф05-13554/15 по делу N А40-56211/2014

На основании статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.

С учетом указанных норм, освобождение от налогообложения НДС при передаче прав, в том числе, на использование программного обеспечения применяется при наличии лицензионного договора.

В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Установлено, что заявитель является владельцем интерактивных многопользовательских компьютерных онлайн-игр, размещенных на сайтах в сети Интернет, право пользования которыми предоставляется физическим лицам без внесения абонентской платы. При этом возможность использования дополнительного функционала игры предоставляется за плату и компенсируется пользователями путем перечисления денежных средств через агрегаторов платежей.

Лицензионные соглашения, регулирующие взаимоотношения пользователей игровых процессов являются типовыми для всех онлайн-игр.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.07.2011 N 1407/11 не исследовался вопрос применения подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

Таким образом, довод заявителя о том, что позиция всех компетентных государственных органов подтверждает право общества на освобождение от НДС, является необоснованным.

Судами обоснованно указано, что налогом на добавленную стоимость в данном случае облагаются услуги по организации игрового процесса.

Принимая во внимание правовую природу передачи прав на дополнительный функционал игр и организацию игрового процесса в целом, суды пришли к правильному выводу, что у заявителя отсутствовали правовые основания применения подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, в связи с чем, оспариваемое решение инспекции в обжалуемой части является правомерным, соответствующим Налоговому кодексу Российской Федерации.

2.12. Лицензиат не предъявляет сублицензиату НДС к уплате

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18 марта 2016 г. N Ф08-286/16 по делу N А32-18609/2014

Так, подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора относится к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) НДС.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности к лицензиату не переходит (абзац 2 пункта 1 статьи 1233 Гражданского кодекса), в связи с чем получение им прав по лицензионному договору не влечет для лицензиата налоговых последствий по НДС, так как объект налогообложения (передача имущественного права) в смысле, определенном в подпункте 1 пункта 1 статьи 146 Кодекса, отсутствует. Соответственно, НДС при передаче прав по лицензионному договору не предъявляется. К сублицензионному договору применяются правила, определенные пунктами 1, 5 статьи 1238 Гражданского кодекса, при его заключении происходит передача лицензиатом сублицензиату только право использования объекта интеллектуальной собственности, исключительное право на программное обеспечение принадлежит лицензиару и сублицензиату не передается (пункт 1 статьи 1233 Гражданского кодекса). Лицензиат не предъявляет сублицензиату НДС к уплате.

2.13. Объект налогообложения возникает у лицензиара, который при предоставлении прав на использование объектов интеллектуальной собственности оказывает услуги по лицензионному договору

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18 марта 2016 г. N Ф08-286/16 по делу N А32-18609/2014

Так, подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора относится к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) НДС.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности к лицензиату не переходит (абзац 2 пункта 1 статьи 1233 Гражданского кодекса), в связи с чем получение им прав по лицензионному договору не влечет для лицензиата налоговых последствий по НДС, так как объект налогообложения (передача имущественного права) в смысле, определенном в подпункте 1 пункта 1 статьи 146 Кодекса, отсутствует.

Объект налогообложения возникает в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Кодекса у лицензиара, который при предоставлении прав на использование объектов интеллектуальной собственности оказывает услуги по лицензионному договору.