Энциклопедия судебной практики. Общеизвестный товарный знак (Ст. 1508 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Общеизвестный товарный знак
(Ст. 1508 ГК)

1. Критерии признания товарного знака общеизвестным

1.1. Критерием, по которому товарный знак может быть признан общеизвестным в РФ, является одновременное выполнение совокупности условий: 1) широкая известность самого обозначения; 2) широкая известность этого обозначения именно в отношении товаров (услуг) заявителя

Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2015 г. N 300-ЭС15-1281

Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса представленные сторонами доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, исходя из фактических обстоятельств дела, руководствуясь статьями 1508, 1509 Гражданского кодекса Российской Федерации, Конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (Париж), Правилами признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденными Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.03.2000 N 38, учитывая профессиональное мнение и выводы специалистов по мотивам наличия конфликта интересов, исходя из того, что критерием, по которому товарный знак может быть признан общеизвестным в Российской Федерации, является одновременное выполнение совокупности условий: широкая известность самого обозначения, а также широкая известность этого обозначения именно в отношении товаров (услуг) заявителя - определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя, установив, что заявитель, как правообладатель серии товарных знаков со словесным обозначением, документально не подтвердил, что истребуемая им регистрация данного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с обществом как источником происхождения этого товара, суды пришли к выводу о правомерности решения Роспатента об отказе обществу в признании словесного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2014 г. по делу N СИП-269/2014

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению Роспатента такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Таким образом, по смыслу закона, критерием, по которому устанавливается, что товарный знак является общеизвестным в Российской Федерации, является одновременное выполнение следующей совокупности условий: 1) широкая известность данного обозначения 2) в отношении товаров (услуг) заявителя - определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя, будучи средством индивидуализации этих товаров (услуг) данного производителя, позволяющим потребителю выделить их среди товаров (услуг) других производителей.

1.2. Необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в РФ является то обстоятельство, что данный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 г. N С01-785/2014 по делу N СИП-35/2014

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению Роспатента такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

С целью выяснения смысла содержащегося в приведенной норме указания об известности в "отношении товаров заявителя" президиум Суда по интеллектуальным правам просил высказать профессиональное мнение по следующим вопросам:

1. Следует ли из указанной нормы права (пункт 1 статьи 1508 ГК РФ), что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя, либо достаточно самого факта приобретения широкой известности для обозначения определенных товаров?

Таким образом, из нормы, содержащейся в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ, следует, что необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя.

1.3. Используемое для соответствующих товаров общеизвестное обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с товарами как происходящими из определенного источника, под которым следует понимать заявителя (правообладателя) общеизвестного товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 г. N С01-785/2014 по делу N СИП-35/2014

Из нормы, содержащейся в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ, следует, что необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника. При этом под таким определенным источником следует понимать заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака.

1.4. Общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2015 г. по делу N СИП-552/2014

Общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.

1.5. При решении вопроса о предоставлении правовой охраны обозначению как общеизвестному для ассоциирования товаров с определенным источником происхождения, следует учитывать, что большое количество предоставляемых лицензий способно привести к размыванию различительной способности товарного знака и утере восприятия потребителями как принадлежащего конкретному правообладателю

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2014 г. по делу N СИП-35/2014

Охрана общеизвестных знаков должна соответствовать определенным минимальным стандартам, знаки, имеющие репутацию, должны быть защищены от ущерба в отношении их различительной способности или репутации знака и знаки, имеющие высокую репутацию, должны быть защищены от использования или регистрации без необходимости доказательства какого-либо ущерба в отношении различительной способности или репутации знака.

Размывание товарного знака представляет собой отход от традиционного для законодательства о товарных знаках принципа специализации, подразумевающего, что знаки охраняются только в отношении определенных (или аналогичных) товаров или услуг, для которых они используются и/или зарегистрированы, и поэтому важно поддерживать правильный баланс между ограниченной и неограниченной охраной товарного знака.

Размывание знака должно быть основанием для возражения, отмены, аннулирования или отзыва регистрации, в той степени, в какой такие процедуры доступны в стране.

Принимая во внимание вышеизложенное относительно решения вопроса о предоставлении правовой охраны обозначению как общеизвестному применительно к необходимости очевидного ассоциирования товаров с совершенно определенным источником их происхождения, суд считает, что Роспатентом верно было отмечено в оспариваемом решении, что большое количество предоставляемых лицензий способно привести к ослаблению, размыванию различительной способности товарного знака и утере восприятия потребителями как принадлежащего конкретному правообладателю.

Таким образом, довод заявителя о неправомерности вывода Роспатента относительно ослабления и размывания различительной способности обозначения ввиду наличия большого количества заключенных лицензионных соглашений является необоснованным.

1.6. Если Правила Роспатента не содержат норм, которые бы предусматривали отказ Роспатента в признании обозначения общеизвестным товарным знаком, когда заявитель не подтвердил известность обозначения в отношении именно его товаров, то это не означает невозможность и необоснованность такого отказа

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2014 г. по делу N СИП-35/2014

Согласно пункту 3.2. Правил товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что представленные фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении. Согласно статье 4 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18.12.2006 N 231-ФЗ Правила применяются в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ. Таким образом, пункт 3.2 Правил применяется в части, не противоречащей пункту 1 статьи 1508 ГК РФ, который требует от заявителя подтвердить известность данного обозначения в отношении именно его товаров.

Довод заявителя о том, что Правила не содержат норм, которые бы предусматривали в указанном случае отказ Роспатента в признании обозначения общеизвестным товарным знаком, судом не принимается, так как он основан на неверном толковании заявителем норм права.

2. Приоритет общеизвестного товарного знака

2.1. Ст. 1508 ГК РФ не предусматривает возможности исключения из категории "противопоставлений" товарных знаков, зарегистрированных на имя дочерних либо зависимых компаний

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 г. N СИП-180/2013

В абзаце 2 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ предусмотрено условие, когда обозначение, заявленное в качестве общеизвестного товарного знака, не может быть признано общеизвестным несмотря на то, что оно отвечает всем признакам, указанным в абзаце 1 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ: если на ту дату, когда это обозначение стало общеизвестным, другое лицо подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака аналогичного или сходного с ним до степени смешения обозначения для использования в отношении тех же или однородных товаров с более ранним приоритетом и до или после той даты, когда заявленное обозначение стало общеизвестным, это обозначение другого лица было зарегистрировано как товарный знак. Указанная норма абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не предусматривает возможности исключения из категории "противопоставлений" товарных знаков, зарегистрированных на имя дочерних либо зависимых компаний.

Кроме того, исходя из системного толкования нормы, содержащейся в абзацах 1-4 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (более ранняя заявка или более ранняя регистрация товарного знака на имя другого лица препятствуют последующей регистрации) и статьи 1508 ГК РФ следует, что более ранняя регистрация товарного знака за другим лицом препятствуют признанию обозначения общеизвестным товарным знаком.

2.2. Положения статей 1484, 1486 ГК РФ, которые допускают использование товарного знака не только правообладателем, но и лицами под контролем правообладателя, не регулируют отношения, связанные с признанием товарного знака общеизвестным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 г. N СИП-180/2013

Ссылка заявителя о применении в данном случае положений статей 1484, 1486 ГК РФ, которые допускают использование товарного знака не только правообладателем, но и лицами под контролем правообладателя судом не принимается, так как данные положения не регулируют отношения связанные с признанием товарного знака общеизвестным.

2.3. Сами по себе особенности правового регулирования и функционирования какого-либо товарного рынка, в том числе рынка драгоценных металлов, не имеют определяющего значения для целей применения пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 ГК РФ о совпадении товарных знаков

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2015 г. N С01-291/2015 по делу N СИП-839/2014

По мнению компании, ее действия не были направлены на получение преимуществ в экономической деятельности, поскольку хорошая репутация товарного знака на рынке алкогольной продукции не может стимулировать спрос на рынке ювелирных изделий: ювелирные изделия представляют собой дорогостоящую продукцию, к выбору которой потребитель относится с особым вниманием. Каких-либо доказательств того, что действиями компании причиняется действительный ущерб или потенциальные убытки, не представлено.

В связи с этим, как полагает компания, действия по регистрации в качестве товарного знака обозначения в отношении ювелирных изделий не будут являться актом недобросовестной конкуренции.

Довод кассационной жалобы о неприменении судом первой инстанции положений Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" подлежит отклонению, поскольку сами по себе особенности правового регулирования и функционирования какого-либо товарного рынка, в том числе рынка драгоценных металлов, не имеют определяющего значения для целей применения пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 ГК РФ.

2.4. Созвучность имени правообладателя и заявленного обозначения, а также принадлежащих заявителю идентичных товарных знаков, не может считаться негативным фактором для определения общеизвестности заявленного обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. по делу N СИП-328/2013

То есть, результаты опроса российских потребителей свидетельствуют о широкой известности заявителя как компании, ассоциирующейся с товарами под обозначением в качестве источника происхождения таких товаров.

Роспатент пришёл к выводу о том, что, несмотря на указанные результаты социологического опроса, можно сделать вывод о том, что респонденты выбирали производителя с созвучным названием, поскольку на товарах отсутствует информация о заявителе.

Однако, на ряде товаров присутствует предупредительная надпись о том, что авторские права на оформление упаковки и товарные знаки принадлежат компании. Созвучность имени правообладателя и заявленного обозначения, а также принадлежащих заявителю идентичных товарных знаков, не может считаться негативным фактором для определения общеизвестности заявленного обозначения.

2.5. В статье 1508 ГК РФ установлен запрет на использование общеизвестного товарного знака как в отношении товаров, однородных товарам, указанным в свидетельстве о государственной регистрации общеизвестного товарного знака, так и в отношении неоднородных товаров, при соблюдении определенных условий

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2017 г. N С01-64/2017 по делу N А32-16340/2016

Действительно, в соответствии с частью 3 статьи 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Указанной нормой установлен запрет на использование общеизвестного товарного знака как в отношении товаров, однородных товарам, указанным в свидетельстве о государственной регистрации общеизвестного товарного знака, так и в отношении неоднородных товаров, при соблюдении определенных условий.

2.6. Законодательством не предусмотрена административная ответственность за действия по использованию общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2017 г. N С01-64/2017 по делу N А32-16340/2016

Объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, составляют действия по производству в целях сбыта либо реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ним обозначений только для однородных товаров.

Действия по использованию общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров не включено законодателем в гипотезу нормы права, содержащейся в части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Анализируемая норма, учитывая административный характер правоотношений, в которых находятся государственный орган и лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может толковаться расширительно. Исходя из этого, не может быть признан обоснованным вывод судов о том, что на данную ситуацию распространяется действие пункта 3 статьи 1508 ГК РФ, который применяется к правоотношениям, носящим гражданско-правовой характер (например, в случае взыскания компенсации на нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации на административный орган возложена обязанность доказывания того факта, что незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ними обозначений осуществлялось для однородных товаров.

2.7. Статья 1508 ГК РФ не содержит каких-либо требований к количеству потребителей (большинство или иное количество), у которых должны возникнуть ассоциации с общеизвестным товарным знаком

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2015 г. по делу N СИП-839/2014

Статья 1508 ГК РФ не содержит каких-либо требований к количеству потребителей (большинство или иное количество), у которых должны возникнуть ассоциации с общеизвестным товарным знаком.

2.8. П. 3 ст. 1508 ГК РФ не может быть применен в случае использования наименования места происхождения товара в отношении "минеральной воды", которое совпадает с общеизвестным товарным знаком на "алкогольную продукцию", поскольку это не будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на такой товарный знак и не может ущемить его интересы

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2014 г. по делу N СИП-100/2014

Роспатент также отметил, что пункт 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть применен, поскольку из представленных материалов не следует, что использование НМПТ в отношении товара "минеральная вода" будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы коньячного завода.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что отсутствуют условия, предусмотренные пунктом 2 статьи 1535 Гражданского кодекса Российской Федерации, при которых использование третьим лицом НМПТ в отношении товара "минеральная вода" вводило бы потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарных знаков заявителя, имеющих более ранний приоритет.

В связи с этим суд отклоняет довод заявителя о применении пункта 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку из материалов дела не усматривается, что использование третьим лицом НМПТ в отношении товара "минеральная вода" ассоциируется у потребителей с коньячным заводом. Иных доказательств наличия вероятности введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя заявителем не представлено.

2.9. Использование фирменного наименования, содержащего имеющий перед ним приоритет общеизвестный товарный знак, является нарушением прав на такой товарный знак, даже если стороны спора осуществляют разные виды экономической деятельности

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2017 г. N С01-23/2017 по делу N А24-774/2016

Поскольку ответчик не подтвердил преимущество своего фирменного наименования перед товарным знаком истца, суд пришел к выводу о том, что ответчиком нарушено исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак, в связи с чем требования истца о запрете ответчику использовать в своем фирменном наименовании обозначение, тождественное общеизвестному товарному знаку истца, признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Ссылки ответчика на осуществление различных с истцом видов деятельности, отклонены судом первой инстанции, поскольку исходя из нормы части 3 статьи 1508 ГК РФ, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он зарегистрирован; при этом с учетом обстоятельств дела суд отметил, что избрание истцом заявленного способа правовой защиты общеизвестного товарного знака против ответчика, чья деятельность не тождественна деятельности истца, в данном случае соответствует положениям статьи 1508 ГК РФ.