Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2014 г. N 13АП-6394/14

г. Санкт-Петербург

16 мая 2014 г.

Дело N А56-24037/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 08 мая 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 мая 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Баркановой Я.В.

судей Кашиной Т.А., Сериковой И.А.

при ведении протокола судебного заседания: Кривобоковым К.В.

при участии:

от истца: представитель Осташкин П.Л. (по доверенности от 23.12.2013),

от ответчика: представители Гришко А.В. (по доверенности от 07.05.2014), Колногорова О.А. (по доверенности от 10.07.2013), Сорокин В.А. (по доверенности от 25.10.2013),

от 3-х лиц: представители не явились, уведомлены,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-6394/2014) ЗАО "Юлмарт"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.01.2014 по делу N А56-24037/2013 (судья Баженова Ю.С.), принятое

по иску ООО "ЭЛЬДОРАДО"

к ЗАО "Юлмарт" 3-и лица: 1) ООО "Такса Софтвэр", 2) ООО "ЯНДЕКС" о признании действий нарушающими права на товарные знаки и фирменное наименование, запрете использования товарных знаков и взыскании компенсации,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО" (Россия 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 6; ОГРН 5077746354450) (далее - Истец, ООО "ЭЛЬТОРАДО") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Закрытому акционерному обществу "Юлмарт" (Россия 190121, Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 10, лит. А, пом. 4Н; ОГРН 1089848006423) (далее - ЗАО "Юлмарт", Ответчик) с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований, принятых арбитражным судом первой инстанции, о признании действий Ответчика по использованию обозначения "ЭЛЬДОРАДО", сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457, обозначения "Территория низких цен", сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 275531, в рекламе, предложении к продаже товара в сети Интернет, нарушающими права Истца на использование товарных знаков, зарегистрированных по свидетельствам NN 204667, 244380, 276457, 275531, фирменного наименования Истца ООО "ЭЛЬДОРАДО", о запрете Ответчику использовать обозначения "ЭЛЬДОРАДО", "Территория низких цен" в предложении к продаже товаров, работ, услуг в сети Интернет, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам NN 204667, 244380, 276457, 275531, а также о взыскании с Ответчика компенсации за незаконное использование обозначения "ЭЛЬДОРАДО", сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам NN 204667, 244380, 276457, обозначения "Территория низких цен", сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 275531, в размере 5 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" (194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 39, Литер А, Помещение 3Н; ОГРН 1067847265441) и Общество с ограниченной ответственностью "Такса Софтвэр" (194100, Россия, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 39, Литер А, Помещение 3Н; ОГРН 1067847265441).

Решением арбитражного суда от 23.01.2014 исковые требования удовлетворены частично, суд признал незаконными указанные в иске действия Ответчика, взыскал с ЗАО "Юлмарт" в пользу ООО "ЭЛЬДОРАДО" 2 500 000 руб. компенсации, в удовлетворении остальной части отказано.

Не согласившись с названным решением, ЗАО "Юлмарт" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило состоявшийся судебный акт изменить, в удовлетворении иска отказать полностью. В обоснование своих доводов податель жалобы ссылается на использование в рекламном сообщении слова "эльдорадо" в качестве имени нарицательного, а не товарного знака, зарегистрированного Истцом. По мнению ЗАО "Юлмарт", использование имен нарицательных в их словесном значении, даже в случаях, когда данные имена зарегистрированы кем-либо в качестве товарных знаков, не является незаконным. Ограничение использования в рекламе каких-либо слов русского языка противоречит ст. 8 Конституции Российской Федерации, гарантирующей свободу экономической деятельности, и ст. 29 Конституции Российской Федерации, закрепляющей принцип свободы слова. Также податель жалобы полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о наличии смешения между товарным знаком "ЭЛЬДОРАДО", правообладателем которого на основании лицензионного договора является Истец, и рекламой, размешенной по заказу Ответчика на сайте www.уandex.ru в сети Интернет, "Эльдорадо низких цен! Здесь!" "Юлмар: территория сервиса. Магазины, доставка, справедливые цены, бонусы! www.ulmart.ru". В обоснование данного довода ЗАО "Юлмарт" ссылается на то, что рекламное сообщение содержит прямое указание на то, что оно размещено компанией "Юлмарт" и содержит активную гиперссылку, при переходе по которой потребитель попадает на сайт Ответчика в сети Интернет, что исключает возможности для потребителя смешения юридических лиц - Истца и Ответчика. Также податель жалобы ссылается на неправильное определение судом первой инстанции периода размещения рекламного сообщения. Кроме того, податель жалобы полагает предъявленную ко взысканию сумму компенсации чрезмерно завышенной.

В судебном заседании апелляционного суда представитель Ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда отменить, в удовлетворении иска отказать.

Представитель Истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили, дело рассматривалось в их отсутствие в соответствии со статьями 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие возражений сторон апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции только в обжалуемой Обществом части.

Исследовав материалы дела и заслушав мнения представителей сторон, апелляционный суд установил следующее.

ООО "ЭЛЬДОРАДО" на основании лицензионного договора N LIC_01 от 17.07.2008 является правообладателем следующих товарных знаков:

- словесного товарного знака "ЭЛЬДОРАДО", зарегистрированного по свидетельству N 204667 в отношении работ и услуг 1-9, 11-15, 17, 18, 20-22, 24-28, 30, 37, 38, 40 классов МКТУ (в том числе аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, оборудования для обработки информации и ЭВМ, устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции);

- словесного товарного знака "ЭЛЬДОРАДО", зарегистрированного по свидетельству N 244380 в отношении работ и услуг 35, 42 классов МКТУ (в том числе аренды площадей для размещения рекламы, восстановления баз данных, консультаций в области вычислительной техники, корректировке программного обеспечения вычислительных машин, услуг по обслуживанию программного обеспечения);

- комбинированного товарного знака со словесным элементом "ЭЛЬДОРАДО", зарегистрированного по свидетельству N 276457 в отношении работ и услуг 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 классов МКТУ (в том числе видеокамер, запоминающих устройств для вычислительных машин, запоминающих устройств и блоков памяти для вычислительных машин, клавиатур компьютеров, мониторов, ноутбуков, принтеров, приспособлений для завивки волос с электронагревом, программного обеспечения вычислительных машин, телевизоров, телефонных аппаратов, фотоаппаратов);

- словесного товарного знака "Территория низких цен", зарегистрированного по свидетельству N 275531 в отношении работ и услуг 35 - 37, 39, 41, 42 классов МКТУ (в том числе рекламы, публикации рекламных текстов, распространения рекламных объявлений, доставки товаров, восстановления компьютерных баз данных, инсталляции программного обеспечения, консультаций в области компьютерной техники, модернизации программного обеспечения).

Ссылаясь на использование Ответчиком обозначений, сходных с указанными товарными знаками и фирменным наименованием Истца в предложении к продаже товаров в сети Интернет, ООО "ЭДЬДОРАДО" обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Проверив законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции в обжалуемой части, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения в связи со следующим.

Отношения, связанные с правами на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, регламентированы главой 76 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ООО "ЭЛЬДОРАДО" является правообладателем словесного товарного знака "ЭЛЬДОРАДО", комбинированного товарного знака со словесным элементом "ЭЛЬДОРАДО", словесного товарного знака "Территория низких цен".

В подтверждение нарушения Ответчиком исключительных прав Истца в материалы дела представлен протокол от 01.04.2013 осмотра информации в сети Интернет, составленный нотариусом г. Москва Ралько В.В.

Как следует из письменных пояснений ООО "Такса Софтвэр", рекламное объявление, содержащее текст: "Эльдорадо низких цен! Здесь!", "Юлмарт: Территория сервиса. Магазины, доставка, справедливые цены, бонусы! Домен: ulmart.ru", было размещено в сервисе "Яндекс. Директ" на основании комиссионного договора 11391/10, заключенного между ООО "Такса Софтвэр" и ООО "ЯНДЕКС". При этом ООО "ЯНДЕКС" действовал на основании заключенного с Ответчиком договора N 3Ю-1/09 на консультационные услуги по размещению рекламы в сети Интернет.

Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что Ответчик является рекламодателем рассматриваемого рекламного объявления. Кроме того, из представленных в материалы дела доказательств следует, что товары и услуги, охраняемые зарегистрированными товарными знаками Истца, и товары, услуги, в отношении которых использовано рассматриваемое рекламное сообщение, однородны.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и зарегистрированными Истцом товарными знаками суд первой инстанции правомерно исходил из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, в соответствии с которыми словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Установив, что Ответчиком было использовано в рекламном сообщении в сети Интернет словосочетание "Эльдорадо низких цен!", которое содержит обозначение "ЭЛЬДОРАДО", сходное с товарными знаками Истца, зарегистрированными по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457, и часть словесного элемента комбинированного товарного знака N 275531 "Территория низких цен", суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что словесный товарный знак "Территория низких цен" хотя и был воспроизведен частично, однако в сочетании с обозначением "Эльдорадо" усиливает восприятие спорного объявления как идентифицирующего Истца. При этом суд посчитал, что использование Ответчиком словосочетания "Эльдорадо низких цен!", которое содержит обозначение "Эльдорадо", сходное с товарными знаками по свидетельствам NN 204667, 244380, 276457, и часть словесного элемента комбинированного товарного знака N 275531 "Территория низких цен" для однородных товаров, услуг создает опасность смешения в глазах потребителя товаров, услуг Истца и Ответчика.

Исходя из пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку предоставление правовой охраны указанными товарными знаками не оспорено в установленном законом порядке, суд правомерно отклонил доводы Ответчика о том, что словесное обозначение указанных товарных знаков не подлежит правовой охране в связи с тем, что слово "эльдорадо" является общеупотребимым.

Апелляционный суд не принимает возражений Ответчика о том, что Истцом неверно определен срок распространения спорного рекламного сообщения.

Срок распространения сообщения составляет 71 день (с 25.03.2013 по 03.06.2013), что подтверждается письменными пояснениями ООО "ЯНДЕКС", актами об оказанных услугах, подписанными представителями ООО "ЯНДЕКС" и ООО "Такса Софтвэр" и представленными в материалы дела по запросу суда.

Кроме того, апелляционный суд не может согласиться с утверждением Ответчика о том, что размер компенсации, взысканной судом первой инстанции, является необоснованным.

Заявленное Истцом требование о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки соответствует п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 43.3. постановления от 26.0.3.2009 N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя.

Подтверждением грубого характера допущенного Ответчиком нарушения является то обстоятельство, что Ответчик использовал одновременно несколько обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Истца. По мнению апелляционного суда, использование Ответчиком в контекстной рекламе в сети Интернет скомбинированных товарных знаков Истца произведено с целью умышленного неправомерного получения коммерческих выгод и преимуществ на рынке торговли электробытовой техники.

При этом использование спорных обозначений не во всех классах МКТУ не освобождает Ответчика от ответственности за использование в части классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки Истца.

Из материалов дела следует, что в период размещения рекламных материалов в соответствии с правилами показа сервиса "Яндекс. Директ" было осуществлено 2 146 817 показов рекламных объявлений, приведших к 22 321 переходу с рекламного объявления на сайт Ответчика.

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств ранее совершенных Ответчиком нарушений исключительных прав Истца, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, прекращение Ответчиком нарушения прав в добровольном порядке, исходя из соразмерности компенсации последствиям нарушения, вероятных убытков правообладателя и пределов размера компенсации, установленных ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции правомерно признал требование Истца о взыскании максимального размера компенсации подлежащим удовлетворению частично - в размере 2 500 000 руб.

Учитывая то, что на момент рассмотрения спора судом спорное рекламное сообщение в сети Интернет не размещалось, суд первой инстанции обоснованно посчитал, что требование Истца о запрете Ответчику использовать обозначения "ЭЛЬДОРАДО", "Территория низких цен" в предложении к продаже товаров, работ, услуг в сети Интернет удовлетворению не подлежит.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в обжалуемой части является законным и обоснованным, апелляционную жалобу Ответчика следует оставить без удовлетворения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.01.2014 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Я.В. Барканова

Судьи

Т.А. Кашина И.А. Серикова