Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2014 г. N 19АП-3663/13

г. Воронеж

30 июня 2014 г.

Дело N А14-2187/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2014 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Маховой Е.В.,

судей Андреещевой Н.Л.,

Владимировой Г.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Труновой Т.В.,

при участии:

от ОАО "РОТ ФРОНТ": Евдокимов И.А., представитель по доверенности от 09.01.2014 г.,

от ИП Сажиной Л.П.: Калгин В.С., представитель по доверенности от 01.04.2014 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Сажиной Любови Павловны, открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" на решение Арбитражного суда Воронежской области от 16.04.2014 г. по делу N А14-2187/2013 (судья Щербатых И.А.) по иску открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (ОГРН 1027700042985, ИНН 7705033216) к индивидуальному предпринимателю Сажиной Любови Павловне (ОГРНИП 304366526800019, ИНН 366500566673) о взыскании 25 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ", истец) и открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Красный Октябрь", истец) обратились в Арбитражный суд Воронежской области с иском к индивидуальному предпринимателю Сажиной Любови Павловне (далее - ИП Сажина Л.П., ответчик) о взыскании: в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" 25 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "ЗАБАВА" по свидетельству N 126760; в пользу ОАО "Красный Октябрь" 10 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "МИШКА MISHKA" по свидетельству N 197294.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 18.03.2013 г. исковое заявление ОАО "РОТ ФРОНТ" к ИП Сажиной Л.П. о взыскании 25 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "ЗАБАВА" по свидетельству N 126760 принято судом, возбуждено производство по делу N А14-2187/2013.

Также указанным определением из дела N А14-2187/2013 в отдельное производство выделены требования ОАО "Красный Октябрь" к ИП Сажиной Л.П. о взыскании 10 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "МИШКА MISHKA" по свидетельству N 197294, делу присвоен N А14-2608/2013.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2013 г., оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2013 г., по делу N А14-2187/2013 исковые требования удовлетворены частично. С ИП Сажиной Л.П. в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" взыскано 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. В остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2014 г. решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2013 г. и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2013 г. по делу N А14-2187/2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

В ходе нового рассмотрения дела в суде первой инстанции представитель истца поддержал ранее заявленные исковые требования, при этом представители сторон пояснили, что ранее вынесенное Арбитражным судом Воронежской области решение по настоящему делу было исполнено ответчиком путем перечисления денежных средств в сумме 100 592 руб. (592 руб. расходы по госпошлине).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 16.04.2014 г. исковые требования ОАО "РОТ ФРОНТ" удовлетворены частично. С ИП Сажиной Л.П. в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" взыскано 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ссылаясь на незаконность и необоснованность принятого судебного акта, ОАО "РОТ ФРОНТ" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда о частичном удовлетворении исковых требований отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Также ссылаясь на незаконность и необоснованность решения суда от 16.04.2014 г., ИП Сажина Л.П. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение в части удовлетворения заявленных исковых требований отменить, в удовлетворении исковых требований ОАО "РОТ ФРОНТ" отказать в полном объеме.

В ходе судебного заседания апелляционной инстанции представитель ОАО "РОТ ФРОНТ" поддержал доводы апелляционной жалобы ОАО "РОТ ФРОНТ", возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ИП Сажиной Л.П.

Представитель ИП Сажиной Л.П. поддержал доводы апелляционной жалобы ИП Сажиной Л.П., а апелляционную жалобу ОАО "РОТ ФРОНТ" просил оставить без удовлетворения по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело (ст. 268 АПК РФ).

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, отзыва на апелляционную жалобу ОАО "РОТ ФРОНТ", заслушав пояснения представителей сторон, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ЗАБАВА", зарегистрированный 31.05.1995 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров класса МКТУ 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед. Приоритет товарного знака от 17.09.1993 г., срок действия регистрации истекает 17.09.2013 г.

В обоснование заявленных исковых требований ОАО "РОТ ФРОНТ" представлены в материалы дела копии этикетов, из которых усматривается, что ИП Сажина Л.П. является изготовителем следующей кондитерской продукции: пряники сырцовые "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с шоколадной начинкой, пряники сырцовые "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с повидлом, пряники сырцовые "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с творожной начинкой, пряники сырцовые "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА", пряники сырцовые "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА".

Также истцом представлены копии договора N 59/17 поставки товара от 09.11.2012 г., заключенного между ООО "Цитрон" и ООО "ВЕН-ТОРГ", товарной накладной N 208 от 21.11.2012 г., счета-фактуры N 00000208 от 21.11.2012 г., удостоверения о качестве N 24679, декларации о соответствии требованиям ГОСТ, сертификата соответствия N РОСС RU.АЯ.Н85003 с приложением, а также информация с сайта ответчика о производимой продукции, подтверждающие факт изготовления ИП Сажиной Л.П. вышеуказанной продукции.

Представленными ответчиком копиями приказов N 46/12 и N 47/12 от 05.09.2012 г. подтверждается принятие ИП Сажиной Л.П. решения приступить к выпуску пряников сырцовых: "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с шоколадной начинкой, "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с повидлом, "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с творожной начинкой, "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА".

Из представленной ответчиком копии приказа N 06/13 от 13.03.2013 г. следует, что в связи с возникшими претензиями к ИП Сажиной Л.П. компаний ОАО "РОТ ФРОНТ", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", ОАО "Кондитерская фабрика "ТАКФ" приостанавливается выпуск, в том числе вышеперечисленной продукции.

В соответствии со справкой об объемах выпуска продукции и стоимости её реализации за период с августа 2012 г. по март 2013 г. ИП Сажиной Л.П. за указанный период были произведены: пряники сырцовые "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА" в количестве 179 кг на сумму 9 782 руб. 35 коп., пряники сырцовые "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с повидлом в количестве 359 кг на сумму 24 569 руб. 96 коп., пряники сырцовые "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с творожной начинкой в количестве 411 кг на сумму 27 923 руб. 34 коп., пряники сырцовые "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с шоколадной начинкой в количестве 406 кг на сумму 27 526 руб. 80 коп., пряники сырцовые "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" в количестве 153 кг на сумму 9 398 руб. 79 коп.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком товарного знака истца при реализации производимых им кондитерских изделий - пряников сырцовых с наименованиями "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с шоколадной начинкой, с повидлом и с творожной начинкой, "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", ОАО "РОТ ФРОНТ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном ст.ст. 1503 и 1505 ГК РФ (ст. 1480 ГК РФ).

Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Как следует из материалов дела, право истца на товарный знак "ЗАБАВА" подтверждено свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 126760. При этом товарный знак по свидетельству N 126760 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Ответчиком при производстве кондитерских изделий используются обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА", выполненные прямыми заглавными буквами русского алфавита обычного шрифта.

Из п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца - является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы.

Однако, как правильно указал арбитражный суд области, приведенная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

В соответствии с п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. N 32 (далее - Правила) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Из представленного ответчиком в материалы дела иного письменного доказательства - экспертного заключения, выполненного Некоммерческим партнерством "Инновационный патентно-правовой центр Воронежской области" (далее - НП ИППЦ ВО), следует, что обозначение, включающее словесный элемент "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" и использованное для индивидуализации пряников сырцовых с шоколадной начинкой, с повидлом и с творожной начинкой производства ИП Сажиной Л.П., не является сходным до степени смешения с товарным знаком N 126760 ОАО "РОТ ФРОНТ", являющегося правообладателем; товары правообладателя, для индивидуализации которых используется товарный знак N 126760, являются однородными с товарами производства ИП Сажиной Л.П., а именно, пряниками сырцовыми с шоколадной начинкой, с повидлом и с творожной начинкой, для которых использовано обозначение, включающее словесный элемент "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ"; товары производства ИП Сажиной Л.П., а именно, пряники сырцовые с шоколадной начинкой, с повидлом и с творожной начинкой, для индивидуализации которых использовано обозначение, включающее словесный элемент "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" не могут ввести в заблуждение потребителей относительно их производителя; обозначение, включающее словесный элемент "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" и использованное для индивидуализации пряников сырцовых с творожной начинкой производства ИП Сажиной Л.П., не является сходным до степени смешения с товарным знаком N 126760 ОАО "РОТ ФРОНТ", являющегося правообладателем; товары правообладателя, для индивидуализации которых используется товарный знак N 126760, являются однородными с товарами производства ИП Сажиной Л.П., а именно, пряниками сырцовыми с творожной начинкой, для которых использовано обозначение, включающее словесный элемент "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА"; товары производства ИП Сажиной Л.П., а именно, пряники сырцовые с творожной начинкой, для индивидуализации которых использовано обозначение, включающее словесный элемент "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" не могут ввести в заблуждение потребителя относительно их производителя; обозначение, включающее словесный элемент "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА" и использованное для индивидуализации пряников сырцовых с творожной начинкой производства ИП Сажиной Л.П., не является сходным до степени смешения с товарным знаком N 126760 ОАО "РОТ ФРОНТ", являющегося правообладателем; товары правообладателя, для индивидуализации которых используется товарный знак N 126760, являются однородными с товарами производства ИП Сажиной Л.П., а именно, пряниками сырцовыми с творожной начинкой, для которых использовано обозначение, включающее словесный элемент "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА"; товары производства ИП Сажиной Л.П., а именно, пряники сырцовые с творожной начинкой, для индивидуализации которых использовано обозначение, включающее словесный элемент "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА" не могут ввести в заблуждение потребителей относительно их производителя.

Из представленного ответчиком в материалы дела заключения специалиста от 13.04.2013 г., выполненного патентным поверенным РФ N 194 Василенко Д.В., следует, что товары, в отношении которых охраняется зарегистрированный товарный знак по свидетельству N 126760, однородны товарам, в отношении которых используется обозначение ИП Сажиной Л.П.; товарный знак N 126760 и обозначение, используемое ИП Сажиной Л.П. тождественными не являются. Они относятся к разным видам товарных знаков: словесные-комбинированные, словесные элементы различаются, "ЗАБАВА", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", цветовое сочетание также не совпадает; обозначение "ГОРДЕЦКАЯ ЗАБАВА" и товарный знак "ЗАБАВА" не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимого начального элемента "ГОРОДЕЦКАЯ" в обозначении ИП Сажиной Л.П., состоящего из 10 букв, что значительно отличает буквенный состав сравниваемых знаков; что касается графического признака сходства - сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов; смысловые значения у обозначений не являются сходными до степени смешения, поскольку ИП Сажиной Л.П. используется прилагательное "ГОРОДЕЦКАЯ", придающее спорному обозначению в целом определенный смысловой образ, отличающийся от "ЗАБАВЫ". Кроме того, патентный поверенным при даче заключения учтено наличие зарегистрированных за разными лицами товарных знаков, включающих словесный элемент "ЗАБАВА", что, по его мнению, снижает различительную способность входящего в состав товарных знаков элемента "ЗАБАВА".

Оценивая представленные по делу доказательства, в том числе экспертные заключения, а также проводя сравнительный анализ словесных обозначений "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА", размещаемых ответчиком на упаковках своей продукции, и зарегистрированного товарного знака истца в виде охраняемого словесного обозначения "ЗАБАВА" в соответствии с положениями п. 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, суд первой инстанции пришел к правильному о наличии фонетического сходства охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорного обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" в связи: с совпадением звуков в словах "ЗАБАВА" охраняемого товарного знака истца и спорного обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ"; расположением совпадающих звукосочетаний в товарном знаке "ЗАБАВА" и спорном наименовании "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" по отношению друг к другу (полное совпадение одного слова, стоящего на первом месте); одинаковым количеством слогов в охраняемом товарном знаке "ЗАБАВА" и первом слове спорного обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ", а также поскольку охраняемый словесный элемент товарного знака "ЗАБАВА" входит в спорное обозначение.

Графическое сходство охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорного обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" подтверждено следующими признаками: охраняемый товарный знак "ЗАБАВА" и спорное обозначение "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита; словесные элементы "ЗАБАВА" "ЛЮБАВЫ" охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорного обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" выполнены заглавными буквами; буквы, из которых состоит охраняемый товарный знак "ЗАБАВА" и первое слово спорного обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" совпадают; охраняемый товарный знак и спорное обозначение выполнены буквами черного цвета.

О наличии семантического (смыслового) сходства охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорного обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" говорят такие признаки как то, что один из элементов спорного обозначения полностью совпадает с охраняемым товарным знаком "ЗАБАВА"; элемент "от ЛЮБАВЫ" является дополнительным по отношению к элементу "ЗАБАВА", поскольку указывает на источник развлечений, игр, потехи - "ЛЮБАВУ".

Наличие фонетического сходства охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорных обозначений "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА" и "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" подтверждается следующим признаками: совпадение звуков в словах "ЗАБАВА" охраняемого товарного знака истца и спорных обозначений "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА"; расположение совпадающих звукосочетаний в товарном знаке "ЗАБАВА" и в спорных наименованиях "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" по отношению друг к другу (полное совпадение одного слова); одинаковое количество слогов в охраняемом товарном знаке "ЗАБАВА" и первом слове спорных обозначений "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА"; охраняемый словесный элемент товарного знака "ЗАБАВА" входит в спорные обозначения.

Относительно графического сходства охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорных обозначений "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА" и "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" судом правильно учтено, что: охраняемый товарный знак "ЗАБАВА" и спорные обозначения "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита; словесные элементы "ЗАБАВА" "ГОРОДЕЦКАЯ" "КОКОСОВАЯ" охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорных обозначений "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" выполнены заглавными буквами; буквы, из которых состоит охраняемый товарный знак "ЗАБАВА" и второе слово спорных обозначений "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА" и "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" совпадают; охраняемый товарный знак и спорные обозначения выполнены буквами черного цвета.

Наличие семантического (смыслового) сходства охраняемого товарного знака "ЗАБАВА" и спорных обозначений "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" подтверждено следующими признаками: один из элементов спорных обозначений полностью совпадает с охраняемым товарным знаком "ЗАБАВА"; совпадающий элемент "ЗАБАВА" в охраняемом товарном знаке и спорных обозначениях является существительным; элементы "ГОРОДЕЦКАЯ" и "КОКОСОВАЯ" в данном случае, как правильно указал суд области, являются дополнительными по отношению к элементу "ЗАБАВА", поскольку элемент "ГОРОДЕЦКАЯ" указывает на вид развлечений, игр, потехи, а элемент "КОКОСОВАЯ" на сырье, из которого или с добавлением которого производится товар.

По смыслу положений п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197 (далее - Методические рекомендации) словесные элементы "от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ" и "КОКОСОВАЯ" в спорных обозначениях следует отнести к слабым элементам, поскольку они носят описательный (уточняющий) характер по отношению к элементу "ЗАБАВА".

В соответствии с положениями раздела 3 Методических рекомендаций, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В данном случае имеет место наличие фонетического и графического различий в сопоставляемых обозначениях, обусловленное разным количеством используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов, а также наличие семантического различия, обусловленное добавлением характеризующего элемента "_от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ_", "КОКОСОВАЯ_".

Вместе с тем, как правильно указал суд первой инстанции добавление характеризующего элемента "_от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ_", "КОКОСОВАЯ_" к элементу "ЗАБАВА" не меняет смыслового значения "ЗАБАВА", следовательно, ассоциируется с ним в целом.

Учитывая изложенное, арбитражный суд области пришел к обоснованному выводу о том, что спорные словесные обозначения содержат слабые словесные элементы "_от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ_" и "КОКОСОВАЯ_", характеризующие основной (сильный) элемент "ЗАБАВА", который является тождественным по фонетическим, графическим и смысловым характеристикам охраняемому словесному элементу "ЗАБАВА" в товарном знаке истца, что может привести к смешению или угрозе смешения охраняемого товарного знака и спорных обозначений в глазах потребителя.

Доказательств, подтверждающих отсутствие опасности смешения спорных обозначений с охраняемым товарным знаком истца, ответчиком не представлено.

Довод ответчика о том, что различительная способность товарного знака "ЗАБАВА" ослаблена тем, что существует значительное количество товарных знаков, содержащих элемент "ЗАБАВА", зарегистрированных для товаров 30 класса МКТУ, правильно не принят судом во внимание с учетом правовой позиции Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 8215/06 от 08.11.2006 г. по делу N А40-21077/05, согласно которой каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно.

В рассматриваемом случае из материалов дела не следует, что возражения по данным товарным знакам были предметом рассмотрения патентной палаты, и решения по ним являлись предметом спора.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Из искового заявления следует, что лицензиат ОАО "РОТ ФРОНТ" Пензенская кондитерская фабрика осуществляет производство пряников "Забава" с вареной сгущенкой, которые приобрели широкую известность среди потребителей.

ИП Сажина Л.П. использовала обозначения "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" на упаковках производимых им кондитерских изделий - пряников сырцовых, которые относятся к товарам 30 класса МКТУ.

В этой связи вывод суда первой инстанции о том, что товары, для обозначения которых истцом используется товарный знак "ЗАБАВА", являются однородными с товарами, производимыми ИП Сажиной Л.П. под обозначениями "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА" является верным.

Доказательств отмены регистрации товарного знака в установленном порядке на основании ст. 1483 ГК РФ ответчиком не представлено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

Таким образом, использование ответчиком обозначений "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ", "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА" и "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА", содержащих словесный элемент "ЗАБАВА", являющийся зарегистрированным товарным знаком истца, может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товара и привести к смешению в сознании потребителей принадлежности товаров, производимых ответчиком, с товарами истца.

Как правильно указал суд области, учитывая, что ИП Сажина Л.П. является субъектом предпринимательской деятельности, а также правообладателем ряда товарных знаков, то при должной степени разумности и осмотрительности, она могла и должна была осуществить проверку обозначения производимой ею продукции на предмет наличия сходства до степени смешения указанного обозначения с товарными знаками, принадлежащими другим лицам, и принимать меры по недопущению производства и реализации контрафактной продукции.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п.п. 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, пп. 1 п. 4 ст. 1515 или пп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца на товарный знак ответчиком в материалы дела не представлено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

Довод ответчика о том, что использование товарного знака "ЗАБАВА" в обозначениях производимых им товаров (пряники сырцовые "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с творожной начинкой, "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с шоколадной начинкой, "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с повидлом, "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА", "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА") следует рассматривать как единое нарушение, правильно отклонен судом первой инстанции как необоснованный.

Из материалов дела следует, что истцом заявлено о нарушении исключительных прав на товарный знак "ЗАБАВА", который использован ответчиком при производстве и реализации пяти видов товара:

- пряники сырцовые с обозначением "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с шоколадной начинкой;

- пряники сырцовые с обозначением "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с творожной начинкой;

- пряники сырцовые с обозначением "ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ" с повидлом;

- пряники сырцовые с обозначением "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА";

- пряники сырцовые с обозначением "КОКОСОВАЯ ЗАБАВА".

Факт использования ответчиком товарного знака "ЗАБАВА" в обозначениях пяти видов выпускаемых им товаров подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Следовательно, указанное обстоятельство свидетельствует о пяти случаях неправомерного использования товарного знака "ЗАБАВА", каждый из которых с учетом норм п. 3 ст. 1252, п. 2 ст. 1484 и п. 1 ст. 1515 ГК РФ является самостоятельным нарушением исключительного права истца на товарный знак.

Уменьшая размер компенсации до 100 000 руб., суд первой инстанции обоснованно принял во внимание совокупность следующих обстоятельств: отсутствие доказательств умышленного использования ответчиком спорных обозначений (неосторожность); отсутствие доказательств ранее совершенных истцом нарушений исключительного права истца; период незаконного использования ответчиком спорных обозначений, подтвержденный приказами ИП Сажиной Л.П. о выпуске продукции N 46/12, N 47/12 от 05.09.2012 г. и о приостановлении выпуска продукции от N 06/13 от 13.03.2013 г.; общую стоимость произведенной ИП Сажиной Л.П. продукции со спорными обозначениями - 99 201 руб. 24 коп.; форму реализации товара ответчиком, а именно, то обстоятельство, что ответчик не маркирует каждую единицу товара спорным обозначением, а также, что товар, реализуемый ответчиком конечному потребителю, не имеет индивидуальной упаковки; отсутствие доказательств, подтверждающих наступление для истца отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования товарного знака (наступление возможных убытков, уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование товарного знака ответчиком и т.д.).

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции о наличии в действиях ответчика вины в форме неосторожности, судебная коллегия принимает во внимание доводы ИП Сажиной Л.П. о том, что она учитывала факт регистрации иных товарных знаков с элементом "ЗАБАВА" (ЗАБАВА В СТРАНЕ ГУЛИВЕРИИ, ЗАБАВА ПУТЯТИЧНА, КУБАНСКАЯ ЗАБАВА, ДОНСКАЯ ЗАБАВА и т.д.), мнение специалистов об отсутствии сходства до степени смешения между обозначениями, использованными ответчиком, и товарными знаками истца, а также тот факт, что вопрос о сходстве до степени смешения спорных обозначений ответчика с товарными знаками истца разрешен только в судебном порядке в результате сложного анализа всех признаков и элементов обозначений. При этом следует учесть, что при первоначальном рассмотрении дела и суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочным выводам в отношении обозначений "ЗАБАВА ОТ ЛЮБАВЫ" и "ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА".

Таким образом, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд области пришел к правильному выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований.

При этом суд области обоснованно указал, что оснований для выдачи исполнительного листа на взыскание с ответчика 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака не имеется, поскольку материалами дела подтверждается фактическое исполнение ответчиком настоящего судебного акта (исполнительный лист АС N 000073951 от 15.11.2013 г., платежные поручения N 13 от 14.01.2014 г., N 327 от 04.02.2014 г.).

Доводы ОАО "РОТ ФРОНТ" о том, что суд первой инстанции чрезмерно снизил размер заявленной к взысканию компенсации, отклоняются судебной коллегией как несостоятельные.

В данном случае, определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, арбитражный суд исходил из разъяснений, изложенных в Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29, а также указаний Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу.

В частности, судом были учтены: характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При таких обстоятельствах у судебной коллегии отсутствуют основания для переоценки выводов суда области в части определения размера подлещей выплате компенсации.

Довод ИП Сажиной Л.П. о необоснованности выводов суда первой инстанции опровергаются материалами дела и отклоняются судебной коллегией как несостоятельные

Доводы ответчика о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права основаны на неверном толковании действующего гражданского законодательства применительно к фактическим обстоятельствам дела и также подлежат отклонению.

Суд первой инстанции всесторонне исследовал доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, дал им правильную правовую оценку и принял обоснованное решение, соответствующее требованиям норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы за рассмотрение апелляционных жалоб в виде государственной пошлины в сумме 4 000 руб. относятся на заявителей жалоб по 2 000 руб. на каждого.

Руководствуясь ст.ст. 102-112, 266-269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 16.04.2014 г. по делу N А14-2187/2013 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через суд первой инстанции согласно ч. 1 ст. 275 АПК РФ.

Председательствующий

Е.В. Маховая

Судьи

Н.Л. Андреещева Г.В. Владимирова