Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2014 г. N 09АП-39953/14

город Москва

10 октября 2014 г.

Дело N А40-11305/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей М.Е. Верстовой, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛОС"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2014 года

по делу N А40-11305/2014, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛОС"

(ОГРН 5087746474020, 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 9)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Первая Кислородная компания"

(ОГРН 1097746829619, 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4Б)

третье лицо: Индивидуальный предприниматель Седов Павел Владимирович

о прекращении использования товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Грачев И.П. (по доверенности от 01.10.2013)

от ответчика: Манык П.В. (по доверенности от 15.09.2014)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛОС" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Первая Кислородная Компания" (далее - ответчик) об обязании ответчика удалить из текста на странице в сети в сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.finehealth.ru/epiliatory-fotoepi1iatory/ информацию, содержащую товарный знак ELOS или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также взыскании компенсации в размере 500.000 руб. за незаконное использование товарного знака ELOS.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен индивидуальный предприниматель Седов Павел Владимирович

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2014 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 250443 документально подтвержден.

Ответчик в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против доводов жалобы возражал.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителя в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит изменению, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛОС" является обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) "ELOS" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 250443, зарегистрированным 01.07.2003 г. в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по классам МКТУ 35 (услуги по торговле и продвижению товаров) и 44 (медицинские услуги).

Истец, обосновывая исковые требования, указывает на то, что в период с сентября 2013 года и по настоящее время на сайте www.finehealth.ru по ссылке http://www.finehealth.ru/epiljatory-fotoepiljatory/, размещенном в сети Интернет и представляющих коммерческую деятельность субъектов предпринимательства, выступающих под коммерческим наименованием "Океан красоты", ответчиком была размещена информация, рекламирующая услуги (товары) с упоминанием при этом (в том числе и в наименовании продаваемого товара) товарного знака "Elos Элос)" или сходного с ним до степени смешения обозначения, что зафиксировано нотариусом города Москвы в протоколе осмотра содержимого страниц интернет-сайта (доказательств) от 17.09.2013 г. 77 АА 8407580.

Администратором доменного имени http://www.finehealth.ru является Общество с ограниченной ответственностью "Первая Килородная Компания" (письмо Закрытого акционерного общества "Регистратор Р01" - л.д. 42).

Данные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Истец полагает, что действия ответчика по рекламе и продвижению товаров, маркированных обозначением "ELOS", нарушают исключительные права на товарный знак "ELOS" по свидетельству N 250443 и подлежат запрету, в связи с чем правообладатель на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать от ответчика устранения допущенного нарушения и выплаты компенсации в размере 500.000 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истец не является владельцем прав на товарный знак "ELOS" для класса 10 МКТУ (медицинское оборудование); использование ответчиком обозначения "ELOS" (ЭЛОС) в отношении продаваемого им и предлагаемого им к продаже медицинского оборудования, не образует использования товарного знака истца "ELOS" (свидетельство на товарный знак N 250443), в отношении каких-либо товаров и услуг, для которых указанный товарный знак зарегистрирован истцом; ответчик использует обозначение "ELOS" в отношении медицинского оборудования, приобретенного у индивидуального предпринимателя Седова Павла Владимировича, который, в свою очередь приобретает указанное оборудование у производителя данной продукции; обозначения "ELOS" в предложениях о продаже медицинского оборудования и рекламе является использованием указанного обозначения в отношении продаваемых товаров, и не является использованием указанного обозначения в целях идентификации торговой и рекламной деятельности ответчика; правообладатель товарного знака, зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ, не вправе запретить иным лицам использовать такой товарный знак в рекламных материалах, в коммерческих предложениях, в сети Интернет в отношении товаров и услуг других классов МКТУ в целях индивидуализации таких товаров и услуг.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами по следующим основаниям.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами апелляционной жалобы о том, что суд неверно классифицировал товар, в отношении которого ответчиком использован товарный знак, и отнес его к товарам 10-го класса МКТУ.

Эпиляция является косметической, а не медицинской процедурой, поскольку она не направлена на лечение или улучшение состояния здоровья человека.

Согласно пункта 2 Руководства по применению Международной классификации товаров и услуг (в действующей 10-ой редакции), для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу соответственно, которые размещены в разделе "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями".

10-ый класс МКТУ включает, в основном, медицинские приборы, инструменты и изделия. К классу относятся: специальная мебель для медицинских целей; некоторые элементы гигиенических резиновых изделий; ортопедические бандажи.

8-ой класс МКТУ включает, в основном, ручные инструменты, используемые как орудия труда в соответствующих профессиях. К классу относятся: ножевые изделия, вилки и ложки из благородных металлов; электробритвы, электрические ручные машинки для стрижки, в том числе ногтей. В Перечне товаров и услуг, объединенных в классы, к 8-му классу МКТУ относятся, в частности, такие товары, как "пинцеты эпиляционные" и "машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования".

Учитывая обязательную сертификацию медицинских изделий, реализуемый ответчиком товар более правильно относить к 8-му классу, поскольку именно в его перечне содержатся подобные ему товары, имеющие аналогичное назначение -удаление, стрижка и бритье волос, в том числе это относится и к товарам для личного (домашнего) использования.

В перечне 10 класса МКТУ товары с аналогичным назначением отсутствуют.

В связи с чем, доводы ответчика об отнесении реализуемого им товара к медицинской технике не могут быть признаны обоснованными.

Судебная коллегия также не может согласиться с выводами суда первой инстанции о том, что правообладатель товарного знака, зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ, не вправе запретить иным лицам использовать такой товарный знак в рекламных материалах, в коммерческих предложениях, в сети Интернет в отношении товаров и услуг других классов МКТУ в целях индивидуализации таких товаров и услуг.

При вынесении решения судом первой инстанции необоснованно не приняты во внимание положения пункта 3.5 Методических рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 198 (далее - Методические рекомендации).

Поскольку ответчиком не оказываются услуги, а лишь предлагаются к продаже товары, то при определении однородности суд апелляционной инстанции с учетом пункта 3.5 Методических рекомендаций по однородности, определяющим возможность признания услуг однородными товарам, считает необходимым отметить, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Суд апелляционной инстанции полагает, что из сравнения приведенных характеристик следует, что товары, предлагаемые ответчиком на его интернет-сайте к продаже, могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в свидетельстве N 250443 - "продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям", поскольку схожи по всем основным признакам, в частности: относятся к одному роду (виду), характеризуются одними потребительскими свойствами и функциональным назначением, являются взаимозаменяемыми, имеют сходные условия их оказания и продажи, один круг потребителей.

Кроме этого следует отметить, что согласно пункта 3.6. Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии с пунктом 3.7. Методических рекомендаций в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Ответчик на своем сайте в сети Интернет использовал, как тождественное товарному знаку обозначение "ELOS", так и его кириллическую транслитерацию "ЭЛОС", при которой отличается только алфавит, которым выполнено обозначение, но при этом по фонетическому критерию сходства, обозначение "ЭЛОС" и товарный знак "ELOS" являются тождественными.

Принимая во внимание тождество либо высокую степень сходства использованных ответчиком обозначений с товарным знаком истца, следует признать однородной деятельность ответчика по предложению к продаже на интернет-сайте "эпиляторов" с использованием обозначения "ELOS" (8 класс МКТУ) и услуги по продвижению товаров для третьих лиц (35 класс МКТУ).

При этом, однородность реализуемого ответчиком товара и клиник, лечебниц, массажа, салона красоты, физиотерапии, хирургии пластической (44 класс МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, апелляционный суд, вопреки доводам апелляционной жалобы, не усматривает.

Доводы письменных пояснений ответчика о том, что он не осуществляет рекламу услуг вообще и услуг по элос-эпиляции в частности, а только доводит до потребителей обязательные сведения о товаре, не принимаются апелляционным судом, поскольку противоречат содержащейся в сети интернет информации на сайте ответчика http://www.finehealth.ru, на котором предлагаются к продаже эпилаторы с использованием обозначения "ELOS".

В рассматриваемом случае истец требует защиты права на товарный знак по классу 35 МКТУ, что включает защиту при продвижении товаров (услуг) для третьих лиц.

Согласно Информационному письму Роспатента от 23.12.2011 г. N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", необходимо понимать, что продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга "продвижение товаров для третьих лиц" может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой.

В рассматриваемом случае ответчик осуществляет деятельность по предложению к продаже и рекламу товара, признанную судом однородной услугам по продвижению товаров для третьих лиц (35 класс МКТУ), в отношении которых у истца зарегистрирован товарный знак.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 62 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Регистрация товарного знака истца не оспорена.

В связи с чем, не могут быть признаны обоснованными доводы ответчика о том, что ответчик использует обозначение "ELOS" в отношении медицинского оборудования, приобретенного у индивидуального предпринимателя Седова Павла Владимировича, который, в свою очередь приобретает указанное оборудование у производителя данной продукции.

Кроме того, за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 500.000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, заявленный истцом размер компенсации в сумме 500.000 рублей не соответствует указанным критериям, в связи с чем обоснованно уменьшен судом первой инстанции с 500.000 рублей до 50.000 рублей. Данный размер компенсации является разумным и справедливым, учитывая доказанность истцом факта правонарушения со стороны ответчика.

В силу статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Суд апелляционной инстанции считает, что требование истца об обязании ответчика удалить из текста на странице в сети в сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.finehealth.ru/epiliatory-fotoepi1iatory/ информацию, содержащую товарный знак ELOS или сходное с ним до степени смешения обозначение не подлежит удовлетворению, поскольку заявленный подателем апелляционной жалобы способ защиты права значительно превышает объем предоставленного товарному знаку истца правовой охраны по 35, 44 классам МКТУ.

Судом апелляционной инстанции признано осуществление ответчиком деятельности по предложения к продаже и рекламе товара с использованием обозначения "ELOS", что однородно услугам по продвижению товаров для третьих лиц (35 класс МКТУ), в отношении которых у истца зарегистрирован товарный знак.

Однако требование ответчика удалить из текста на странице в сети в сети Интернет, распространяется истцом в отношении всей информации, содержащей товарный знак ELOS или сходное с ним до степени смешения обозначение, что не соответствует объему правовой охраны товарного знака истца только по 35, 44 классам МКТУ.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит изменению, с Общества с ограниченной ответственностью "Первая Кислородная компания" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛОС" следует взыскать компенсацию в размере 50.000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Судебные расходы между сторонами в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.02.2014 г. N 9189/2013 распределяются пропорционально удовлетворенным заявленным требованиям.

Поскольку при подаче иска истцом заявлено имущественное (взыскание компенсации в размере 500.000 руб., государственная пошлина 13.000 руб.) и неимущественное требование (об обязании, государственная пошлина 4.000 руб.), с истца в доход федерального бюджета подлежит довзысканию государственная пошлина в размере 4.000 руб., поскольку при подаче иска им уплачена государственная пошлина в размере 13.000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2014 года по делу N А40-11305/2014 изменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Первая Кислородная компания" (ОГРН 1097746829619) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛОС" (ОГРН 5087746474020) компенсацию в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛОС" (ОГРН 5087746474020) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 4.000 (четыре тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

М.Е. Верстова Н.В. Лаврецкая