Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2014 г. N 13АП-20234/14

г. Санкт-Петербург

21 октября 2014 г.

Дело N А56-69702/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Тимухиной И.А.

судей Баркановой Я.В., Жиляевой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания: Колокольцевой О.С.

при участии:

от истца: Марканов Д.Ю. (доверенность от 28.10.2013)

от ответчика: Скрыпник В.В. (доверенность от 01.11.2011)

от 3-го лица: Тамашев К.Т. (доверенность от 10.07.2014)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-20234/2014) ООО "Хладокомбинат N 1" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.06.2014 по делу N А56-69702/2011 (судья Астрицкая С.Т.), принятое

по иску ЗАО "Холод Славмо"

к ООО "Северо-Западная торговая группа"

3-е лицо: ООО "Хладокомбинат N 1"

о взыскании,

установил:

Закрытое акционерное общество "Холод Славмо" (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Северо-Западная торговая группа" (далее - ответчик) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарные знаки и 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1" (далее - ООО "Хладокомбинат N 1").

Решением от 04.02.2013, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2013, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2013 решение суда первой инстанции от 04.02.103 и постановление суда апелляционной инстанции от 14.06.2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Решением от 27.06.2014 с ответчика в пользу истца взыскано 100 000 руб. компенсации, 35 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 7000 руб. расходов по оплате госпошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе ООО "Хладокомбинат N 1", считая решение незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, просит решение отменить, в иске отказать, полагая, что вывод суда первой инстанции о неиспользовании товарного знака N 274938 противоречит судебным актам по делу N А40-9077/2013, ошибочным является вывод суда о неиспользовании ООО "Хладокомбинат N 1" промышленного образца N 52995 в спорной упаковке мороженного. Податель жалобы указывает, что охраняемым элементом товарных знаков N 422534, N 422533, N 428080, принадлежащих истцу, является словосочетание ЗАО "Холод Славмо", которое ООО "Хладкомбинат N 1" не использует на своей упаковке мороженного "Сахарная трубочка". Кроме того, представленный в материалы дела социологический опрос, оформленный Отчетом от 22.09.2010, не является относимым и допустимым доказательством, как и проведенная в рамках настоящего дела судебная экспертиза, которая не согласуется с предметом спора, а эксперт находится в служебной зависимости с представителем истца по настоящему делу.

Истец возразил против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

В судебном заседании представитель ответчика согласился с доводами апелляционной жалобы третьего лица.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО "Холод Славмо" является правообладателем исключительного права на следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству N 422534 от 13 ноября 2010 года (с приоритетом от 14 июля 2010 года), в отношении товаров 30-го класса (мороженое), услуг 35-го класса (продвижение товаров (для третьих лиц), а именно: оптовая и розничная продажа мороженого; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно мороженным) МКТУ. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором на фоне вертикальных волнистых линий голубого и желтого цвета расположено наклоненное влево неохраняемое изображение вафельного рожка с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожка изображены неохраняемые словесные элементы "Трубочка сахарная в шоколадной глазури", ниже расположен обрамленный полукруг, с неохраняемой надписью по контуру "Закрытое акционерное общество", внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись "Холод СЛАВМО", а под ним - неохраняемый словесный элемент "ПЛОМБИР". Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, голубом, желтом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

- товарный знак по свидетельству N 428080 от 19 января 2011 года (с приоритетом от 11 февраля 2010 года), в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, визуально разделенное вертикально на три части. Средняя часть декорирована волнообразными линиями, на фоне которых расположены изображения двух вафельных рожков с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожков изображены неохраняемые словесные элементы "Трубочка сахарная в шоколадной глазури". Товарный знак представляет собой два совмещенных и расположенных последовательно сверху вниз одинаковых изображения, аналогичных товарному знаку N422534, а также полосы белого и серого цвета с левой и правой сторон;

- изобразительный товарный знак по свидетельству N 422533, с приоритетом от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдано в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженого. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись "ХОЛОД СЛАВМО", выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: "Трубочка" - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; "сахарная", "в шоколадной глазури", "крем-брюле" - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета.

07.12.2011 года в торговой точке, принадлежащей ООО "Северо-Западная торговая группа", осуществлялась реализация мороженого "Сахарная трубочка пломбир" и "Сахарная трубочка пломбир крем-брюле" производства ООО "Хладокомбинат N 1" в упаковке схожей до степени смешения с изображениями, защищенными свидетельствами N 422534, 422533 и 428080.

Истец направил ответчику предарбитражное предупреждение с требованием прекратить реализацию указанной продукции.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая предъявленным требованиям, ответчик и третье лицо указали, что правомерно реализуют и изготавливают спорную продукцию и не нарушают исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку ответчик приобретал и реализовывал мороженое, которое изготавливалось ООО "Хладокомбинат N 1" с нанесением маркировки на продукцию товарных знаков NN 285684, 274938, а также с использованием патента на промышленный образец Российской Федерации N 52995, правообладателем которых является последний. Третье лицо также ссылалось на то, что ЗАО "Хладокомбинат N1" (правопредшественник ООО "Хладокомбинат N1") является правообладателем товарных знаков в отношении 30-го класса МКТУ, включающего мороженое:

- по свидетельству N 274938 от 9 сентября 2004 года, представляющего собой прямоугольник с изображением синих и желтых волнистых полос переменной ширины;

- по свидетельству N 285684 от 31 марта 2005 года, представляющего собой комбинированное обозначение, основным элементом которого является прямоугольник, вытянутый по горизонтали, с изображением мороженого с шариком в конусообразном стаканчике, покрытого шоколадной глазурью, расположенного с наклоном на фоне вертикально размещенных бирюзовых и золотисто-желтых волнистых полос переменной ширины.

Этикетка для упаковки мороженого (три варианта) ООО "Хладокомбинат N 1" запатентована в качестве промышленного образца по патенту Российской Федерации N 52995. Таким образом, истцом не доказан факт допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца на спорные товарные знаки.

Судом первой инстанции в связи с необходимостью определения сходства упаковки реализуемой ответчиком и производимой третьим лицом продукции с товарными знаками истца, а также с обозначениями, принадлежащими третьему лицу для маркировки своей продукции, в порядке ст. 82 АПК РФ определением от 18.02.2014 назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено экспертам Российской Государственной Академии Интеллектуальной собственности Орловой В.В., Китайскому В.Е., с постановкой на исследование утвержденных судом следующих вопросов:

1) Сходны ли упаковки для мороженого "Сахарная трубочка", производимые ООО "Хладокомбинат N 1" и реализуемые ООО "Северо-Западная торговая группа" с товарными знаками N 422534, N 422533, N 428080?

2) Использованы ли все признаки промышленного образца "ЭТИКЕТКИ ДЛЯ УПАКОВКИ МОРОЖЕНОГО (три варианта)" N 52995 на упаковках для мороженого "Сахарная трубочка", производимого ООО "Хладокомбинат N 1" и реализуемого ООО "Северо-Западная торговая группа"?

3) Сходны ли упаковки для мороженого "Сахарная трубочка", производимого ООО "Хладокомбинат N 1" и реализуемого ООО "Северо-Западная торговая группа" с товарными знаками N 285684, N 274938?

Оценив результаты экспертизы и представленные в материалы дела документы, суд первой инстанции, посчитав доказанным, что используемые третьим лицом обозначения являются сходными с товарным знаком истца до степени смещения, следовательно, реализованная ответчиком продукция является контрафактной, удовлетворил требование истца, снизив размер испрашиваемой компенсации за нарушение исключительного права до 100 000 рублей.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и пояснений сторон, апелляционный суд пришел к выводу, что обжалуемое решение не подлежит отмене или изменению.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исключительное право на товарный знак может быть использовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно подпункту 1 пункта 4 указанной статьи Кодекса правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

По смыслу приведенных нормативных положений компенсация подлежит взысканию при доказанности незаконного использования товарного знака как средства индивидуализации и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, Решениями Роспатента от 13.12.2011 по делам N 2010722842 (422534), N 2010722841 (422533) и N 2010703900 (428080) было признано предоставление правовой охраны товарным знакам истца по свидетельствам N N 422534, 422533 и 428080 недействительным в части исключения из правовой охраны товарных знаков изображения мороженого. В остальной части правовая охрана товарных знаков сохранена.

Несмотря на то, что изображение мороженого является неохраняемым элементом, как и другие элементы товарного знака истца, подобное исключение не влияет на правовую охрану товарного знака в целом. Законом не исключается возможность регистрации в качестве товарного знака упаковки, включающей несколько неохраняемых элементов или состоящей полностью из таковых, однако создающих оригинальную графическую композицию. Все неохраняемые элементы товарных знаков истца расположены по отношению друг к другу таким образом и в таком сочетании (графическом, пространственном, цветовом и т.д.), что в целом товарный знак обладает отличительной способностью и оригинальностью.

Как указано в статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно заключению судебной экспертизы от 16.05.2014 упаковки для мороженного "Сахарная трубочка", производимые ООО "Хладокомбинат N 1" и реализуемые ООО "Северо-Западная торговая группа", являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца N 422534, N 422533, N 428080. При этом, экспертизой подтверждено, что неохраняемые элементы влияют на восприятие знака в целом и формируют его композиционное построение, не могут не учитываться при определении степени сходства подлежащих сравнению обозначений.

Довод подателя жалобы о том, что заключение экспертизы не является относимым и допустимым доказательством по делу, подлежит отклонению апелляционным судом как необоснованный.

Доказательства нарушения законодательства, регулирующего проведение экспертизы, в материалы дела не представлены.

Указание третьего лица на нахождение ранее эксперта Орловой В.В. в служебной зависимости от представителя истца Соколовской Е.А. в ООО "Пепеляев Групп" не свидетельствует о таком нарушении, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, квалификация и опыт работы экспертов Орловой В.В. и Китайского В.Е. в области правовой охраны товарных знаков, промышленных образцов и экспертной деятельности соответствовали характеру исследования.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные в материалам дела документы по правилам ст. 71 АПК РФ,суд первой инстанции пришел к правильным выводам о том, что товарные знаки третьего лица в зарегистрированном виде на спорной упаковке не использованы, фактически ООО "Хладокомбинат N 1" производит спорную продукцию в упаковке, отличной от предоставленных ему по лицензии исключительных прав; ООО "Хладокомбинат N 1" не использует товарные знаки и промышленный образец по лицензии в отношении продукции, которую вводит в оборот ответчик, факт неправомерного использования ответчиком в отношении однородных товаров (мороженого) обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, права на которые зарегистрированы за истцом, доказан. Таким образом, ответчик нарушил принадлежащее истцу исключительное право на использование товарных знаков N 422534, 422533 и 428080 в отношении упаковки мороженого - "Трубочка сахарная" производства ЗАО "Холод Славмо". Поскольку ООО "Хладокомбинат N 1" не обладает правами на использование сходного до степени смешения с товарными знаками истца изображения, которое в настоящий момент наносится на упаковку производимого им мороженого, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование ЗАО "Холод Славмо" о взыскании с ответчика компенсации за реализацию контрафактной продукции, снизив размер испрашиваемой на основании ст. 1515 ГК РФ компенсации до 100 000 рублей, учитывая отсутствие умысла ответчика и единичный случай незаконной реализации им спорного товара, распределив судебные расходы на основании ст. 110 АПК РФ.

Суд первой инстанции верно определил объем правовой охраны товарных знаков истца и правильно осуществил оценку сходства товарных знаков и упаковки в целом.

Доводы апелляционной жалобы истца не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на его законность и обоснованность. Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.06.2014 по делу N А56-69702/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.А. Тимухина

Судьи

Я.В. Барканова Е.В. Жиляева