Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2013 г. N С01-157/2013 по делу N А56-69702/2011 Суд отменил принятые ранее по делу судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, поскольку, принимая решение по делу, суд не мотивировал вывод об отсутствии доказательств нарушения исключительных прав истца на товарные знаки и не указал фактические обстоятельства дела, положенные в основу вывода о правомерности использования обозначений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2013 г. N С01-157/2013 по делу N А56-69702/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 6 ноября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 ноября 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Пашковой Е.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Холод Славмо" (ул. Кирова, д. 35, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185000; адрес для корреспонденции: ул. Верейская, д. 31, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 190013, ОГРН 1021000507340) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Рагузина П.Н.) от 4 февраля 2013 года по делу N А56-69702/2011 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2013 года (судьи Семенова А.Б., Борисова Г.В., Савицкая И.Г.) по тому же делу,

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Холод Славмо" к обществу с ограниченной ответственностью "Северо-Западная торговая группа" (Невский пр-т, д. 51, пом. 20, г. Санкт-Петербург, 191025, ОГРН 1037865016001) о взыскании компенсации в сумме 200 000 руб. за нарушение прав на товарные знаки по свидетельствам NN 422533, 422534 и 428080, при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1" (ул. Якорная, д. 17, г. Санкт-Петербург, 195027, ОГРН 1097847020721),

при участии в судебном заседании:

от истца: Марканов Д.Ю., Михайлов А.В., представители по доверенности б/н от 28 октября 2013 года,

от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица: представитель не явился, извещен надлежащим образом, установил:

закрытое акционерное общество "Холод Славмо" (далее - ЗАО "Холод Славмо", общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная торговая группа" (далее - ООО "Северо-Западная торговая группа") 200 000 руб. компенсации и 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Протокольным определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 февраля 2012 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1" (далее - ООО "Хладокомбинат N 1"). 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 4 февраля 2013 года, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 14 июня 2013 года, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме. 

Не согласившись с указанными судебными актами, ЗАО "Холод Славмо" обратилось с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ЗАО "Холод Славмо" поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме. 

ООО "Северо-Западная торговая группа" и ООО "Хладокомбинат N 1", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов в указанных судебных актах фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения по следующим основаниям. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции исходили из того, что ЗАО "Холод Славмо" не доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав, ответчик при реализации продукции не нарушал исключительных прав истца на товарные знаки, правомерно использовал спорные обозначения, защищенные принадлежащими ООО "Хладокомбинат N 1" патентом и свидетельствами на товарные знаки. 

Между тем судами не учтено следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, ЗАО "Холод Славмо" является правообладателем исключительного права на следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству N 422534 от 13 ноября 2010 года (с приоритетом от 14 июля 2010 года), в отношении товаров 30-го класса (мороженое), услуг 35-го класса (продвижение товаров (для третьих лиц), а именно: оптовая и розничная продажа мороженого; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно мороженным) МКТУ. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором на фоне вертикальных волнистых линий голубого и желтого цвета расположено наклоненное влево неохраняемое изображение вафельного рожка с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожка изображены неохраняемые словесные элементы "Трубочка сахарная в шоколадной глазури", ниже расположен обрамленный полукруг, с неохраняемой надписью по контуру "Закрытое акционерное общество", внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись "Холод СЛАВМО", а под ним - неохраняемый словесный элемент "ПЛОМБИР". Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, голубом, желтом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании. 

- товарный знак по свидетельству N 428080 от 19 января 2011 года (с приоритетом от 11 февраля 2010 года), в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, визуально разделенное вертикально на три части. Средняя часть декорирована волнообразными линиями, на фоне которых расположены изображения двух вафельных рожков с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожков изображены неохраняемые словесные элементы "Трубочка сахарная в шоколадной глазури", ниже расположен обрамленный полукруг, с неохраняемой надписью по контуру "Закрытое акционерное общество", внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись "Холод СЛАВМО", а под ним - неохраняемый словесный элемент "ПЛОМБИР". Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, желтом, коричневом, светло-коричневом, бежевом цветовом сочетании. 

- товарный знак по свидетельству N 422533 от 13 ноября 2010 года (с приоритетом от 14 июля 2010 года), в отношении товаров 30-го класса (мороженое), услуг 35-го класса (продвижение товаров (для третьих лиц), а именно: оптовая и розничная продажа мороженого; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно мороженным) МКТУ. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в котором на фоне вертикальных волнистых линий зеленого и желтого цвета расположено наклоненное влево неохраняемое изображение вафельного рожка с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожка изображены неохраняемые словесные элементы "Трубочка сахарная в шоколадной глазури", ниже расположен обрамленный полукруг, с неохраняемой надписью по контуру "Закрытое акционерное общество", внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись "Холод СЛАВМО", а под ним - неохраняемый словесный элемент "крем-брюле". Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, зеленом, желтом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании. 

На основании решений Роспатента от 13 декабря 2011 года по делам N 2010722842 (422534), 2010722841 (422533) и 2010703900 (428080), принятыми по результатам рассмотрения возражений ООО "Хладокомбинат N 1" и Премиа Таллинна Коюльмхоонс АС (Республика Эстония) против предоставления правовой охраны товарным знакам истца (свидетельства N 422533, 422533, 428080), признано предоставление правовой охраны товарным знакам ЗАО "Холод Славмо" по свидетельствам NN 422534, 422533 и 428080 недействительным частично, исключено из правовой охраны изображение мороженого. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно положениям статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Из материалов дела следует и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, что 7 декабря 2011 года в торговой точке, принадлежащей ООО "Северо-Западная торговая группа", осуществлялась реализация мороженого "Сахарная трубочка пломбир" и "Сахарная трубочка пломбир крем-брюле" производства ООО "Хладокомбинат N 1" в упаковке схожей до степени смешения с изображениями, защищенными свидетельствами N 422534, 422533 и 428080.

ЗАО "Холод Славмо" направило ответчику предарбитражное предупреждение с требованием прекратить реализацию указанной продукции. 

Поскольку претензия оставлена ответчиком без исполнения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим требованиями. 

При разрешении спора по существу суды пришли к выводу о том, что ЗАО "Хладокомбинат N 1" (правопредшественник ООО "Хладокомбинат N 1") является правообладателем следующих товарных знаков в отношении 30-го класса МКТУ, включающего мороженое:

- по свидетельству N 274938 от 9 сентября 2004 года, представляющего собой изображение синих и желтых (золотистых) волнистых полос переменной ширины;

- по свидетельству N 285684 от 31 марта 2005 года, представляющего собой комбинированное обозначение в котором изображение вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью, расположенного с наклоном влево от вертикальной оси на фоне вертикально размещенных бирюзовых и золотисто-желтых волнистых полос переменной ширины. 

Делая вывод о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам NN 422534, 422533 и 428080, суды пришли к выводу о том, что ответчик приобретал и реализовывал мороженное, которое изготавливалось третьим лицом с нанесением маркировки на товар товарных знаков, а также с использованием патента на промышленный образец Российской Федерации N 52995, правообладателем которых является ООО "Хладокомбинат N 1". 

ООО "Хладокомбинат N 1" использует товарные знаки по свидетельствам NN 285684, 274938 и патент Российской Федерации на промышленный образец N 52995 на основании неисключительной лицензии, о чем внесены соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров и в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации. 

Правовое положение правообладателя и лица обладающего правом на использование объектов интеллектуальной собственности на основании неисключительной лицензии различно. 

Также суды указали на отсутствие оснований для вывода о нарушении прав истца действиями ответчика, поскольку ООО "Хладокомбинат N 1" при изготовлении продукции использует принадлежащие ему товарные знаки и промышленный образец. 

Однако суд не установил, какие именно товарные знаки, использовались третьим лицом (неисключительным лицензиатом) при нанесении маркировки на товары. 

Согласно представленным в материалы дела доказательствам решением Роспатента от 21 апреля 2012 года N 2004723181(285684) досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству N 285684 в связи с неиспользованием товарного знака в течение трех лет, предшествовавших подаче заявления от 18 ноября 2011 года. 

Доказательств того, что решение Роспатента от 21 апреля 2012 года N 2004723181(285684) было отменено или признано недействительным в установленном законом порядке в материалах дела не имеется. 

Более того, в материалах дела представлены сведения о внесении соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров. 

Таким образом, доказательства, представленные в материалы дела, подтверждают факт того, что, начиная с 18 ноября 2008 года по 18 ноября 2011 года, правообладатель не использовал товарный знак по свидетельству N 285684, в то время как продукция была приобретена у ответчика 7 декабря 2011 года. 

Указанные обстоятельства не получили никакой правовой оценки при принятии оспариваемых судебных актов. 

Также в нарушение части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения суд, делая вывод о представлении ответчиком и третьим лицом доказательств отсутствия нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, не указал фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом и положенные в основу вывода о правомерности использования обозначений по свидетельствам NN 285684, 274938 и патенту Российской Федерации N 52995 при маркировке мороженого. 

Не указал на доказательства, на которых основаны выводы суда об указанных обстоятельствах, не привел мотивы, по которым суд отверг доводы истца о наличии схожести до степени смешения обозначений по товарным знакам по свидетельствам NN 422534, 422533 и 428080 и изображений, используемых третьим лицом при маркировке выпускаемой продукции, исходя из охраноспособности товарных знаков, которые ООО "Хладокомбинат N 1" вправе использовать при производстве и реализации мороженного, ограничившись лишь констатацией факта принадлежности ООО "Хладокомбинат N 1" прав на товарные знаки по свидетельствам NN 285684, 274938 и патента Российской Федерации на промышленный образец N 52995. 

Суд апелляционной инстанции не устранил допущенные нарушения норм процессуального права, более того пришел к выводу о том, что не может быть признано нарушением прав лица, представление правовой охраны на товарный знак которого признано недействительным.

Указанные выводы противоречат представленным в материалы дела доказательствам. 

Действительно решениями Роспатента от 13 декабря 2011 года по делам N 2010722842 (422534), 2010722841 (422533) и 2010703900 (428080), было признано предоставление правовой охраны товарным знакам ЗАО "Холод Славмо" по свидетельствам NN 422534, 422533 и 428080 недействительным частично, поскольку было исключено из правовой охраны товарных знаков изображение мороженого. В остальной части правовая охрана товарных знаков сохранена. 

Однако указанные обстоятельства не устанавливались судами и не получили правовой оценки при принятии решения об отказе в иске. 

Как правильно указано судами, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122). 

Между тем в оспариваемых судебных актах не приведены выводы судов о сравнении обозначений, используемых ООО "Хладокомбинат N 1" при маркировке своей продукции, и товарных знаков истца по свидетельствам NN 422534, 422533 и 428080, не устанавливались судами и обстоятельства, о наличии или отсутствии опасности смешения обозначений в глазах потребителя, поскольку третьим лицом и истцом производятся и реализуются однородные товары. 

Кроме того, суды указали на то, что этикетка ООО "Хладокомбинат N 1" запатентована в качестве промышленного образца по патенту Российской Федерации N 52995 (с датой приоритета от 30 апреля 2002 года), но не указали каким образом это исключает нарушение прав истца на товарные знаки по свидетельствам NN 422534, 422533 и 428080, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи. 

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными. 

Между тем, суды не установили какие основные признаки промышленного образца, защищенного патентом Российской Федерации N 52995, использованы в упаковке продукции произведенной ООО "Хладокомбинат N 1" и реализуемые ответчиком. 

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления. 

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу, что судами при принятии оспариваемых судебных актов не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит не только определение правовой природы спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, но и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как доказательств, непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путем оказания сторонам содействия в предоставлении других доказательств (статьи 65, 66, части 2, 3 статьи 133, статья 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), допущено нарушение норм материального и процессуального права, что привело к принятию неправильного решения, постановления, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежи отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области. 

При новом рассмотрении спора по существу суду предлагается устранить допущенные нарушения норм права, определить круг лиц, чьи права могут быть затронуты принятием решения по существу спора. 

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца 2 части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, частью 3 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 4 февраля 2013 года по делу N А56-69702/2011 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2013 года по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.Ю. Пашкова