Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2014 г. N 15АП-14031/14

город Ростов-на-Дону

27 октября 2014 г.

дело N А53-7300/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 октября 2014 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Тимченко О.Х.

судей Ильиной М.В., Мисника Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Штерхун Е.Э.

при участии:

от истца: Гербутов В.С. по доверенности от 28.03.2013.

от ответчика - Максимова А.Г. по доверенности от 24.01.2013.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд",

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.07.2014 по делу N А53-7300/2014

по иску компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд" (ОГРН 1076166000020, ИНН 6166059754)

о запрете ответчику совершать определенные действия, взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

принятое в составе судьи Авдеева В.Н.

УСТАНОВИЛ:

Компания "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд" (далее - ответчик) о запрете ответчику совершать любые действия по использованию товарных знаков "SHELL" (N 964925 в Международном реестре товарных знаков), "SHELL OMALA", "SHELL HELIX", "SPIRAX", "TELLUS", "GADUS", "RIMULA", "SHELL Formula", "NAUTILUS", "ROTELLA", "ADVANCE" (NN 170079, 148573, 73346, 30813, 90229, 372748, 204588, 171105, 78892, 36674, 142666 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ) без согласия компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG), в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары, маркированные этими товарными знаками, осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу.

Об обязании ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарных знаков: "SHELL" (N 964925) в размере 6 200 000 рублей; "SHELL OMALA" (N 170079) в размере 200 000 руб., "SHELL HELIX" (N 148573) в размере 800 000 руб., "SPIRAX" (N 73346) в размере 600 000 руб., "TELLUS" (N 30813) в размере 200 000 руб., "GADUS" (N 90229) в размере 200 000 руб.,"RIMULA" (N 372748) в размере 800 000 руб.,"SHELL Formula" (N. 204588) в размере 400 000 руб., "SHELL Formula" (N. 2171105) в размере 400 000 руб.,"NAUTILUS" (N. 78892) в размере 400 000 руб.,"ROTELLA" (N. 36674) в размере 200 000 руб., "ADVANCE" (N. 142666) в размере 400 000 руб., всего 10 800 000 рублей.

Данный предмет иска рассмотрен судом с учетом принятого заявления истца об изменении исковых требований, частичного отказа от иска касательно защиты прав на товарный знак "CORENA".

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик незаконно использует товарные знаки истца.

Решением Арбитражного суда Ростовской области т 04.07.2014 по делу N А53-7300/2014 суд принял отказ от иска в части требований касательно защиты прав на товарный знак "CORENA". Производство по делу в указанной части требований прекращено.

Этим же решением суд запретил ООО "Равенол Руссланд" совершать любые действия по использованию товарных знаков "SHELL" (N 964925 в Международном реестре товарных знаков), "SHELL OMALA", "SHELL HELIX", "SPIRAX", "TELLUS", "GADUS", "RIMULA", "SHELL Formula", "NAUTILUS", "ROTELLA", "ADVANCE" (NN 170079, 148573, 73346, 30813, 90229, 372748, 204588, 171105, 78892, 36674, 142666 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ) без согласия компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG), в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары, маркированные этими товарными знаками, осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "SHELL" (N 964925) в размере 1 000 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "SHELL OMALA" (N 170079) в размере 100 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "SHELL HELIX" (N 148573) в размере 400 тысяч рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "SPIRAX" (N 73346) в размере 300 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "TELLUS" (N 30813) в размере 100 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "GADUS" (N 90229) в размере 100 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "RIMULA" (N 372748) в размере 400 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "SHELL Formula" (N . 204588) в размере 400 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "SHELL Formula" (N . 2171105) в размере 400 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "NAUTILUS" (N . 78892) в размере 400 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "ROTELLA" (N . 36674) в размере 100 000 рублей.

Обязал ООО "Равенол Руссланд" выплатить компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарного знака "ADVANCE" (N . 142666) в размере 400 000 рублей.

Всего обязал выплатить ООО "Равенол Руссланд" в пользу компании "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) компенсацию за незаконное использование товарных знаков 4 100 000 рублей.

В остальной части иска отказано.

Не согласившись с вышеуказанным судебным актом общество с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просило решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы заявителем приведены следующие доводы. Ответчик, приобретая спорный товар, который является оригинальным, изготовленный самим правообладателем, понес расходы, а истец, в свою очередь получил прибыль от продажи. По мнению апеллянта, исключительное имущественное право истцом реализовано в результате продажи товара. Переход права собственности на товар, законно введенный в гражданский оборот, влечет прекращение действия исключительных прав на средство индивидуализации в отношении именно этого товара, исключая. Тем самым, необоснованную трактовку купли-продажи как сделки, которая ставится в зависимость от решения правообладателя воспрепятствовать обороту данного товара.

Размер взысканной компенсации истцом не обоснован, не представлены доказательства соразмерности компенсации последствиям нарушения ответчиком исключительного права истца.

В отзыве на апелляционную жалобу истец возражал доводам жалобы, просил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. При этом, истец просил изменить решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.07.2014 г. по делу N А53-7300/2014 в части размера компенсации, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 6 200 000 руб.

Апелляционный суд обращает внимание истца, что апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.07.2014 по делу N А53-7300/2014 подана обществом с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд", соответственно, уточнение исковых требований, изложенных Компанией "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" в отзыве на апелляционную жалобу, не может быть предметом рассмотрения в рамках производства по жалобе.

Следует также учитывать, что согласно части 7 статьи 268 АПК РФ новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель истца в судебном заседании доводам апелляционной жалобы возражал, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Группа компаний "Shell" является одним из крупнейших в мире производителей технического масла и иных смазочных материалов. Компания "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) является правообладателем следующих товарных знаков: фирменная эмблема "SHELL" в виде красно-желтой раковины (зарегистрирован в Международном реестре товарных знаков, в том числе для территории РФ, под N 964925 с приоритетом от 13.08.2007 г. для различных классов товаров, включая товары класса 04 МКТУ: технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения);

- "SHELL OMALA" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 170079 с приоритетом от 21.04.1998 в отношении товаров класса 04 МКТУ: технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; топлива, в том числе моторные бензины); "SHELL HELDC" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 148573 с приоритетом от 25.10.1995 в отношении товаров класса 04 МКТУ: технические масла и консистентные смазки, смазочные материалы, топлива, в том числе моторные бензины);

- "SPIRAX" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 73346 с приоритетом от 22.11.1982 в отношении товаров класса 04 МКТУ: свечи, фитили, вещества для осветительных целей, масла и жиры для осветительных целей, обогревательных и смазочных целей, масла и топливо для двигателей);

- "TELLUS" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 30813 с приоритетом от 17.08.1965 в отношении товаров класса 04 МКТУ: промышленные масла и жиры, смазочные, горючие и осветительные материалы);

- "GADUS" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 90229 с приоритетом от 25.12.1989 в отношении товаров класса 04 МКТУ: технические масла и консистентные смазки, смазочные материалы, топлива, в том числе моторные бензины и вещества для осветительных целей);

- "RIMULA" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 372748 с приоритетом от 23.11.2007 в отношении товаров класса 04 МКТУ: масла технические; консистентные смазки; смазочные материалы; топлива);

- "CORENA" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 38300 с приоритетом от 13.12.1968 в отношении товаров класса 04 МКТУ: промышленные жиры и масла (за исключением пищевых жиров и масел, а также эфирных масел); смазочные вещества; горючие составы (включая бензин для моторов) и осветительные материалы);

- "SHELL Formula" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N . 204588 с приоритетом от 19.06.1997 в отношении, в частности, товаров класса 04 МКТУ: технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, топлива (в том числе моторные бензины);

- "SHELL Formula" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N . 171105 с приоритетом от 19.06.1997 в отношении, в частности, товаров класса 04 МКТУ: технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, топлива (в том числе моторные бензины);

- "NAUTILUS" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N . 78892 с приоритетом от 18.09.1985 в отношении товаров класса 04 МКТУ: промышленные масла и жиры, смазочные и горючие материалы, вещества для осветительных целей);

- "ROTELLA" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 36674 с приоритетом от 01.03.1968 в отношении товаров класса 04 МКТУ: смазочные вещества, промышленные жиры и масла);

- "ADVANCE" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N . 142666 с приоритетом от 09.02.1995 в отношении товаров класса 04 МКТУ: технические масла и консистентные смазки, смазочные материалы, топлива (в том числе моторные бензины).

Указанное подтверждается заверенными копиями свидетельств о регистрации (продлении регистрации) Товарных Знаков и страниц официального сайта Роспатента, имеющихся в материалах дела.

Как указал истец в иске, ответчик без согласия истца использует товарные знаки, в частности, ввозит на территорию Российской Федерации товары, маркированные товарными знаками, правообладателем который является компания "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ".

На протяжении 2012 - 2013 годов ответчик многократно ввозил на территорию РФ товары, маркированные товарными знаками, общий объем поставок составил не менее 85 тонн. Данные обстоятельства подтверждаются отчетом ОЧПД "Альфа-Информ", а также письмами южного акцизного таможенного поста ЦАТ ФТС России от 16.07.2013 г. и от 04.04.2013 г. Истец не давал ответчику своего согласия на использование им принадлежащих истцу товарных знаков и, в частности, на ввоз товаров, маркированных товарными наками, на территорию РФ.

Таким образом, по мнению истца, ответчик незаконно использует товарные знаки, "SHELL" (N 964925), "SHELL OMALA" (N 170079), "SHELL HELIX" (N 148573), "SPIRAX" (N 73346), "TELLUS" (N 30813), "GADUS" (N 90229),"RIMULA" (N 372748) "SHELL Formula" (N 204588), "SHELL Formula" (N 2171105),"NAUTILUS" (N 78892),"ROTELLA" (N. 36674), "ADVANCE" (N142666), в связи с чем, истец и обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, обсудив доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены либо изменения решения суда от 04.07.2014 по делу N А53-7300/2014 не имеется.

Ввоз на территорию Российской Федерации маркированных товарным знаком товаров без согласия правообладателя при отсутствии исчерпания права на товарный знак нарушает исключительное право правообладателя на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему трению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Как усматривается из представленных в материалы дела писем "О приостановлении выпуска товаров" Федеральной таможенной службы Центральная акцизная таможня "Южный акцизный таможенный пост" (т.1, л.д. 151, 152), Центральной акцизной таможней (ЮАТП ЦАТ" были приняты и зарегистрированы декларации на товары и на выпуск товара в свободное обращение, декларантом является ООО "РАВЕНОЛ РУССЛАНД", товары маркированы товарными знаками "SHELL", соответственно, ввоз товара осуществил ответчик; товар выпущен в свободное обращение. Данные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Поскольку доказательств, подтверждающих правомерность использования ответчиком товарных знаков, принадлежащих истцу, в материалах дела не имеется, постольку судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что введение в гражданский оборот товарных знаков путем ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знакам, осуществлено ответчиком без согласия правообладателя и является незаконным.

Также истцом к взысканию заявлена компенсация за незаконное использование товарных знаков ответчиком на общую сумму 10 800 000 рублей, в том числе, компенсация за незаконное использование товарных знаков: "SHELL" (N 964925) в размере 6 200 000 рублей (из расчета 200000 руб. за каждую партию товара).

Суд первой инстанции посчитал соразмерной последствиям нарушения ответчиком прав истца и взыскал компенсацию 1 000 000 руб. за использование товарного знака "SHELL".

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как основанные на неправильном толковании норм материального права.

В силу статей 1229, 1484 и 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации ввоз на территорию Российской Федерации маркированных товарным знаком товаров без согласия правообладателя нарушает исключительное право правообладателя на товарный знак и влечет установленную законом имущественную ответственность.

Вопреки доводам ответчика, исключительные права на товарные знаки возникают и охраняются независимо от включения товарных знаков в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Доказательств предоставления истцом разрешения ответчику на использование спорных товарных знаков заявителем жалобы не представлено.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.3 Постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер взысканной компенсации судом первой инстанции обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции правомерно уменьшил сумму взыскиваемой с ответчика компенсации, оснований для повторного снижения компенсации у суда апелляционной инстанции не имеется, как отсутствуют основания и для увеличения компенсации, на чем настаивал представитель истца.

Суд апелляционной инстанции отклоняет довод представителя ответчика, о неверном исчислении количества партий ввезенного товара, поскольку, как пояснил истец, по ТД N 10009242/141112/0003415 ввезены разные виды товаров, которые образуют самостоятельные партии товаров, аналогично и по ТД N 10009242/301012/0003307.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине за подачу апелляционной жалобы подлежат отнесению на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При подаче апелляционной жалобы заявителем оплачена государственная пошлина в размере 2000 руб. по платежному поручению N 4315 от 23.07.2014.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.07.2014 по делу N А53-7300/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

О.Х. Тимченко

Судьи

М.В. Ильина Н.Н. Мисник