Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2014 г. N 09АП-49940/14

г. Москва

29 декабря 2014 г.

Дело N А40-152660/12

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 декабря 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Д.Н. Садиковой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-152660/12

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Интел"

(ОГРН: 1057747453610; 117556, г. Москва, Варшавское ш., 75, 1)

к Международной коммерческой компании "НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП" ("NILE GLOBAL CORP")

третьи лица: Роспатент, Компания ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Горская М.В. (по доверенности от 24.11.2014)

от ответчика: Хохоев А.П., Вербицкая Л.В.(по доверенности от 06.10.2014)

от третьего лица: ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД - Хохоев А.П., Вербицкая Л.В.(по доверенности от 22.09.2014)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Интел" (далее - ООО "Интел", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Международной коммерческой компании "НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП" ("NILE GLOBAL CORP", далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельству N 267716 и по свидетельству N 267717 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с их неиспользованием в течение трех лет.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 05.03.2014 заявленные требования истца удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд обратился ответчик с просьбой отменить решение суда первой инстанции и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование жалобы ответчик указывает на не извещение его о рассмотрении судебного дела. Как указывает ответчик, компания узнала о данном споре при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-492/2014.

Также, не согласившись с вынесенным судебным актом, в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), с апелляционной жалобой обратилась компания "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД", в которой просила отменить решение суда и рассмотреть дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

В обоснование жалобы компания "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД" указала, что при рассмотрении дела компания не была привлечена к участию в деле, поскольку является лицензиатом, имеющим право на использование оспариваемых товарных знаков, и ее права и интересы как лицензиата, затрагиваются принятым по делу решением.

В заседании компания "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД" подтвердила свою заинтересованность в исходе рассматриваемого дела.

Представитель истца возражал, указывая, что принятым судебным актом права и законные интересы лицензиата не затрагиваются.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы компании "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД" поддержал.

Изучив доводы апелляционной жалобы заявителя в порядке статьи 42 АПК РФ, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, и исследовав и оценив представленные сторонами спора доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что в порядке части 6.1 статьи 268 АПК РФ, учитывая разъяснения пункта 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", следует перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку рассматриваемым делом затрагиваются права и обязанности лица, не привлеченного к участию в деле - компании "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД".

Как установлено судом апелляционной инстанции из материалов дела (т.1 л.д.6, 8, т.3 л.д.8), компания "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД" на основании лицензионного договора в отношении товарных знаков N 267716 и N 267717, зарегистрированных Роспатентом 22.06.2011 за N РД0082954, является лицензиатом спорных товарных знаков.

Рассмотрение дела N А40-152660/12 состоялось в отсутствие указанного лица, что, по мнению судебной коллегии, является основанием для применения статьи 270 АПК РФ, привлечения лицензиата - компании "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД" к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований и рассмотрению дела по правилам рассмотрения дел арбитражным судом первой инстанции.

Исходя из предмета и основания заявленных требований, для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 51 АПК РФ) была привлечена компания "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД". При этом судом учитывалась практика Суда по интеллектуальным правам о необходимости привлечения лицензиатов по делам о прекращении правовой охраны товарных знаков.

В части 6.1 статьи 268 АПК РФ указано, что при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

В соответствии с частью 5 статьи 270 АПК РФ при отмене решения по такому основанию суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным названным Кодексом для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца заявленные требования поддержала.

Представители ответчика и третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД", против удовлетворения иска возражали.

Третье лицо Роспатент, надлежащим образом извещено о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в судебном разбирательстве не направило. В соответствии со статьей 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей третьего лица.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы иска, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2014 подлежит отмене с вынесением по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении требований ООО "Интел" на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, словесный товарный знак "MAGISTR" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2004 под N 267716 с приоритетом от 14.05.2004 в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ за "НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП" (т.1 л.д.5-6). Словесный товарный знак "МАГИСТР" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2004 под N 267717 с приоритетом от 14.05.2003 в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ за "НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП" (т.1 л.д.7-8).

ООО "Интел" в обоснование своей заинтересованности указал, что 28.06.2011 им была подана заявка на регистрацию товарного знака "GRANDMAGISTRE" N 2011720410 по 32 классу МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков и по 33 классу МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива)-(т.1,л.д. 9, л.д. 83). В результате рассмотрения заявки Роспатент вынес решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 18.02.2013 (т.1 л.д 84-87), указав на наличие зарегистрированных товарных знаков "МАГИСТР", "MAGISTR".

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

ООО "Интел" обращаясь 21.11.2012 в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров класса 32, 33 МКТУ в связи с неиспользованием товарных знаков компанией "НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП" в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в качестве своей заинтересованности представило заявку N 2011720410 на товарный знак "GRANDMAGISTRE" от 28.06.2011. В материалы дела истцом представлены также документы, относящиеся к ранее зарегистрированному товарному знаку "GrandMagistredel'ordreduTemple", а именно: свидетельство N 336704 с приоритетом от 30.05.2006 (т.1 л.д.88-91), Соглашение о производимой продукции/ProdactionAgreement N 26/2012 от 03.05.2012 (т.1 л.д.92-98), лицензионный договор с компанией "Винекс Преслав"N ДЛ-17/210, зарегистрированный Роспатентом 07.12.2010 за N РД0073541(т.2 л.д.1-10), а также документы, касающиеся деятельности ООО "Торговый Дом "Русьимпорт" в отношении алкогольной продукции с использованием товарного знака N 336704 (лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, декларация на товары, декларация о соответствии, свидетельства о государственной регистрации) (т.1 л.д. -101-120).

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из вышеупомянутого Постановления Президиума ВАС РФ следует, что заинтересованность лица в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется из следующих критериев: заинтересованное лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; заинтересованное лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что должно подтверждаться, поданной заявкой на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также должно осуществить подготовительные действия к такому использованию.

Отсутствие заинтересованности в соответствии с вышеуказанным Постановлением Президиума ВАС РФ является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд оценивает доказательства заинтересованности истца критически в связи со следующим. Истец до вынесения решения Арбитражным судом города Москвы получил свидетельство N 498790 о регистрации товарного знака "GRANDMAGISTRE" по заявке N 2011720410 на основании решения Палаты по патентным спорам.

Представленные истцом копии документов: заявка на товарный знак "GRANDMAGISTRE", Приложение N 1 к соглашению о производимой продукции/ProdactionAgreement N 20/2012 от 24.04.2012 (т.1 л.д.99-100) не свидетельствуют о том, что заявитель является производителем товаров, однородных товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемые товарные знаки, поскольку содержат сведения исключительно о намерении ООО "Интел" о закупке алкогольной продукции у иностранного партнера под обозначением "GRANDMAGISTRE". При этом суду не представлено доказательств наличия у истца обязательных лицензий на производство либо оборот алкогольной продукции. Остальные представленные документы, касаются использования, ранее зарегистрированного за истцом товарного знака "GrandMagistredel'ordreduTemple" (свидетельство N 336704).

Исходя из анализа представленных документов Суд делает вывод, что истец не являясь производителем продукции, относящейся к 32 и 33 классов МКТУ, фактически участвует в организации деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции, которая относится к услугам 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц).

Из положений статьи 1486 ГК РФ усматривается, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Федеральным законом от 23.05.2009 N 98-ФЗ был ратифицирован Сингапурский договор "О законах по товарным знакам", нормы которого имеют преимущественное применение перед национальным правом.

В соответствии со статьей 19 указанного договора, договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ и пункту 19 Сингапурского договора для подтверждения правомерного использования товарного знака от имени правообладателя не обязательно заключать лицензионный договор, достаточно того, что правообладатель имеет возможность контролировать использование товарного знака.

Представленные истцом Соглашение о производимой продукции/ProdactionAgreement N 26/2012 от 03.05.2012 и Приложение N1 к нему с изображением дизайн-макета этикетки, является не допустимым доказательством, поскольку в предмете соглашения указано, что производитель изготавливает алкогольную продукцию под обозначением "GrandMagistredel'ordreduTemple", а в Декларациях о соответствии, полученных ООО "Торговый Дом "РУСЬИМПОРТ" (т.1 л.д.107-108), указано, что продукция "GrandMagistre del'ordreduTemple" разлита 03.11.2011, т.е. до заключения указанного соглашения.

При таких обстоятельствах суд полагает, что истцом не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарных знаков "МАГИСТР", "MAGISTR"., принадлежащих "НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП"., в том числе в отношении безалкогольных напитков 32 класса МКТУ.

В свою очередь, ответчиком и третьим лицом"ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД".представлены документы, подтверждающие использование товарных знаков "МАГИСТР", "MAGISTR":

- уведомление о государственной регистрации лицензионного договора между Ответчиком и компанией "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД." в отношении товарных знаков N N 267716, 267717,

- генеральное соглашение N 15/м от 30.05.2011, в соответствии с которым СП "UNGHENI-VIN" АО по заказу и под контролем "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД." осуществляет производство коньяка "MAGISTR/МАГИСТР", дистрибьюцию на территории России которого осуществляет аффилированная лицензиату компания ООО "Торговый Дом "Гарлинг" (т.3 л.д.8-12),

- контракт N МО/UV-325 от 16.06.2011 между производителем коньяка "MAGISTR/МАГИСТР" и импортером компанией ООО "МоРо" с приложением инвойсов от 10.09.2011, 12.12.2011, 12.12.2012, 26.02.2013, 26.06.2013, 05.09. 2013 (т.3 л.д.13-78),

- договор N МР-130/ГГ от 21 июня 2011 г. между импортером ООО "МоРо" и эксклюзивным дистрибьютером компании "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД." ООО "Торговый Дом "Гарлинг" с товарной накладной и товарно-транспортной накладной NN1800 от 19.10.11, (т.3 л.д.29-38), удостоверение о качестве коньяков "Магистр" N312/1, 312/2, 312/3312/3 от 20.12.2011(т.3 л.д.75-78),

- декларации соответствия от 17.12.2010 (т.3 л.д.81, 83),

- сертификаты соответствия на коньяк (дивин) трехлетний "Магистр" (т.3. л.д.82), на коньяк (дивин) пятилетний "Магистр" (т.3 л.д.84),

- таможенные декларации на товары (т.3. л.д.91-93 113-114),

- справки, прилагаемые к грузовым таможенным декларациям на поставку коньяка "MAGISTR" (т.3 л.д.85-88, л.д.102-103, л.д.105-107),

- заявка о фиксации в единой государственной информационной системе сведения об объеме импорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (т.3 л.д.100),

- товарно-транспортные накладные по поставкам коньяка "MAGISTR/МАГИСТР" в России N N 576 от 30.01.2012, 4420 от 28.06.2012, 5077 от 3107.2012,00633 от 30.01.2012(т.3 л.д.117-133),

- каталоги продукции с коньяком ""MAGISTR/МАГИСТР": осень-зима 2011, осень-зима 2012, зима-весна 2012 (т.3. л.д.139-156), что является подтверждением введения товарных знаков N N 267716, 267717 ответчиком в гражданский оборот и их использования.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Исходя из оценки изложенных обстоятельств в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 269 АПК РФ, суд апелляционной инстанции отменяет решение суда первой инстанции в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, и неправильным применением норм материального права (пункт 1 части 1 и часть 2 статьи 270 АПК РФ).

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 марта 2014 года по делу N А40-152660/12 отменить.

В удовлетворении исковых требований ООО "Интел" отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Интел" (ОГРН: 1057747453610; 117556, г. Москва, Варшавское ш., 75, 1) в пользу Международной коммерческой компании "НАЙЛ ГЛОБАЛ КОРП" 2 000 (Две тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Интел" (ОГРН: 1057747453610; 117556, г. Москва, Варшавское ш., 75, 1) в пользу Компания "ПРОКСИМЕНТ КОММЕРШИАЛ ЛТД" 2 000 (Две тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Д.Н. Садикова Н.В. Лаврецкая