Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 г. N 16АП-1499/15

г. Ессентуки

25 мая 2015 г.

Дело N А22-3573/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 мая 2015 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Бейтуганова З.А., судей Жукова Е.В. и Сомова Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем Погосовой А.В., при участи представителя истца - общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (ОГРН 1037721006817): Оськина А.П. по доверенности от 10.11.2014; в отсутствие представителей ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (ОГРН 1070814009090, ИНН 0814173901), надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" на решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 04.03.2015 по делу N А22-3573/2014,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (далее - фирма) об обязании исключить из фирменного наименования части фирменного наименования, а именно слова "Корпус права", путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и государственной регистрации указанных изменений и взыскании 100 000 рублей компенсации, а также судебных расходов по госпошлине и судебных издержек в размере 90000 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 04.03.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда от 04.03.2015, общество подало апелляционную жалобу, в которой просило его отменить и принять по делу новый судебный акт, которым запретить обществу с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, а также с товарным знаком по свидетельству N 335853, при реализации товаров, услуг, для индивидуализации которых фирменное наименование и товарный знак зарегистрированы, или однородных товаров, услуг; обязать общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" исключить из фирменного наименования часть фирменного наименования, а именно слова "Корпус права" путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и последующей государственной регистрации указанных изменений; взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" в пользу истца 100 000 руб. в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака, а также убытков за нарушение прав истца на фирменное наименование.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что суд первой инстанции не учел незаконное использование фирмой словестного обозначения "Корпус права", являющегося охраняемым элементом товарного знака, правообладателем которого является истец.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы жалобы, с учетом поданного дополнения, просил решение суда отменить, удовлетворив требования истца. Представители ответчика в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, отзыва не неё, выслушав представителя общества, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, общество зарегистрировано 05.03.2003 под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права".

Истцом в обоснование заявленных требований представлено свидетельство N 335853 о правообладании товарным знаком "Корпус права" с приоритетом 10.03.2006, зарегистрированного 15.10.2007 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Вместе с тем, истцом также представлены в материалы дела приложение от 31.10.2013 к свидетельству N 335853 о правообладании товарным знаком "Корпус права", согласно которому внесена запись в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о том, что исключительное право на товарный знак передано Палееву Артему Валентиновичу.

Фирма (ответчик) согласно выписке из ЕГРЮЛ от 17.10.2014 зарегистрирована в статусе юридического лица 11.09.2012.

Истцом был выявлен факт незаконного использования фирменного наименования и товарного знака "Корпус права", выразившегося в использовании словесного обозначения "Корпус права" в составе фирменного наименования ответчика ООО "Юридическая фирма "Корпус права".

29.05.2014 истцом в адрес ответчика направлена претензия о незаконном использовании фирменного наименования и товарного знака.

Истец, полагая, что его исключительное право использования товарного знака нарушено, обратился в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что истец на момент рассмотрения спора не является правообладателем товарного знака "Корпус права", однако судом не учтено следующего.

Пунктом 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Истец не давал ответчику разрешения на использование фирменного наименования и товарного знака "Корпус права".

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами.

Согласно статье 1484 ГК РФ запрещено использование обозначений, сходных с товарным знаком, в отношении однородных услуг, в случае если в результате такого использования возникает вероятность смешения правообладателя товарного знака или его товаров/услуг и лица, его незаконно использующего, его товаров/услуг.

Таким образом, согласно ст. 1484 ГК РФ запрещено использование обозначений, сходных с товарным знаком, в отношении однородных услуг, в случае если в результате такого использования возникает вероятность смешения правообладателя товарного знака или его товаров/услуг и лица, его незаконно использующего, его товаров/услуг.

Для установления нарушения прав на товарный знак необходимо наличие следующих обстоятельств: сходство обозначения, используемого нарушителем, с товарным знаком истца; однородность товаров/услуг; возникновение вероятности смешения.

По смыслу статьи 1484 ГК РФ для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ООО "Юридическое бюро "Корпус права" обозначения с зарегистрированным товарным знаком "Корпус права" и установить однородность услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ООО "Юридическое бюро "Корпус права" и товарный знак "Корпус права".

Словесное обозначение "Корпус права" является доминирующим в составе фирменного наименования ООО "Юридическое бюро "Корпус права".

Товарный знак "Корпус права" зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ - аудит; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 41 класса МКТУ - издание книг; публикации с помощью настольных электронных, издательских систем, услуги образовательно-воспитательные; 42 класса МКТУ - юридические услуги.

Указанные услуги совпадают с услугами, оказываемыми ООО "Юридическое бюро "Корпус права", в частности в соответствии со сведениями, содержащимися в выписке из ЕГРЮЛ от 02.09.2014, о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности является 74.11 деятельность в области права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Согласно п. 59 совместного постановления Пленума Верховного суда N 5 и Высшего арбитражного суда РФ N 29 от 29 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в Действие части четвертой ГК РФ" при применении ч. 3 ст. 1474 ГК РФ судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

В силу ст. 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Как видно из материалов дела, право Истца на фирменное наименование возникло ранее приобретения такого права Ответчиком.

В силу ч. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование может принадлежать только одному лицу.

В силу ст. 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Как следует из содержания приведенных выше ст.ст. 1252 и 1474 ГК РФ, основанием применения предусмотренных данными статьями способов защиты является тождественность или сходство до степени смешения фирменных наименований двух юридических лиц, когда в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители или контрагенты.

Анализ фирменных наименований обществ показывает, что в фирменном наименовании Ответчика воспроизводится доминирующая часть фирменного наименования Истца.

Право Истца на фирменное наименование возникло ранее приобретения такого права Ответчиком

Поскольку виды деятельности Истца и Ответчика аналогичны, то сходные наименования сторон способны ввести в заблуждение потребителей оказываемых ими услуг и привести к смешению в их хозяйственной деятельности.

Истец разрешение на использование фирменного наименования Ответчику не выдавал.

Из буквального толкования п. 3 и п. 4 ст. 1474 ГК РФ запрет на использование фирменного наименования применяется в том случае, если:

1. Фирменные наименования юридических лиц тождественны или схожи до степени смешения,

2. Юридические лица осуществляют аналогичную деятельность,

3. Фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, в связи с наличием факта использования фирменного наименования и товарного знака Истца требования истца об обязании ответчика исключить из фирменного наименования часть фирменного наименования, а именно слова "Корпус права", путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и государственной регистрации указанных изменений, подлежит удовлетворению.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 43, 43.2, 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец, используя право, установленное ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, требует компенсацию в размере 100 000 рублей, однако суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным уменьшить сумму компенсации до 10 000 рублей.

Довод о том, что истец не является лицом, чьи права на товарный знак нарушены, в связи с чем исковые требования в этой части подлежат отклонению, проверен судебной коллегией суда апелляционной инстанции и отклоняется исходя из следующего.

Истец не оспаривает то обстоятельство, что в настоящее время правообладателем товарного знака является Палеев Артем Валентинович, который приобрел товарный знак у истца на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в Роспатенте 31.10.2013, права которого не нарушены обжалуемым судебным актом.

Правом на защиту прав на товарный знак обладает как действующий правообладатель, так и прежний правообладатель, если нарушения прав на товарный знак имели место во время обладания им исключительными правами на товарный знак.

Как следует из материалов дела, факты нарушения, связанные с незаконным использованием фирменного наименования, принадлежавшего истцу, относятся на тот период, в который истец выступал правообладателем товарного знака, в частности с 07.09.2009 по 31.10.2013.

Таким образом, довод ответчика о том, что истец не является лицом, чьи права на товарный знак были нарушены, является несостоятельным и необоснованным, поскольку нарушения, допущенные ответчиком, относятся к тому периоду, когда истец являлся правообладателем товарного знака, а исковые требования истца основаны не только на нарушениях, связанных с использованием товарного знака, но и на факте незаконного использования фирменного наименования.

Поскольку требования апелляционной жалобы изложены о рассмотрении иска в части: запретить обществу с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, а также с товарным знаком по свидетельству N 335853, при реализации товаров, услуг, для индивидуализации которых фирменное наименование и товарный знак зарегистрированы, или однородных товаров, услуг; обязать общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" исключить из фирменного наименования часть фирменного наименования, а именно слова "Корпус права" путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и последующей государственной регистрации указанных изменений и взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" в пользу истца 100 000 руб. в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака, а также убытков за нарушение прав истца на фирменное наименование, постольку требование о возмещении судебных расходов о взыскании 90 000 рублей на оплату услуг представителя судом апелляционной инстанции не рассматривается в соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений).

Как следует из апелляционной жалобы и дополнения к нему, жалоба подана на часть решения суда, при этом представитель заявителя жалобы в судебном заседании не выразил возражений на рассмотрение апелляционной жалобы только на часть решения.

Вместе с тем апелляционный суд разъясняет, что истец не лишен права обратиться с самостоятельным заявлением о распределении расходов на его представителей в порядке статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы истца по оплате государственной пошлины по первой инстанции на удовлетворенную часть иска (4000 рублей по требованию о запрете и исключению записи) относятся на ответчика в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца, в остальной части отказа в иске о взыскании 90 000 рублей компенсации (3600 рублей пошлины) государственная пошлина относится на истца и подлежит взысканию в доход федерального бюджета. Поскольку истцом не уплачена государственная пошлина на удовлетворенную часть иска о взыскании 10 000 рублей компенсации, постольку государственная пошлина на данную часть иска (400 рублей) подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

В связи с частичным удовлетворением жалобы по отношению к обжалованию на заявленные исковые требования суд апелляционной инстанции считает возможным распределить расходы по государственной пошлине в размере 1000 рублей на истца в связи с неудовлетворением всех требований по результатам удовлетворения апелляционной жалобы и 2000 рублей на ответчика, которые подлежат взысканию в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (ОГРН 1037721006817, адрес: 109428, г. Москва, пр-кт Рязанский, 8А, стр. 1) удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 04.03.2015 по делу N А22-3573/2014 отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (ОГРН 1070814009090, ИНН 0814173901) использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (ОГРН 1037721006817, адрес: 109428, г Москва, пр-кт Рязанский, 8А, стр. 1), а также с товарным знаком по свидетельству N 335853, при реализации товаров, услуг, для индивидуализации которых фирменное наименование и товарный знак зарегистрированы, или однородных товаров, услуг.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (ОГРН 1070814009090, ИНН 0814173901) исключить из фирменного наименования части фирменного наименования, а именно слова "Корпус права" путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и последующей государственной регистрации указанных изменений.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (ОГРН 1070814009090, ИНН 0814173901) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (ОГРН 1037721006817, адрес: 109428, г Москва, пр-кт Рязанский, 8А, стр. 1) 10 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (ОГРН 1070814009090, ИНН 0814173901) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (ОГРН 1037721006817, адрес: 109428, г Москва, пр-кт Рязанский, 8А, стр. 1) 4 000 рублей судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины по первой инстанции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (ОГРН 1070814009090, ИНН 0814173901) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (ОГРН 1037721006817, адрес: 109428, г Москва, пр-кт Рязанский, 8А, стр. 1) 2000 рублей судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" (ОГРН 1037721006817, адрес: 109428, г Москва, пр-кт Рязанский, 8А, стр. 1) в доход федерального бюджета 3600 рублей государственной пошлины по первой инстанции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Корпус права" (ОГРН 1070814009090, ИНН 0814173901) в доход федерального бюджета 400 рублей государственной пошлины по первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

З.А. Бейтуганов

Судьи

Е.В. Жуков Е.Г. Сомов