Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2015 г. N 09АП-22037/15

г. Москва

03 июля 2015 г.

Дело N А40-208814/14

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июля 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя Шалеева Дмитрия Михайловича

на решение Арбитражного суда города Москвы от 02 апреля 2015 года

по делу N А40-208814/14, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Индивидуального предпринимателя Шалеева Дмитрия Михайловича

(ОГРНИП: 304770000596404)

к Индивидуальному предпринимателю Казакову Владиславу Геннадьевичу

(ОГРНИП: 309774623300502);

о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии в судебном заседании:

от истца: Макарова К.А. (доверенность от 04.02.2015)

от ответчика: Бикчаева Е.В. (доверенность от 20.01.2015)

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Шалеев Дмитрий Михайлович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы к Индивидуальному предпринимателю Казакову Владиславу Геннадьевичу (далее - ответчик) с исковыми требованиями:

- о запрещении ИП Казакову В.Г. осуществлять незаконное использование товарного знака "KingShoe";

- обязании ИП Казакова В.Г. вернуть принадлежащие ему доменные имена KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ, созвучные с торговой маркой "KingShoe" на аккаунт ИП Шалеева Д.М. у регистраторов доменных имен;

- обязании ИП Казакова В.Г. передать управление почтовыми ящиками электронной почты и аккаунтами Skype, созвучными с торговой маркой "KingShoe" ИП Шалееву Д.М.;

- взыскании с ИП Казакова В.Г. в пользу ИП Шалеева Д.М. компенсации в размере 500 000 рублей;

- взыскании с ИП Казакова В.Г. в пользу ИП Шалеева Д.М. расходы за почтовые услуги в размере 212 рублей 74 копейки, а также за услуги нотариуса в размере 13 400 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.04.2015 исковые требования удовлетворены частично, ИП Казакову В.Г. запрещено незаконное использование товарного знака, а именно размещение комбинированного обозначения "KingShoe" сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 305716 в сети интернет по адресу: www.great-shoes.ru, взыскано 50 000 рублей компенсации, 4 312 рублей 74 копейки судебных расходов, а также 6 000 рублей расходов по уплате госпошлины по иску. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ИП Шалеев Д.М. обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 02.04.2015 первой инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование своей апелляционной жалобы истец указывает на несоответствие взысканной судом компенсации последствиям нарушения. Заявитель полагает, что по звуковому (фонетическому) и смысловому восприятию доменное имя и товарный знак совпадают.

Ответчиком представлен отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании 01.07.2015 представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и принять судебный акт.

Представитель ответчика возражал против доводов жалобы.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалоб, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 02.04.2015 подлежит оставлению без изменения на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ИП Шалеев Д.М. на основании свидетельства на товарный знак N 305716, является правообладателем товарного знака "KingShoe" с 17.08.2005.

Принадлежащий ИП Шалееву Д. М. товарный знак используется на Интернет сайте www.great-shoes.ru, о чем составлен протокол 77АБ 3146098 осмотра доказательства, совершённый нотариусом Юсуповой Н.И. Использование товарного знака на указанном сайте продолжается с 29 апреля 2013 года. Регистрация доменного имени www.great-shoes.ru была осуществлена регистратором ЗАО "Регистратор Р01"

Обращаясь с настоящим исковым требованием в суд, истец указал, что он не давал разрешения кому бы то ни было использовать указанный товарный знак, вознаграждение за его использование от третьих лиц не получал. Кроме того, по мнению истца, помимо незаконного использования товарного знака "KingShoe" Казаковым В.Г., также используются домены KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУРФ, КИНГШУЗ.РФ, созвучные с товарным знаком "KingShoe".

Кроме этого истец указал, что в доменных именах: KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ содержится реклама и информация о конкурентной компании, ведущей свою деятельность в той же области, что и правообладатель товарного знака "KingShoe". Указанное подтверждено протоколом осмотра доказательства N 77АБ 4486815, составленное нотариусом Ягудиной В. М. от 02.10.2014.

Истец 24.08.2214 в адрес прокуратуры города Москвы направил заявление об идентификации неизвестного лица и его привлечении к административной ответственности.

Прокуратура 02.09.2014 направила в адрес Шалеева Д.М. письмо о том, что его обращение направляется для рассмотрения по существу в ГУ МВД РФ по г. Москве.

Истцом в Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве было направлено заявление о недобросовестной конкуренции.

УВД по С АО ГУ МВД России по г. Москве отдел экономической безопасности и противодействия коррупции направило в адрес Шалеева Д.М. письмо о том, что соответствующую деятельность с использованием указанных доменов второго уровня осуществляет ИП Казаков В.Г., магазин которого фактически располагается по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д. 2.

На запрос, направленный в ЗАО "Регистратор Р01" был получен ответ, что администратором доменов второго уровня KINGSHOES.RU, GREAT-SHOES.RU является физическое лицо Казаков В.Г.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В свою очередь, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Поскольку материалами дела установлено, что ответчик незаконно использует товарный знак истца (комбинированное обозначение "KingShoe"), сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 305716 в сети интернет по адресу: www.great-shoes.ru путем его размещения на указанном сайте, исковые требования о запрещении ИП Казакову В.Г. осуществлять незаконное использование товарного знака "KingShoe" удовлетворены обоснованно.

В силу положений статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Судебная коллегия полагает взысканную сумму компенсации в размере 50 000 рублей соразмерной последствиям нарушения обязательства, в связи с чем доводы апелляционной жалобы в указанной части отклоняет.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст. ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В силу статьи 15 АПК РФ принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 4 статьи 170 АПК РФ в мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 16549/12 от 23.04.2013 основанием для отмены (изменения) судебного акта суда первой инстанции, исходя из принципа правовой определенности, могут являться только те, которые указаны в норме статьи 271 (статьи 272) АПК РФ. Судебный акт суда первой инстанции, основанный на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменен судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

В своей апелляционной жалобе истец не привел дополнительных доводов и обстоятельств, позволяющих апелляционному суду прийти к выводу о необходимости взыскания иного размера компенсации.

То обстоятельство, что суд снизил размер компенсации ниже заявленного истцом, не может, вопреки утверждениям ИП Шалеева Д.М., являться основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции, поскольку размер компенсации определен судом первой инстанции в соответствии с нормами статьи 71 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301 ГК РФ.

Апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, правильно определил размер подлежащей взысканию с предпринимателя компенсации, в связи с чем апелляционная жалоба истца также не подлежит удовлетворению.

При указанных обстоятельствах апелляционная инстанция не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, доводы которых проверены в полном объеме и не могут быть признаны влияющими на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

В силу пункта 1 статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Согласно свидетельству на товарный знак истца, приоритет товарного знака - 17.08.2005. Как усматривается из справок регистратора сайта ЗАО "Регистратор Р01", администратором доменов KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU является Казаков В. Г., с 05.03.2005, т.е., до даты приоритета товарного знака истца.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что факт использования в доменном имени соответствующего обозначения, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца на товарный знак. Регистрация домена Казаковым В.Г. не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать истцу в реализации его исключительных прав, поскольку регистрация домена произошла до приоритета товарного знака истца.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Как следует из положений пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом руководителя Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при проверке на тождество и сходство необходимо произвести поиск тождественных и сходных обозначений, определить степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений, определить однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). При этом обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом в силу пункта 14.4.2.3 Правил следует, что сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Вместе с тем, перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 (признаки сходства для словесных обозначений), 14.4.2.3 (признаки сходства для изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При проведении анализа сходства, по вышеперечисленным признакам, учитываются все элементы сравниваемых знаков, независимо от того, являются ли они сильными или слабыми, охраняемыми или неохраняемыми, так как их наличие (или отсутствие) влияет на общее восприятие знака.

В данном случае специальных познаний не требуется, поскольку вопрос о тождественности или сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует (разъяснения пункта 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной деятельности").

Таким образом, решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарными знаками истцов и обозначениями, используемыми ответчиком, при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

Анализ сходства сравниваемых обозначений установил, что семантический смысл у товарного знака истца отсутствует, по графическим (визуальным) признакам также сходства судом не установлено.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка тому факту, что товарный знак истца представляет собой не словесное, а словесно-буквенное обозначение "king...hoe", выполненное без использования стандартных шрифтов, непечатными буквами, кроме того, отсутствует в доменном имени ответчика слово "shoe". При изображении товарного знака истца используется определенная цветовая гамма и окантовка в виде определенного графического изображения. Перевод на русский язык словесное обозначение "king...hoe" имеет как "королевская мотыга (тяпка, кирка)" в отличие от перевода на русский язык "shoes" - туфли, ботинки, башмаки и т.п.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил требования о необходимости обязания ИП Казакова В.Г. вернуть принадлежащие ему доменные имена KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ, созвучные с торговой маркой "KingShoe" на аккаунт ИП Шалеева Дмитрия МихайлоД.М. у регистраторов доменных имен, а также обязании ИП Казакова Владислава Геннадьевича передать управление почтовыми ящиками электронной почты и аккаунтами Skype, созвучными с торговой маркой "KingShoe" ИП Шалееву Дмитрию Михайловичу ввиду не исполнимости решения в указанной части.

ИП Шалев Д.М. является администратором доменных имен KINGSHOES.RU, www.great-shoes.ru, тогда как регистратором указанных доменов является ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ". Ответчик не имеет технической возможности осуществить запрашиваемые истцом действия, поскольку соответствующие действия осуществляет регистратор.

Также истцом в материалы дела не было представлено доказательств наличия у ответчика почтовых ящиков электронной почты и аккаунтов Skype, созвучными с торговой маркой "KingShoe", а также прав администрирования иных доменов имен за исключением вышеуказанных.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи, с чем апелляционная жалоба ИП Шалеева Д.М. удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, установленных ч. 4 ст. 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционной коллегией не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 апреля 2015 года по делу N А40-208814/14 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

М.Е. Верстова Н.В. Лаврецкая