Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2015 г. N 09АП-25173/15

г. Москва

14 июля 2015 г.

Дело N А40-12740/15

Резолютивная часть постановления объявлена 07 июля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 июля 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой, судей Н.В. Лаврецкой, А.А. Солоповой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Захаровой, рассматривая в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Пневмо-Центр Москва" и ООО "Тунгалой Рус" на решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2015 года по делу N А40-12740/15, принятое судьёй С.Л. Никифоровой, по иску ООО "Тунгалой Рус" к ООО "Пневмо-Центр Москва"

третьи лица: ООО "СпецМашИнжиниринг", ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Лысых А.А. (по доверенности от 30.10.2013)

от ответчика: Антонов Ю.С. (по доверенности от 22.06.2015)

от третьего лица: ООО "СпецМашИнжиниринг" (по доверенности от 16.01.2015)

в судебное заседание не явились представители от третьего лица: ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" - извещено.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Тунгалой Рус" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Пневмо-Центр Москва" (далее - ответчик) об обязании ООО "Пневмо-Центр Москва" прекратить нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся во введении в гражданский оборот на территории РФ без согласия истца товаров, маркированных товарным знаком Tungaloy; в указании товарного знака Tungaloy на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе в сети Интернет а так же о взыскании с ООО "Пневмо-Центр Москва" в пользу ООО "Тунгалой Рус" компенсацию за незаконное использование товарного знака Tungaloy в размере 1 000 000 рублей (с учетом уточнении заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2015 года иск удовлетворен частично. Суд решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Пневмо-Центр Москва" прекратить нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров.

Взыскать с ООО "Пневмо-Центр Москва" в пользу ООО "Тунгалой Рус" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак Roche в размере 100 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить ООО "Тунгалой Рус" из средств федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 руб. (том 3, л.д. 61-63).

ООО "Тунгалой Рус" не согласилось с решением в части отказа в удовлетворении требований и обратилось 27 мая 2015 года с апелляционной жалобой.

Заявитель указывает, что суд необоснованно снизил размер компенсации за незаконное использование товарного знака в 10 раз. По мнению заявителя, решение подлежит отмене, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Ответчик также не согласился с решением и обратился 09.06.2015 года с апелляционной жалобой, в которой указывает, что решение является незаконным и необоснованным, т.к. суд неправильно применил нормы материального права, иск не подлежит удовлетворению.

Заявитель отмечает, что сторонами не оспаривается, что Ответчик не вводил в гражданский оборот на территории РФ без согласи истца каких-либо товаров, маркированных товарным знаком Tungaloy. Более того никаких действий направленных на ввоз и реализацию на территории РФ товаров маркированных товарным знаком Tungaloy ответчик не производил.

Заявитель отмечает, что размер компенсации, взысканный с ответчика является завышенным, т.к. истец не понес никаких убытков, ответчик не осуществил реализации товара Tungaloy, добровольно отказался от участия в торгах.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, установил следующее.

Как следует из материалов дела и установлено судом, "Тангалой Корпорейшн" принадлежат исключительные права на товарный знак Tungaloy, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за N 440313 в отношении товаров класса 07 "металлообрабатывающие машины, станки и инструменты" МКТУ (и других классов МКТУ, указанных в Свидетельстве).

ООО "Тунгалой Рус" является единственным дистрибьютором компании "Тангалой Корпорейшн" (дистрибьюторское соглашение от 01 июля 2009 года) и обладателем эксклюзивной лицензии на использования указанного товарного знака на всей территории РФ.

В соответствии с условиями дистрибьюторского соглашения и лицензионного договора только ООО "Тунгалой Рус" имеет право ввозить и реализовывать на территории РФ твердосплавный инструмент, с использованием товарного знака Tungaloy. После ввоза инструмента на территорию РФ ООО "Тунгалой Рус" реализует данный инструмент как самостоятельно, так и через сеть официальных дилеров. При этом ООО Гунгалой Рус" осуществляет контроль за тем, чтобы весь инструмент реализовывался только конечным потребителям, исключая его дальнейшую перепродажу.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности по реализации твердосплавного инструмента с использованием товарного знака Tungaloy ООО "Тунгалой Рус" от своего официального дилера - ООО "Спецмашинжиниринг" стало известно, что ООО "Пневмо-Центр Москва" осуществляет деятельность по введению в ганский оборот на территории РФ твердосплавного инструмента, маркированного товарным знаком Tungaloy без каких-либо правовых оснований.

В частности, Ответчик установил в запросе предложений цены на закупку твердосплавного инструмента (фрез, оправок, пластин) фирмы Tungaloy N 429485 для нужд ОАО "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество", предложив более низкую цену на твердосплавный инструмент фирмы Tungaloy чем официальный дилер ООО "Тунгалой Рус" ООО "Спецмашинжиниринг". В данном запросе предложений цены победителем был признан официальный дилер ООО "Тунгалой Рус" ООО "Спецмашинжиниринг". Протокол по оценке и выбору победителя запроса предложений N 429485 был подписан 02.12.2014 года.

Ответчику была направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения.

Кроме этого, Ответчик участвовал и был признан победителем запроса предложений цены на закупку твердосплавного инструмента (фрез, оправок, пластин) фирмы Tungaloy N 441445 для нужд ОАО "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество", предложив более низкую цену на твердосплавный инструмент фирмы Tungaloy чем официальный дилер ООО "Тунгалой Рус" ООО "Спецмашинжиниринг". Протокол по оценке и выбору победителя запроса предложений N 441445 был подписан 14.01.2015 года.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответчик не отрицает тот факт, что принимал участие в запросе предложений цены на закупку твердосплавного инструмента фирмы Tungaloy N 429485 и N 441445 для нужд ОАО "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество". Данные обстоятельства так же подтверждаются конкурсной документацией по указанным закупкам.

Доказательств правомерности использования товарного знака Tungaloy ответчиком не представлено.

Довод ответчика о не заключении договора поставки с ОАО "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество", а таким образом не было нарушено исключительное право на товарный знак, судом отклонен, так как факт предложения ответчиком к реализации твердосплавного инструмента под товарным знаком "Tungaloy", права на который принадлежат Истцу, что, исходя из положений п. 2 ст. 1484 является одним из способов введения в оборот контрафактной продукции является установленным.

Истец в жалобе ссылается на необоснованное уменьшение размера компенсации.

Данный довод проверен судом апелляционной инстанции и отклоняется на основании следующего.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права в сумме 10.000 рублей.

Истец просит взыскать компенсацию за нарушение исключительного прав на товарный знак Tungaloy в размере 1 000 000 рублей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции правомерно уменьшил сумму взыскиваемой компенсации до 100.000 руб.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в указанной части и снижения размера компенсации до минимального размера, вопреки доводам апелляционной жалобы истца, у суда апелляционной инстанции не имеется.

На основании вышеизложенного отклоняются доводы ответчика о том, что размер компенсации, взысканный с ответчика является завышенным.

Статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481) (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что требования истца в части обязания ООО "Пневмо-Центр Москва" прекратить нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров подлежат удовлетворению, поскольку именно в указанных формах было допущено нарушение исключительных прав истца.

Однако судом не принято во внимание следующее.

Ст 4 апк

Одним из способов защиты своих нарушенных прав на результат интеллектуальной деятельности, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Судом установлено и не оспаривается сторонами, что на момент подачи иска ответчиком прекращено нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров.

Таким образом требование об Обязании ООО "Пневмо-Центр Москва" прекратить нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании пункта 1 части 1 статьи 270 АПК РФ, Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2015 года по делу N А40-12740/15 подлежит отмене в части Обязания ООО "Пневмо-Центр Москва" прекратить нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетвопрении данного требования.

В остальной части решение оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 266, 268, пунктом 1 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2015 года по делу N А40-12740/15 отменить в части Обязания ООО "Пневмо-Центр Москва" (ОГРН 1137746453460, ИНН 7734701884, 123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 10, 1, пом. 1) прекратить нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров.

В исковом требовании об Обязании ООО "Пневмо-Центр Москва" прекратить нарушение исключительного права ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy, выражающееся, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении товарного знака Tungaloy в предложениях о продаже товаров - отказать.

В остальной части решение оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Н.В. Лаврецкая А.А. Солопова