Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2015 г. N 05АП-9697/15

Требование: о взыскании убытков

Вывод суда: в удовлетворении требования отказано, решение суда первой инстанции отменено

г. Владивосток

23 ноября 2015 г.

Дело N А51-34427/2014

Резолютивная часть постановления оглашена 18 ноября 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 ноября 2015 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего К.П. Засорина,

судей Л.Ю. Ротко, И.С. Чижикова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Д. Беспаловой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ИстТрансСервис"

апелляционное производство N 05АП-9697/2015

на решение от 10.09.2015

судьи О.Л. Заяшниковой

по делу N А51-34427/2014 Арбитражного суда Приморского края

по иску общества с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" (ОГРН 1077612003765, ИНН 7612038540)

к обществу с ограниченной ответственностью "ИстТрансСервис" (ОГРН 1052504414962, ИНН 2540112440)

о взыскании 1 920 000 рублей и защите исключительных прав,

при участии:

от истца: представитель Лепеха Н.В. по доверенности от 26.01.2015 на три года, паспорт;

от ответчика: Хоменко Д.А. (доверенность от 30.10.2015 до 31.12.2016, паспорт),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" (далее - ООО "Завод строительного оборудования", истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ИСТТРАНССЕРВИС" (далее - ООО "ИстТрансСервис", ответчик) о взыскании 1 920 000 рублей убытков, об изъятии и уничтожении без какой-либо компенсации 640 штук отбойных молотков со следующей маркировкой: МО-2В - 80 штук, МО-3В - 80 штук, МО-4В - 30 штук, МО-2-М - 100 штук, МО-3-М - 230 штук, МО-4-М - 120 штук, ввезенные по ДТ N 10702070/141014/0088912.

Решением суда от 10.09.2015 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Считая указанный судебный акт незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением материального и процессуального права, ООО "ИстТрансСервис" обратилось в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В канцелярию суда от истца и ответчика поступили письменные отзывы, которые в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) приобщены к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца заявила ходатайство о приобщении отчета о доставке факса в доказательство направления отзыва ответчику.

Суд, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 АПК РФ, рассмотрел заявленное ходатайство и приобщил к материалам дела отчет о доставке факса.

В канцелярию суда от ООО "ИстТрансСервис" поступило ходатайство о назначении экспертизы и ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал указанные ходатайства.

Представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела двух отбойных молотков, а также ходатайство об их осмотре.

Представитель ответчика представил письменные возражения на отзыв на апелляционную жалобу истца, которые приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании коллегией произведен осмотр коробки с молотком отбойным, коробка опечатана печатью Следственного комитета Российской Федерации с подписями, модель МО-3В. Затем коллегия осмотрела молоток отбойный. Затем представитель ответчика произвел разборку молотка и коллегией произведен осмотр спорной детали.

Сторонами даны пояснения.

Судебная коллегия, руководствуясь статьями 82, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрела ходатайство ответчика о назначении экспертизы и с учетом возражения истца относительно его удовлетворения, определила его отклонить.

Суд, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 АПК РФ, рассмотрел ходатайство ответчика о приобщении к материалам дела дополнительных документов и, с учетом возражений истца, отказал в его удовлетворении.

Руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 АПК РФ, суд рассмотрел ходатайство о приобщении к материалам дела отбойных молотков и отказал в его удовлетворении.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, просил решение суда оставить без изменения.

Представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела акта экспертизы N 020-01-00675 от 13.11.15.

Суд, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 АПК РФ, рассмотрел заявленное ходатайство и определил в его удовлетворении отказать.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 16.11.2015 объявлялся перерыв до 14 часов 10 минут 18.11.2015. Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках" путем размещения на официальном сайте суда информации о времени и месте продолжения судебного заседания.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола секретарем судебного заседания И.В. Ауловой, при участии представителей сторон, участвовавших до перерыва.

За время перерыва через канцелярию суда от истца поступили письменные возражения, которые в порядке статьи 262 АПК РФ приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика представил в материалы дела письменные пояснения по делу, которые в порядке статьи 262 АПК РФ приобщены к материалам дела.

Коллегия повторно осмотрела спорную деталь молотка отбойного.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзывов и возражений на отзывы, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции считает, что решение подлежит отмене в силу следующих обстоятельств.

Из материалов дела следует, что ООО "Завод строительного оборудования" является обладателем исключительных прав на полезную модель "Пневматический отбойный молоток", охраняемую патентом Российской Федерации N 83288, дата приоритета 18.03.2009, срок действия патента до 18.03.2019.

ООО "Завод строительного оборудования" принадлежит исключительное право использования полезной модели любым не противоречащим закону способом. Доказательств того, что истец, являющийся правообладателем, давал разрешение ответчику или иному лицу на использование вышеуказанной полезной модели, в материалах дела не содержится.

В октябре 2014 года из Китая по коносаменту N MFLC528651 в контейнере N TEMU 5392281, вес общий груза 9618 кг, 538 коробок, через Морской порт Владивосток ответчиком задекларирован по ДТ N 10702070/141014/0018912 и ввезен на таможенную территорию Российской Федерации товар - молотки отбойные пневматические, поставщиком которых указана китайская компания SHANGDONG TAIJIE PNEUMATIC TOOLS CO., LTD.

В соответствии с Актом таможенного досмотра (осмотра) N 10702030/101014/011479 от 10.10.2014 сотрудником таможенного органа в присутствии представителя декларанта произведен таможенный осмотр ввезенной партии товара по ДТ N 10702070/141014/0018912, в 20-футовом контейнере TEMU 5392281 предъявлен товар из 538 мест с составлением описи и фактического веса товара, товарная марка и товарный знак не установлены. После досмотра по акту пломбировки контейнера от 10.10.2014 контейнер опечатан пломбой грузовладельца N 0852549.

Из сообщения ООО "РОСТЭК" истцу стало известно о возможном нарушении его исключительных прав в связи с ввозом ответчиком на территорию Российской Федерации товара по ДТ N 10702070/141014/0018912.

В ходе проверки заявления истца по данному факту ЛУ МВД России на транспорте незаконного использования исключительных прав истца по материалам проверки КУСП N 2696 от 16.10.2014 контейнер N TEMU 5392281 изъят и передан на ответственное хранение в контейнерном терминале ОАО "ВМТП" в соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2014.

В ходе осмотра места происшествия, согласно протоколу от 23.10.2014, при досмотре содержимого контейнера N TEMU 5392281 уполномоченным сотрудником Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте обнаружены и изъяты 320 коробок с молотками пневматическими отбойными по 2 штуки в коробке, т.е. общим количеством 640 штук: с маркировкой МО-2В 40 коробок, МО-3В 40 коробок, МО-4В 25 коробок, МО-2-М 50 коробок, МО-3-М 115 коробок, МО-4-М 50 коробок. Из изъятой партии в качестве образцов для исследования отобраны по одной коробке каждого наименования молотков отбойных, всего 6 коробок, оставшийся изъятый товар в объеме 314 коробок передан на ответственное хранение ООО "Компания КЕСС" по акту от 23.10.2014.

Контейнер N TEMU 5392281 за исключением изъятого груза возвращен ответчику с дальнейшим выпуском в оборот свободного товара.

По результатам экспертизы образцов изъятой партии товара, проведенной главным специалистом ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС", патентным поверенным Перовой Т.Д. (регистрационный N 858) согласно заключению N 10141 от 30.10.2014, образцы отбойных молотков МО-2В, МО-3В, МО-4В, МО-2-М, МО-3-М, МО-4-М нарушают патент Российской Федерации на полезную модель N83288.

В соответствии с запросом УТ МВД России по ДФО N 4/8424 от 06.11.2014, ЗАО "РОСЭКО" представлено заключение от 12.11.2014 N 04N0805-2507-14 о понесенных истцом убытках в виде реального ущерба в размере 1 920 000 рублей, причиненных в результате нарушения ООО "ИстТрансСервис" исключительных прав истца на результаты интеллектуальной деятельности на основании патента Российской Федерации на полезную модель N83288.

По результатам проверки КУСП N 2696 от 16.10.2014 материалы переданы в Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ 19.11.2014 за N 515 пр-14.

Постановлением следователя Приморского следственного отдела Подойницына К.А. от 25.11.2014 по материалам процессуальной проверки N 515 пр-14 назначена патентная экспертиза, производство которой поручено эксперту ООО "Патентные технологии" с постановкой вопросов об использовании в отобранных образцах молотков отбойных патента РФ на полезную модель N83288.

В соответствии с экспертным заключением от 15.12.2014 по материалам процессуальной проверки N 515 пр-14 патентного поверенного Туленинова Н.Н. (регистрационный N 1416), в результате проведенных исследований экспертом сделан вывод, что в представленных объектах молотков отбойных моделей МО-2В, МО-3В, МО-4В, МО-2-М, МО-3-М, МО-4-М не используется патент на полезную модель N83288. Как указано экспертом, сравнительный анализ признаков полезной модели по первому пункту формулы патента N83288 и признаков исследованных образцов показал, что в нем использованы не все признаки формулы полезной модели.

19.12.2014 следователем Приморского следственного отдела Подойницына К.А. по материалам процессуальной проверки N 515 пр-14 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

20.01.2015 указанное постановление отменено заместителем руководителя Приморского следственного отдела, назначена дополнительная проверка.

В ходе проведенной проверки 30.01.2015 следователем Приморского следственного отдела Подойницына К.А. по материалам процессуальной проверки N 515 пр-14 вынесено повторное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и усмотрении в действиях ответчика признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.12 КоАП РФ за нарушение патентных прав.

Считая свои права нарушенными, истец на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзывов и возражений на отзывы, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции считает, что решение подлежит отмене (изменению) в силу следующих обстоятельств.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта либо изделия, в которых использованы изобретение или полезная модель.

Факт ввоза спорного товара по ДТ N 10702070/141014/0018912 следует из материалов дела, что согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ является одним из возможных видов использования полезной модели.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ (в редакции применительно к спорному периоду) полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Согласно описанию полезной модели к патенту РФ N 83288, полезная модель "Пневматический отбойный молоток" относится к строительству и горным работам, в частности, к пневматическим молоткам для разрушения твердых пород и материалов, например, асфальта, бетонной или цементной стяжки. Устройство позволяет упростить сборку устройства, повысить мощность и надежность. Указанный технический результат достигается тем, что устройство содержит рукоятку, ствол, снабженный отверстиями, промежуточное звено, камеры рабочего и холостого хода, кольцевую камеру, кожух с отверстиями, и ударник, который установлен с возможностью его удержания относительно ствола. Промежуточное звено выполнено из рубашки и втулки, составляя одно целое. Механизм газораспределения выполнен из деталей, выполняющих функции коробки и седла, а также из крышки, из клапана и штифтов. Промежуточное звено выполнено монолитным с кольцевой проточкой на его торце, обращенном к рукоятке. Коробка и седло механизма газораспределения функционально объединены и закреплены между собой посредством сварки или выполнены в виде единой монолитной детали - корпуса клапана.

Полезная модель имеет следующую формулу: Молоток отбойный пневматический, содержащий рукоятку, ствол, снабженный отверстиями, промежуточное звено, клапан, крышку клапана, ударник, камеру рабочего хода, образованную торцом ударника, крышкой клапана и внутренней поверхностью ствола, и камеру холостого хода, расположенную внутри ствола коаксиально камере рабочего хода, кольцевую камеру, кожух с отверстиями, причем ударник установлен с возможностью его удержания относительно ствола, при этом промежуточное звено выполнено из рубашки и втулки, составляя одно целое, механизм газораспределения выполнен из деталей, выполняющих функции коробки, и седла, а также из крышки, из клапана и штифтов, отличающийся тем, что промежуточное звено выполнено монолитным с кольцевой камерой, исполненной в виде кольцевой проточки на торце промежуточного звена, обращенного к рукоятке, а коробка и седло механизма газораспределения функционально объединены и закреплены между собой посредством сварки или выполнены в виде единой монолитной детали - корпуса клапана.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, судом удовлетворены ходатайства сторон о назначении судебной патентно-технической экспертизы на предмет установления использования полезной модели по патенту N 83288 "Пневматический отбойный молоток" в молотках отбойных МО-2В, МО-3В, МО-4В, МО-2-М, МО-3-М, МО-4-М. Судом истребованы из Приморского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ из материалов проверки N 515пр-04 (КУСП N 2696 от 16.10.2014) образцы молотков отбойных по 2 штуки каждой серии: МО-2В, МО-3В, МО-4В, МО-2-М, МО-3-М, МО-4-М.

По делу назначена судебная комиссионная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено независимому эксперту Боронину Алексею Михайловичу и эксперту ООО "Центр патентных судебных экспертиз" Наумову Владимиру Евгеньевичу с поставкой вопроса "Используется ли в молотках отбойных пневматических моделей МО-2В, МО-3В, МО-4В, МО-2-М, МО-3-М, МО-4-М патент Российской Федерации на полезную модель N 83288 "Пневматический отбойный молоток", патентообладателем которой является ООО "Завод строительного оборудования". В судебном заседании судом с участием представителей истца и ответчика опечатаны представленные следственным органом образцы для исследования: спорные отбойные молотки в количестве 6 опечатанных коробок по 2 штуки: МО-2В - 2 шт., МО-3В - 2 шт., МО-4В - 2 шт., МО-2-М - 2 шт., МО-3-М - 2 шт., МО-4-М - 2 шт.

В соответствии с проведенными исследованиями согласно комиссионному заключению от 06.06.2015, экспертом Наумовым В.Е. установлено, что в представленных молотках отбойных не используется патент Российской Федерации на полезную модель N 83288. Экспертом Борониным А.М. сделан обратный вывод о том, что в представленных молотках отбойных используется патент Российской Федерации на полезную модель N 83288. Противоречие приведенных экспертами выводов, вызвано принципиальным разногласием экспертов согласно их заключениям по вопросу наличия либо отсутствия на образцах ответчика следующих признаков формулы полезной модели патента N 83288, а именно: экспертом Борониным А.М. определено наличие признаков формулы: промежуточное звено выполнено монолитным с кольцевой камерой, кольцевая камера исполнена в виде кольцевой проточки на торце промежуточного звена, обращенного к рукоятке. Экспертом Наумовым В.Е. таковые признаки не выявлены.

В целях выяснения факта наличия либо отсутствия указанных признаков кольцевой проточки на образцах ответчика, судом в судебном заседании исследованы представленные истцом и ответчиком фотографии молотков отбойных, в том числе фотоматериалы проведенных экспертиз в рамках следствия, и опрошены специалисты патентный поверенный Бочкова Ирина Николаевна и начальник отдела интеллектуальной собственности департамента науки и инноваций ДВФУ Звонорев Михаил Иванович.

Заслушав пояснения специалистов, изучив фотоматериалы экспертиз истца и ответчика, суд первой инстанции сделал вывод о наличии всех признаков формулы полезной модели патента N 83288 в отношении спорной части партии молотков отбойных пневматических в количестве 640 штук, ввезенных ответчиком по ДТ 10702070/141014/0018912 и изъятых полицией в рамках проверки КУСП N 2696 от 16.10.2014.

Коллегия апелляционного суда не может согласиться с указанным выводом.

В судебном заседании коллегия лично обозрела молоток отбойный модель МО-3В и не усмотрела наличия кольцевой проточки на монолитном промежуточном звене, которая является одним из признаков формулы полезной модели патента РФ N 83288. Следы обточки детали на токарном станке кольцевой проточкой не являются.

Представитель истца в судебном заседании не смогла указать на проточку, при этом пояснила, что проточка и канавка являются синонимами, размер канавки может быть различным, начиная от менее 1 мм, формы канавки могут быть также различными (прямоугольная, треугольная и т.д.).

Между тем, в формуле полезной модели конкретно указано: "промежуточное звено выполнено монолитным с кольцевой камерой, исполненной в виде кольцевой проточки на торце промежуточного звена, обращенного к рукоятке".

Судебная коллегия не усмотрела проточки на спорной полезной модели. В этой связи, поскольку один из признаков формулы полезной модели отсутствует, то и нарушения патента не имеется. Кроме того, понятия "проточка" и "канавка" не являются синонимами.

Таким образом, судебная коллегия считает, что суд первой инстанции исследуя только фотографии полезной модели, устранился от непосредственного исследования вещественного доказательства, в связи с чем, им сделан неверный вывод по существу спора.

На основании изложенного апелляционный суд приходит к противоположному выводу об отсутствии нарушения ответчиком исключительных прав ООО "Завод строительного оборудования" на полезную модель "Пневматический отбойный молоток", охраняемую патентом РФ N 83288, так как указанная модель не используется в принадлежащих ответчику молотках отбойных.

При таких обстоятельствах, исковые требования являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

В соответствии с частью 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Таким образом, апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а обжалуемое решение - отмене.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по госпошлине по иску остаются на истце, а по апелляционной жалобе подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.

При рассмотрении спора в Арбитражном суде Приморского края проведена судебная экспертиза, стоимость которой составила 105 000 рублей.

ООО "ИстТрансСервис" платежным поручением от 17.03.2015 N 193 перечислило на депозитный счет Арбитражного суда Приморского края на проведение экспертизы 105 000 рублей.

Указанные денежные средства на основании определений суда от 14.09.2015 и от 09.10.2015 перечислены с депозитного счета Арбитражного суда Приморского края экспертам.

Поскольку в удовлетворении иска апелляционный суд отказал, то понесенные ответчиком судебные расходы на проведение экспертизы, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.

В отношении денежных средств в размере 50 000 рублей, перечисленных ООО "Завод строительного оборудования" по платежному поручению от 22.07.2015 N 427 для оплаты судебно-патентной экспертизы по делу N А51-34427/2014, следует, что поскольку Пятый арбитражный апелляционный суд не может давать указания финансовому отделу суда первой инстанции, то ООО "Завод строительного оборудования" может самостоятельно обратиться в Арбитражного суда Приморского края за возвратом с депозитного счета суда указанных денежных средств.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции ООО "ИстТрансСервис" заявило ходатайство о проведении экспертизы и перечислило на депозитный счет Пятого арбитражного апелляционного суда платежным поручением от 13.11.2015 N 98 денежные средства в размере 73 200 рублей 00 копеек.

Поскольку в судебном заседании 16.11.2015 в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы судом отказано, то поступившие на депозит Пятого арбитражного апелляционного суда денежные средства на проведение экспертизы подлежат возврату ООО "ИстТрансСервис".

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 10.09.2015 по делу N А51-34427/2014 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ИстТрансСервис" судебные расходы по оплате судебной экспертизы и по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 105 000 рублей и 3 000 рублей соответственно, всего 108 000 (сто восемь тысяч) рублей.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительный лист.

Финансовому отделу Пятого арбитражного апелляционного суда перечислить с депозитного счета суда обществу с ограниченной ответственностью "ИстТрансСервис" 73 200 (семьдесят три тысячи двести) рублей оплаченных по платежному поручению N 98 от 13.11.2015 на проведение судебной экспертизы.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

К.П. Засорин

Судьи

Л.Ю. Ротко И.С. Чижиков