Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2015 г. N 09АП-47831/15

г. Москва

23 ноября 2015 г.

Дело N А40-32115/14

Резолютивная часть постановления объявлена 05 ноября 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 ноября 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой,

судей О.Н. Лаптевой, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-32115/14, переданного на новое рассмотрение Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2015 года в связи с отменой постановления Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6048/2015-ГК от 02.04.2015 года по делу N А40-32115/14

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Теремок"

(ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52)

к Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ"

(ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1)

о запрете нарушения исключительных прав, взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Гершбейн А.М. (генеральный директор), Ломский С.М. (доверенность от 25.02.2014)

от ответчика: Сергунина Т.В. (доверенность от 26.01.2015)

Марканов Д.Ю. (доверенность от 26.01.2015)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Теремок" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (далее - ответчик) о запрете производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъятии из оборота за счет ответчика детских книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскании компенсации в размере 100.000 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года исковые требования удовлетворены частично: запрещено производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъяты из оборота за счет ответчика детские книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскана компенсация в размере 50.000 руб.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

При этом суд исходил из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на патент N 2244631.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что ответчик не производит спорную продукцию; ответчик не может нарушать способ, охраняемый патентом; производитель спорных раскрасок не привлечен к участию в деле; решение суда выходит за рамки заявленных требований; у истца отсутствовало право на подачу иска; спор с тем же предметом и по тому же основанию уже был разрешен судом общей юрисдикции; суд не имел право взыскивать компенсацию; обжалуемое решение не исполнимо.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 02.04.2015 года (том 3, л.д. 100-105) Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года по делу N А40-32115/2014 отменено. Суд постановил:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) продажу книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52).

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52) расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 4.000 (четыре тысячи) рублей, а также расходы за проведение судебной экспертизы в размере 16.667 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Произвести зачет расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52) расходы по уплате государственной пошлины в размере 2.500 (две тысячи пятьсот) рублей, а также расходы за проведение судебной экспертизы в размере 16.667 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции от 02.04.2015, общество "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального права - статей 425, 433, 452, 453, 1254, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) и норм процессуального права - статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит его отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2015 года (том 4, л.д. 99-104) постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 по делу N А40-32115/2014 отменено.

Дело N А40-32115/2014 направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд указал в постановлении от 18.09.2015 года, что копия патента в материалах дела отсутствует. При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить, имелось ли у истца право на иск по состоянию на 05.03.2014, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять судебный акт в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (том 4. л.д. 104).

Девятый арбитражный апелляционный суд, исследовав материалы дела, выслушав позиции сторон, выполняя указания Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2015 года, приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска на основании следующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального права Российской Федерации, статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения.

Согласно материалам дела, истец обратился 05 марта 2014 года (том 1, л.д. 2-5) в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" о запрете производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъятии из оборота за счет ответчика детских книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскании компенсации в размере 100.000 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Обращаясь с иском в суд, общество "Теремок" ссылалось на то, что оно является лицензиатом по патенту Российской Федерации N 2244631 на изобретение "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)" на основании лицензионного договора от 24.07.2012, заключенного с Гершбейном Александром Михайловичем, зарегистрированного Роспатентом 31.08.2012 за N РД 0106426.

По информации истца общество "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" без разрешения правообладателя производит и продает детские книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры". В обоснование этого довода в материалы дела представлены распечатки страниц сайта ответчика, товарные и кассовые чеки о реализации товара. Полагая, что имело место нарушение его прав, истец на основании статей 1252, 1358 ГК РФ предъявил требования о запрете производства и продажи книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры", изъятии из оборота за счет ответчика указанных книжек-раскрасок и взыскании убытков 100000 руб.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил имущественное требование и просил взыскать 100000 руб. компенсации.

В судебном заседании истец представил копию патента (приобщено к материалам дела протокольным определением от 05.11.2015).

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор) - пункты 1 и 2 статьи 1233 ГК РФ.

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 указанного Кодекса.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

При этом в силу пункта 1 статьи 452 и пункта 3 статьи 453 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1235 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подписания сторонами изменений и дополнений к лицензионному договору от 03.03.2014) лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 указанного Кодекса. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 1232 Кодекса в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно пункту 1.1 лицензионного договора от 24.07.2012, зарегистрированного Роспатентом 31.08.2012 за N РД0106426, на основании которого общество "Теремок" обратилось в суд с иском, лицензиар (Гершбейн А.М.) предоставляет лицензиату (общество "Теремок") неисключительную лицензию на право использования патента N2244631 на изобретение "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)".

В соответствии изменениями и дополнениями от 03.03.2014 в вышеупомянутый лицензионный договор, зарегистрированными Роспатентом 24.10.2014 за N РД0160241, стороны внесли изменения в п.1.1 договора и изложили его в редакции: "лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на право использования патента N 2244631 на изобретение "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)". Кроме того, в пункте 3 вышеупомянутых изменений и дополнений указано, что "в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ стороны устанавливают, что условия, изложенные в настоящих Изменениях, применяются к их отношениям, возникшим с 01 января 2014".

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание, что указанные изменения в лицензионный договор, зарегистрированы в госреестре 24.10.2014, т.е. после подачи искового заявления, суд апелляционной инстанции, приходит к выводу об отсутствии у общества "Теремок" права на иск.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании пункта 1 части 1 статьи 270 АПК РФ, Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года по делу N А40-32115/2014 подлежит отмене, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в иске.

На основании статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной и кассационной жалобам в размере 6000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года по делу N А40-32115/2014 отменить.

В удовлетворении иска - отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ОГРН 1057746005987, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 52) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ОГРН 1097746034968, 123308, г. Москва, ул. Мневники, 7, 1) судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной и кассационной жалобам в размере 6000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

О.Н. Лаптева Н.В. Лаврецкая