Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2015 г. N 19АП-6018/15

г. Воронеж

16 декабря 2015 г.

Дело N А14-10319/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 9 декабря 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 16 декабря 2015 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Афониной Н.П.,

судей Кораблевой Г.Н.,

Яковлева А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Данковцевой А.Г.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Винегрет 2": Горошко А.Н., представитель по доверенности N 2 от 08.01.2015;

от общества с ограниченной ответственностью "Аскон": Ступникова Н.Н., представитель по доверенности б/н от 01.01.2015;

от общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле": Яшина О.С., представитель по доверенности б/н от 14.11.2014;

от общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (ОГРН 1097746007083, ИНН 7723703382) на решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.08.2015 по делу N А14-10319/2014 (судья Козлов В.А.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" к обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" (ОГРН 1113668036844, ИНН 3663088220), обществу с ограниченной ответственностью "Аскон" (ОГРН 1023601584280, ИНН 3666098185), обществу с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" (ОГРН 1035003062951, ИНН 5017051394), обществу с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" (ОГРН 5087746290979, ИНН 7719697104) о взыскании 1 787 241 рубля 12 копеек компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (далее - ООО "Новые Технологии", истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987, обязании общества с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987, и взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987.

Определением от 28 октября 2014 года к участию в деле в качестве соответчиков привлечены общество с ограниченной ответственностью "Аскон", общество с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" и общество с ограниченной ответственностью "Ван Мелле".

Определением от 11 декабря 2014 года судом принято очередное уточнение заявленных требований, согласно которому истец просит:

- запретить обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- обязать общество с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987,

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987,

- запретить обществу с ограниченной ответственностью "Аскон" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- обязать общество с ограниченной ответственностью "Аскон" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987,

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аскон" 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987,

- запретить обществу с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- обязать общество с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987,

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" 837 241 рубль 12 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987,

- запретить обществу с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- обязать общество с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987,

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" 800 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987.

Определением от 22 июня 2015 года прекращено производство по делу в части следующих требований:

- о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- об обязании общества с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987,

- о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Аскон" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- об обязании общества с ограниченной ответственностью "Аскон" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987,

- о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- об обязании общества с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987,

- о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" использовать обозначение "Футбол" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 393987,

- об обязании общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству N 393987.

Таким образом, рассмотрению подлежат требования истца о взыскании

- с общества с ограниченной ответственностью "Винегрет 2" 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987,

- с общества с ограниченной ответственностью "Аскон" 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987,

- с общества с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" 837 241 рубль 12 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987,

- с общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" 800 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 393987.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 05.08.2015 в иске отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Новые Технологии" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой общество просит отменить решение суда, ссылаясь на его незаконность и необоснованность.

По мнению заявителя жалобы, выводы суда о недоказанности нарушения ответчиками исключительных прав на товарный знак "ФУТБОЛ" по свидетельству N 393987, не соответствуют фактическим материалам дела.

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2015 по ходатайству ООО "Перфетти Ван Мелле" была произведена процессуальная замена ответчика ООО "Ван Мелле" на его правопреемника - ответчика ООО "Перфетти Ван Мелле".

ООО "Аскон", ООО "Перфетти Ван Мелле", ООО "Винегрет 2" представлены отзывы на апелляционную жалобу, в которых указанные лица просят оставить решение суда без изменения.

В заседании суда представители ООО "Аскон", ООО "Перфетти Ван Мелле", ООО "Винегрет 2" возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, просили оставить решение суда без изменения.

ООО "Новые Технологии" явку представителей в судебное заседание не обеспечило, о слушании дела извещено надлежащим образом.

В соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие не явившихся представителей стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного разбирательства.

В силу части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, выслушав пояснения представителей сторон, исследовав в совокупности материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, истец являлся правообладателем товарного знака "Футбол", что подтверждается свидетельством N 393987, зарегистрированным 10.04.1997 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров и услуг 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе жевательный мармелад, с приоритетом от 31.10.1996. Срок действия регистрации установлен до 31.10.2016.

Ответчики по делу осуществляют производство, оптовую и розничную продажу жевательного мармелада, маркированного обозначением "Футбол", о чем свидетельствуют представленные в материалы дела товарные накладные и что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Полагая незаконными действия по использованию обозначения "Футбол" для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 393987, ООО "Новые технологии" обратилось в суд с заявлением по настоящему делу.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на нарушение ответчиками исключительных прав истца на пользование товарным знаком. При этом истец утверждает, что регистрация товарного знака была обусловлена намерением истца использовать зарегистрированный товарный знак в коммерческих целях - заключением лицензионных договоров.

Судебная коллегия полагает обоснованным вывод суда области о злоупотреблении правом со стороны ООО "Новые технологии" в силу следующего.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Между тем, товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, необходимо также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу следует отказать.

Истцом не представлено в материалы дела доказательств, подтверждающих наличие у него производственных мощностей, позволявших и позволяющих выпускать свою продукцию, которую можно было бы маркировать товарным знаком. Имеющаяся в деле отчетность истца за 2013 год не свидетельствует о наличии таких производственных мощностей. При этом отчет о финансовых результатах в отношении показателя прибыли не соответствует данным баланса по указанному показателю. Также формирование данного показателя в отчете о финансовых результатах произведено некорректно и не связано с иными показателями данного отчета.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца, суд принял во внимание, что, согласно имеющейся в материалах дела распечатке сайта регистрирующего органа, за истцом зарегистрировано более 300 товарных знаков. При этом указанные знаки, как правило, представляют собой широко распространенные термины. В то же время истец представил суду всего 2 договора об использовании товарных знаков - "Ванюшкины сладости" и "Вкус Победы", за использование которых истец получил 634299 руб. 08 коп.

Также судом было правомерно учтено следующее.

С даты регистрации спорного товарного знака N 393987 (жевательный мармелад) от 10.04.1997 и до времени рассмотрения настоящего спора, то есть на протяжении 18 лет, истец не являлся ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот жевательного мармелада. Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2015 по делу N СИП-917/2015, вступившим в законную силу, была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака N 393987 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в том числе и в отношении товара жевательный мармелад. При этом Суд по интеллектуальным правам исходил именно из факта неиспользования истцом указанного товарного знака.

С учетом положений ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд пришел к выводу о доказанности факта неиспользования истцом товарного знака N 393987 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в том числе в отношении товара жевательный мармелад.

Таким образом, представленный истцом в судебное заседание суда области договор об использовании товарных знаков от 08.04.2015, заключенный между истцом и ООО "МосПромТрейд" и предусматривающий использование, в том числе товарного знака N 393987, не может быть признан надлежащим доказательством использования истцом указанного товарного знака. Кроме того, как верно отметил суд, истцом не представлено доказательств реальности намерений исполнения представленного договора, в том числе доказательств перечисления денежных средств по договору. При этом в силу п. 5.3 договора от 08.04.2015 оплата должна производиться после выставления соответствующего счета истцом. Однако истец не представил доказательств направления такого счета. Судом также учтено, что государственная регистрация договора от 08.04.2015 произведена 30.03.2015, после вступления силу решения Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2015 по делу N СИП-917/2015.

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд области пришел к обоснованному выводу о том, что действия ООО "Новые Технологии" свидетельствуют о злоупотреблении правом.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу N А08-8802/2013.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом изложенного, вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований является правомерным, а доводы заявителя жалобы о том, что используемое ответчиками обозначение "Футбол" сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 393987, в настоящем случае правового значения не имеют.

При указанных обстоятельствах решение Арбитражного суда Воронежской области от 5 августа 2015 года следует оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Новые Технологии" - без удовлетворения.

Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием

В силу статьи 110 АПК РФ государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы относится на ее заявителя и возврату либо возмещению не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 268, частью 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.08.2015 по делу N А14-10319/2014 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (ОГРН 1097746007083, ИНН 7723703382) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Н.П. Афонина

Судьи

Г.Н. Кораблева А.С. Яковлев