Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2016 г. N 15АП-4931/16

город Ростов-на-Дону

06 мая 2016 г.

дело N А32-9592/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 мая 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Н. Малыхиной,

судей О.Г. Авдониной, А.А. Попова

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гойхман Д.А.

при участии:

от истца: Осипцев Д.В. по доверенности от 26.11.2015 в реестре N 77 АБ 7836084, Кабыщенко Н.А. по доверенности N 0296/15 от 15.12.2015;

от ответчика: не явились, извещены надлежаще,

от третьих лиц: не явились, извещены надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.02.2016 по делу N А32-9592/2015

по иску публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"

к обществу с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" и Зубареву Виталию Владиславовичу,

при участии третьих лиц: индивидуального предпринимателя Левицкого Дмитрия Игоревича и индивидуального предпринимателя Гераськина Артема Владимировича,

о запрете использования бренда, взыскании компенсации за использование товарных знаков и предмета изобразительного искусства,

принятое в составе судьи Семушина А.В.,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Регион-Юг", Зубареву Виталию Владиславовичу об обязании прекратить незаконное использование Бренда МТС, исключительным правом на который владеет ПАО "МТС" согласно договору от 03.09.2012, путем удаления обозначений тождественных и сходных до степени смешения с Брендом МТС с сайта "mtsgold.ru", солидарном взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей за незаконное использование Бренда МТС.

Иск принят к производству с присвоением делу N А32-9592/2015.

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" также обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Регион-Юг", Зубареву Виталию Владиславовичу об обязании прекратить незаконное использование Товарных знаков ПАО "МТС" (номера регистрации 434900 и 311394) путем удаления обозначений тождественных и сходных до степени смешения с Товарными знаками с сайта "mtsgold.ru", а также запрета ООО "Регион-Юг" использовать Товарный знак "MTS" (номер регистрации 311394) в доменном имени <<mtsgold.ru", солидарном взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование Товарных знаков.

Иск принят к производству с присвоением делу N А32-9593/2015.

Определением суда от 25.11.2015 указанные дела объединены в производстве с присвоением объединенному делу N А32-9592/2015.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ООО "Регион-Юг", Зубарева Виталия Владиславовича прекратить использование товарных знаков ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (номера регистрации 434900 и 311394) путем удаления обозначений с сайта "mtsgold.ru", а также запретить использовать товарный знак "MTS" (номер регистрации 311394) в доменном имени "mtsgold.ru".

Кроме того, суд взыскал с ООО "Регион-Юг" в пользу ПАО "Мобильные ТелеСистемы" компенсацию в размере 100 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 909 руб.

Суд также взыскал с Зубарева Виталия Владиславовича в пользу ПАО "Мобильные ТелеСистемы" компенсацию в размере 10 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 091 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Суд возвратил ПАО "Мобильные ТелеСистемы" из федерального бюджета 25 000 руб. государственной пошлины, уплаченной на основании платежного поручения от 20.03.2015 N 7740000076.

Суд установил, что ПАО "Мобильные ТелеСистемы" является обладателем исключительных прав на товарные знаки N 434900, 311394, а согласно договору об отчуждении исключительного права от 03.09.2012, заключенного между ЗАО "ББДО" и ОАО "Мобильные ТелеСистемы" истец полагает себя правообладателем

исключительного права на компиляции визуальных элементов, составляющих бренд МТС - логотип в форме яйца, буквы МТС (русский и латинский шрифт).

Зубарев Виталий Владиславович является администратором доменного имени "www.mtsgold.ru".

В названии домена mtsgold.ru ответчиком использовано словесное обозначение "MTS", тождественное словесному элементу спорных товарных знаков, принадлежащих истцу.

ООО "Регион-Юг" на страницах указанного Интернет-сайта с целью предложения к распространению услуг связи в виде предоставления за дополнительную плату красивых номеров оператора ПАО "МТС" и дополнительных не предусмотренных оператором услуг (за что ответчиком взималась дополнительная плата) использует принадлежащие истцу товарные знаки "МТС" без согласия правообладателя.

Суд пришел к выводу о полной идентичности используемых ответчиком - ООО "Регион-Юг" товарных знаков ПАО "МТС" на сайте для предоставления дополнительных услуг к услугам связи предоставляемых оператором связи.

ООО "Регион-Юг" использовало сайт в сети интернет с доменным именем "mtsgold.ru" без разрешения ОАО "МТС", на котором разместило обозначения тождественные и сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными ОАО "МТС". ООО "Регион-Юг", разместило на сайте "mtsgold.ru" недостоверную информацию о том, что является официальным коммерческим представителем ОАО "МТС". ООО "Регион-Юг" приобрело большое количество телефонных "красивых" номеров в целях их дальнейшей перепродажи. Список телефонных номеров был опубликован на сайте www.mtsgold.ru.

Установив факт нарушения исключительных прав истца, суд не усмотрел оснований для солидарного взыскания компенсации с ответчиков, приняв во внимание степень вин и объем правонарушения со стороны каждого.

Так, суд указал, что фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, администратор домена также несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации. Администратор самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Вместе с тем, суд учел пояснения Зубарева В.В., согласно которым использование словесного элемента "MTS" в созданном и зарегистрированном доменном имени им было сделано ошибочно, вследствие отсутствия познаний в области интеллектуального права, сайт создан по просьбе Левицкого Д.И., которой представился как агент ООО "Регион-Юг" ссылкой на то, что последний является коммерческим представителем истца.

Суд также учел, что данный ответчик не осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе по регистрации сайтов, не реализует продукцию, связанную со спорными и иными обозначениями, не занимается рекламой товарного знака. Истцом претензии указанному лицу не направлялись, с момента получения информации о возникновения спора, Зубарев В.В. немедленно удалил регистрацию домена.

С другой стороны, суд учел, что между ОАО "МТС" и индивидуальным предпринимателем Гераськиным А.В., являющимся одновременно учредителем и директором ООО "Регион-Юг", был заключен договор коммерческого представителя от 20.01.2012 N D1200336-06, на основании которого предпринимателю было предоставлено право от имени и за счет МТС осуществлять персональное обслуживание абонентов МТС с обязательным письменным согласованием использования товарного знака МТС в рекламной деятельности и согласовывать рекламной продукции с использованием товарного знака МТС. Однако такое согласие не испрашивалось. Гераськин А.В. вводил в заблуждение потребителей, указывая на ООО "Регион-Юг" как коммерческого представителя истца, вступая от имени общества "Регион-Юг" в агентские отношения с Левицким Д.И.

С учетом изложенного при определении размера присуждаемой компенсации суд исходил из степени вины каждого ответчика, а также степени соразмерности компенсации допущенным правонарушениям.

Определяя размер компенсации, относимый на общество, суд дополнительно учел, что товарные знаки N 434900, 311394 являются серией одной группы товарных знаков одного правообладателя, истец указанные товарные знаки использует совместно, в силу чего нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Требования истца о взыскании компенсации за использование бренда и об обязании ответчиков прекратить использование бренда судом признаны необоснованными, поскольку представленный истцом договор не является договором об отчуждении исключительного права, на момент заключения данного договора ЗАО "ББДО" не являлось правообладателем товарных знаков ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Следовательно, договор не мог породить у приобретателя исключительных прав, которые подлежали бы судебной защите.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ПАО "МТС" обжаловало его в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просило решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.02.2016 по делу N А32-9592/2015 изменить в части, а именно:

- взыскать с ООО "Регион-ЮГ" (ИНН 2308193905) в пользу ПАО "МТС" компенсацию в размере 4 990 000 рублей за незаконное использование Товарных знаков;

- обязать ООО "РЕГИОН-ЮГ" и Зубарева Виталия Владиславовича прекратить незаконное использование произведения (Бренда), исключительным правом на который владеет ПАО "МТС" согласно договору от 03.09.2012, путем удаления обозначений тождественных и сходных до степени смешения с Брендом МТС с сайта "mtsgold.ru";

- взыскать с ООО "РЕГИОН-ЮГ" (ИНН 2308193905) и Зубарева Виталия Владиславовича в пользу ПАО "МТС" компенсацию в размере 1 000 000 рублей за незаконное использование Бренда.

Апелляционная жалоба мотивирована следующим.

Заявитель не согласен с выводом суда о том, что товарные знаки N N 434900, 311394 являются серией и их совместное использование представляет собой одно нарушение, полагает данные выводы не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и основанными на неверном толковании норм материального права. Отмечает, что ключевым признаком принадлежности товарных знаков к серии является их сходность до степени смешения, наличие связи одним доминирующим элементом, при этом отличия таких товарных знаков должны быть несущественными. Основным (доминирующим) элементом Товарного знака N 434900 является изображение белого яйца, а товарного знака N 311394 - буквы "MTS". Наличие общего красного фона у данных товарных знаков само по себе не свидетельствует о их принадлежности к одной группе (серии). Указывает, что даже сам нарушитель использует товарные знаки на сайте как вместе, так и раздельно, в связи с чем полагает ссылку суда на их совместное использование истцом не имеющей правового значения.

Заявитель жалобы с учетом указанного полагает, что определенный судом размер компенсации за один факт нарушения в размере 100 000 руб., должен быть удвоен за нарушение прав на два товарных знака путем использования их на сайте ответчика.

Кроме того, истец указывает, что определяя размер компенсации, суд не учел факт использования ООО "Регион-Юг" товарных знаков не только на сайте, но и на письменных бланках. Соответствующие дополнения основания иска приняты судом определением от 16.09.2015. В соответствии со ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака на документации и в сети "Интернет" являются различными способами его использования и, как следствие различными нарушениями. Размещение товарных знаков на бланках подтвердил руководитель ООО "Регион-Юг" в судебном заседании 03.06.2015 по делу N А32-9593/2015 (период с 20 до 55 сек. 11 мин. аудиозаписи). Также в материалах дела имеются заполненные бланки с товарными знаками. Бланки были получены по запросу суда от государственных органов, пользователей, заключавших договоры с ООО "Регион-Юг", ответчика и третьих лица. Левицкий Д.И. предоставил в материалы дела датированную февралем 2014 г. переписку, подтверждающую, что ООО "Регион-Юг" заказывало изготовление 10 000 бланков. Следовательно, даже согласно установленному судом размеру компенсации за один факт нарушения (100 000 руб.) минимальный размер компенсации за использование двух товарных знаков на бланках составляет 200 000 руб.

Таким образом, в нарушение п. 3 ст. 1252, подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ суд взыскал компенсацию только за одно нарушение (размещение одного из Товарных знаков на Сайте), тогда как материалами дела и установленными судом фактов подтверждаются не менее четырех нарушений (использование двух товарных знаков на сайте и на бланках).

Заявитель жалобы указывает, что при определении размера компенсации суд проигнорировал факт использования ООО "Регион-Юг" общеизвестного товарного знака N 120, не учел, что период использования товарных знаков ООО "Регион-Юг" превысил один год; не принял во внимание размер вероятных убытков истца (упущенной выгоды) от использования ООО "Регион-Юг" товарных знаков без лицензионного договора и в отсутствие возражений ответчиков произвольно уменьшил размер компенсации.

Истец обращает внимание суда, что сайт ответчика доступен на всей территории Российской Федерации, а ООО "Регион-Юг" утверждало, что является одним из самых крупных сервис-провайдеров на юге России. По данным Сайта и пояснениям самого ответчика он работает, в т.ч. на территории Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Республики Адыгея, общая численность населения которых по данным Росстата составляет 11% от населения всей страны

Следовательно, даже из расчета использования только двух товарных знаков на территории указанных субъектов стоимость правомерного использования составила бы более 12 717 657,81 руб., что в два раза превышает заявленный в иске размер компенсации. Расчет размера компенсации, предоставленный истом в суд первой инстанции, не был оспорен ответчиками, в связи с чем исковые требования подлежали удовлетворению полностью.

По мнению истца, вывод суда, что истец не доказал неоднократность нарушения исключительных прав ООО "Регион-Юг" опровергается материалами дела, нарушение исключительных прав ПАО "МТС" допущено ответчиком многократно, а именно, нарушения были зафиксированы и доказаны не только посредством использования сайта, но и на бланках.

Вопреки выводам суда добровольное прекращение нарушения было осуществлено только одним из ответчиков - Зубаревым В.В. ОО "Регион-ЮГ" не | предпринимало никаких действий для добровольного прекращения нарушения исключительных прав ПАО "МТС", а лишь отрицало свою причастность к сайту, пыталось ввести суд в заблуждение и затягивало процесс.

Также заявитель жалобы указывает, что вывод суда об отсутствии у истца прав на бренд, подлежащих судебной защите, не обоснован.

Отзывы на апелляционную жалобу не представлены.

В судебное заседание не явились представители ответчика и третьих лиц, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства.

От ООО "Регион-Юг" поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, мотивированное невозможностью явки в процесс рукововодителя общества по состоянию здоровья, а также представителя общества по причине занятости в ином процессе.

С учетом мнения представителя истца суд отклонил указанное ходатайство.

Согласно части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Из указанной процессуальной нормы следует, что даже в случае наличия уважительных причин неявки в судебное заседание лица, извещенного о времени и месте его проведения, отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда.

Как разъяснено в пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", не могут, как правило, рассматриваться в качестве уважительных причин нахождение представителя заявителя в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, отпуске), а также иные внутренние организационные проблемы юридического лица.

Поскольку обществом не указано на намерение представить какие-либо дополнительные доказательства, не представлены мотивированные возражения на жалобу, позволяющие определить необходимость исследования каких-либо дополнительных доводов общества, не обоснована невозможность подготовки таких пояснений в течение предоставленного апелляционным судом месячного срока, а также учитывая, что Арбитражным процессуальным кодексом установлены ограниченные сроки рассмотрения апелляционной жалобы (ст. 267), судебная коллегия полагает, что отложение рассмотрения жалобы приведет к необоснованному затягиванию спора.

С учетом отклонения ходатайства об отложении судебного разбирательства апелляционная жалоба рассматривалась в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании истец заявил отказ от исковых требований об обязании общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" и Зубарева Виталия Владиславовича прекратить незаконное использование Бренда МТС путем удаления обозначений тождественных и сходных до степени смешения с Брендом МТС с сайта "mtsgold.ru" и о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" и Зубарева Виталия Владиславовича компенсации в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование Бренда МТС. Просил в соответствующей части производство по делу прекратить.

В силу положений частей 2,5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2. Истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Как видно, отказ от иска заявлен представителем истца, полномочия которого подтверждены надлежащим образом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем подлежит принятию апелляционным судом с прекращением производства по делу в соответствующей части.

Представитель истца в остальной части доводы апелляционной жалобы поддержал, просил исковые требования в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки удовлетворить в полном объеме.

Указал, что в иной части решение не обжалует.

В силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

С учетом отсутствия возражений лиц, участвующих в деле, суд рассматривает дело в порядке части 5 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, доводы жалобы, выслушав представителя истца, апелляционный суд приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" является обладателем исключительных прав на товарные знаки N 434900, 311394.

Согласно свидетельству N 434900 зарегистрирован товарный знак в виде красного квадрата с изображением внутри квадрата яйца белого цвета.

Товарный знак зарегистрирован для 16, 25, 35, 37, 38, 41 классов МКТУ товаров и услуг.

Согласно свидетельству N 311394 зарегистрирован товарный знак в виде красного квадрата с изображением внутри квадрата белых букв "MTS". Правообладателем является ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Товарный знак зарегистрирован для 37, 38 классов МКТУ товаров и услуг:

ПАО "МТС" обратилось в суд, ссылаясь на то, что на сайте в сети "Интернет" с доменным именем "mtsgold.ru" (зарегистрирован 06.11.2014) без разрешения ПАО "МТС" размещены обозначения тождественные (сходные до степени смешения) с Брендом МТС, а также с товарными знаками, правообладателем которых является истец. В доменном имени указанного сайта также без разрешения правообладателя используется обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на которые принадлежат ОАО "МТС". По информации, размещенной на данном сайте, он используется ООО "Регион-Юг" в рекламе и предложениях о продаже товаров и оказании услуг, связанных с оказанием услуг связи. Кроме того, ООО "Регион-Юг" при передаче сим-карт пользователям использовал бланки с изображением товарных знаков ПАО "МТС".

Суд первой инстанции правильно определил предмет доказывания по делу и применимые нормы материального права. Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Судом первой инстанции установлен факт использования обществом "Регион-Юг" в своей предпринимательской деятельности обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, на страницах используемого данным обществом Интернет-сайта "mtsgold.ru" с целью предложения к распространению услуг связи в виде предоставления за дополнительную плату "красивых" номеров оператора ПАО "МТС" и дополнительных, не предусмотренных оператором, услуг.

Данный факт подтверждается протоколом нотариального осмотра от 20.03.2015, составленным в соответствии со ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Установлено, что в названии домена mtsgold.ru ответчиком использовано словесное обозначение "MTS", тождественное словесному элементу спорных товарных знаков, принадлежащих истцу.

Судом также учтены обстоятельства, установленные при рассмотрении дела N А32-22007/2015, в рамках которого Управление МВД России по г. Краснодару, г. Краснодар обратилось в суд с заявлением о привлечении ООО "Регион-Юг" к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением суда от 21.09.2015 по делу N А32-22007/2015 ООО"Регион-Юг" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб. без конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

В рамках указанного выше дела суд установил, что 21.04.2015 в Управление МВД России по г. Краснодару поступило заявление ОАО "МТС", правообладателя зарегистрированного товарного знака "МТС", о факте незаконного использования ООО "Регион-Юг" указанного товарного знака на сайте в сети "Интернет" с доменным именем "mtsgold.ru". Как указал правообладатель, ООО "Регион-Юг" использует без разрешения правообладателя товарные знаки, тождественные зарегистрированным товарным знакам ОАО "МТС", при этом тождественность увеличивается благодаря намеренному размещению на сайте "mtsgold.ru" недостоверной информации о том, что ООО "Регион-Юг" является официальным коммерческим представителем ОАО "МТС".

В ходе проведенной проверки сотрудниками Управления МВД России по г. Краснодару установлено, что по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 41, ООО "Регион-Юг" незаконно использовал чужой товарный знак, знак обслуживания "МТС" (свидетельство N 434900) в целях извлечения дохода без разрешения правообладателя ОАО "МТС".

22.04.2015 Инспектором ОИАЗ Управления МВД России по г. Краснодар у вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

10.06.2015 должностным лицом составлен протокол об административном правонарушении N 493943/4939.

Установлено, что ООО "Регион-Юг" использовало сайт в сети Интернет с доменным именем "mtsgold.ru" без разрешения ОАО "МТС", на котором разместило обозначения, тождественные и сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными ОАО "МТС", что подтверждается копиями нотариально заверенных протоколов обеспечения доказательств от 10.03.2015 и от 20.03.2015, приложенными в материалы дела. Кроме того, в доменном имени сайта "mtsgold.ru" без разрешения правообладателя используется обозначение сходное до степени смешения с указанным товарным знаком "МТС", исключительные права на который принадлежат ОАО "МТС". По информации, размещенной на сайте, он используется ООО "Регион-Юг" в рекламе и предложениях о продаже товаров и услуг, связанных с оказанием услуг связи; продажи телефонных номеров мобильной связи с "выгодными тарифными планами", обслуживание абонентов мобильной связи. ООО "Регион-Юг" использует без разрешения правообладателя знаки, тождественные с товарными знаками, зарегистрированными на основании свидетельств на товарный знак N 486364 и N 434900. Кроме того, лицо, привлекаемое к административной ответственности, ООО "Регион-Юг", разместило на сайте "mtsgold.ru" недостоверную информацию о том, что является официальным коммерческим представителем ОАО "МТС". Установлено, что ООО "Регион-Юг" приобрело большое количество телефонных "красивых" номеров ("золотых" и "платиновых" с большим количеством одинаковых цифр) в целях их дальнейшей перепродажи.

Установленные при рассмотрении дела с участием тех же лиц (как ООО "Регион-Юг", так и ПАО "МТС") обстоятельства преюдициальны для рассмотрения настоящего спора (часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем не требуют повторного доказывания и не могут опровергаться сторонами.

Кроме того, данные обстоятельства подтверждены представленными в материалы настоящего дела доказательствами, в том числе нотариальными протоколами обеспечения доказательств.

Список телефонных номеров, предлагаемых ответчиком для приобретения неограниченному кругу лиц с предоставлением дополнительных услуг, был опубликован на сайте "mtsgold.ru".

Судом первой инстанции установлено также, что между индивидуальным предпринимателем Гераськиным А.В., являвшимся единственным участником и директором ООО "Регион-Юг", и ОАО "МТС" был заключен договор коммерческого представителя от 20.01.2012 N D1200336-06, на основании которого предпринимателю было предоставлено право от имени и за счет МТС осуществлять персональное обслуживание абонентов МТС.

Пунктом 2.1.9 предусмотрено использование товарного знака МТС в рекламной деятельности, направленной на исполнение настоящего договора, только при наличии письменного согласия МТС.

В силу п.2.1.8 предприниматель обязан письменно согласовывать рекламную продукцию с использованием товарного знака МТС.

Однако предприниматель Гераськин А.В. не представил письменного согласия МТС на использование товарного знака, а деятельность с использованием товарных знаков истца осуществлялась через ООО "Регион-Юг". ООО "Регион-Юг" вводило потребителей в заблуждение, указывая, в том числе путем размещения данной информации на сайте, что является коммерческим представителем ПАО "МТС", что не соответствовало действительности. Договорных правоотношений между истцом и названным обществом не имелось.

Кроме того, в целях расширения сети продаж ООО "Регион-Юг" в лице руководителя Гераськина А.В. вступило в договорные агентские отношения с Левицким Д.И., который осуществлял распространение "красивых номеров" с дополнительными услугами (л.д. 178-179 т.5, 22-25 т. 6). Левицкий Д.И. фактически исполнял соответствующие договоры, действуя по поручению ООО "Регион-Юг" (л.д. 155-162 т.5).

Обществом "Регион-Юг" были заказаны типографские бланки, используемые при осуществлении своей деятельности, также содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, что подтверждено материалами дела (представлены бланки, электронная переписка с типографией. Также в рекламной продукции ответчик использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, (л.д. 82-83 т.2). Данные обстоятельства подтверждены и материалами проверки по уголовным делам (копии бланков с заявлениями получены в ходе проверочных мероприятий от лиц, приобретших реализуемые ответчиком номера (сим-карты).

Таким образом, материалы дела содержат достаточное количество доказательств, подтверждающих использование обществом "Регион-Юг" в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, путем размещения данных изображений на сайте и на типографской продукции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 5.2. Методических рекомендаций по проверке обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента N 197 от 31.12.2009 г. (далее - Методических рекомендаций), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Сказанное проиллюстрировано примерами в отношении изобразительных обозначений, которые могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии сходства до степени смешения между использованными обществом "Регион-Юг" в типографской продукции и на сайте обозначениями, в том числе и в части доменного имени сайта "www.mtsgold.ru", и товарными знаками истца по геометрической форме, текстовому элементу, шрифту и пр.

Выводы суда о наличии такого сходства ответчиками в апелляционном суде не оспариваются.

Материалами дела также подтверждено осуществление ответчиком с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, именно той деятельности, которая осуществляется истцом и охватывается классами МКТУ, указанными в свидетельствах истца на товарные знаки.

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 утвержден Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания).

Согласно пункту 10 соответствующего перечня в свидетельстве указываются классы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенным 15 июня 1957 г. в Ницце, и перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), предназначенная для целей регистрации знаков, была официально признана Соглашением, заключенным 15 июня 1957 г. странами-участницами Ниццкой дипломатической конференции, впоследствии неоднократно пересматривалась.

Каждая из стран-участниц Ниццкого соглашения обязана при регистрации знаков следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации и в официальных документах и публикациях о регистрации знаков указывать номера классов МКТУ в перечне товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки.

Общество "Регион-Юг", неправомерно указывая на отсутствующий у него в действительности статус регионального представителя истца, осуществляло те же виды деятельности, что и истец, охватываемые классами МКТУ, названными в свидетельствах истца на товарные знаки.

Товарные знаки истца используются ООО "Регион-Юг" без согласия правообладателя и без заключения договора с ним. Следовательно, пользование является незаконным.

В части установления факта незаконного использования товарных знаков истца решение ответчиками не обжаловано, выводы суда об установлении фактических обстоятельств дела в апелляционном суде не оспорены.

В силу положений статей 9,65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

По правилам п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец просил взыскать с общества компенсацию за незаконное использование товарных знаков (регистрационные номера свидетельств 434900 и 311394) в размере 5 000 000 руб.

Истец, определяя размер компенсации, ссылается на заключение об оценке, полученное от "Brandz" в 2014 году (л.д.112-203). Как следует из указанного заключения, ценность бренда МТС составляет 12,175 млн$. Также истец ссылается на лицензионный договор, заключенный с ЗАО "РТК" на основании которому правообладателю выплачена сумма в размере 115 615 071,36 руб.

Судом первой инстанции заявленная ко взысканию сумма компенсации снижена до 100 000 руб., с чем не соглашается истец.

Обосновывая решение в части снижения размера компенсации, присужденной ко взысканию с общества "Регион-Юг", суд указал, что, что товарные знаки N 434900, 311394 являются серией одной группы товарных знаков одного правообладателя, в силу чего размещение обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца на сайте ответчика надлежит расценивать как одно нарушение.

При этом суд учел, что в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015 указано, что незаконное размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Данный подход сформировался в практике с вынесением Постановления Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 N 9414/12.

В следующем п. 33 Обзора практики Президиума Верховного суда включено ограничивающее указанное положение случай.

Если речь идет о серии товарных знаков одного правообладателя, зависимых друга от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущности товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Вместе с тем, соглашаясь с доводами апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что спорные товарные знаки истца составляют группу товарных знаков.

Единственным тождественным элементом является красный квадрат, который сам по себе не может оцениваться как основной, воспринимаемый потребителем, доминирующий элемент. В спорном случае товарные знаки не содержат доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющего фонетическое и семантическое сходство, товарные знаки не могут быть признаны имеющими несущественные графические отличия, не изменяющие сущности товарных знаков. Напротив, товарные знаки имеют принципиально различные доминирующие элементы, в одном случае графический, в другом - буквенный.

Следовательно, отсутствуют основания полагать ответчика - общество "Регион-Юг", допустившим одно нарушение исключительных прав истца.

Кроме того, истцом доказаны различные виды незаконного использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков: путем размещения сходных обозначений на сайте в сети Интернет и путем использования на бумажной типографской продукции (бланках).

При таких обстоятельствах правомерны доводы истца о том, что в целях взыскания компенсации надлежит констатировать четыре различных случаях нарушения исключительных прав истца (по два случая в отношении каждого из двух товарных знаков).

Учитывая, что ответчик предлагал к продаже "золотые" и "платиновые" номера МТС с пакетом дополнительных услуг по цене от 7500 до 80 000 руб. за один номер, истец правомерно указывает на чрезмерное и необоснованное снижение судом первой инстанции суммы отыскиваемой компенсации.

При таких обстоятельствах ответчику экономически выгоднее выплачивать истцу присужденную компенсацию, нежели прекращать нарушение исключительных прав истца.

Учитывая в совокупности все установленные обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции считает необходимым увеличить размер присужденной ко взысканию с общества "Регион-Юг" компенсации до 400 000 руб.

Вместе с тем, суд полагает, что взыскание испрашиваемой истцом суммы в размере 5 000 000 руб. с учетом обстоятельств настоящего дела будет носить карательный характер, не будет соответствовать правовой сущности применяемой меры ответственности как компенсации за незаконное использование исключительных прав и приведет к неосновательному обогащению истца.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению между сторонами по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям, в силу чего увеличению апелляционным судом присужденной ко взысканию суммы влечет изменение решения суда первой инстанции и в части распределения судебных расходов.

С учетом изложенного решение надлежит изменить, увеличив присужденную ко взысканию с общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" сумму компенсации до 400 000 руб., и распределив судебные расходы ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по уплате государственной пошлины по иску в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" в пользу публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" расходов по уплате государственной пошлины по иску в размере 3840 рублей.

Также суд учитывает, что судом неверно определен размер государственной пошлины, отнесенной на Зубарева В.В. (без учета заявленной истцом к солидарному взысканию суммы в размере 5 000 000 руб. и принятой судом пропорции при удовлетворении иска). Вопрос о правильности распределения судебных расходов проверяется судом апелляционной инстанции вне зависимости от доводов апелляционной жалобы.

С учетом принятия апелляционным судом частичного отказа от иска надлежит возвратить публичному акционерному обществу "Мобильные ТелеСистемы" из федерального бюджета 29 000 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению N 406892 от 20.03.2015 (из общей суммы платежа в размере 54 000 руб.).

Поскольку апелляционная жалоба истца удовлетворена частично, судебные расходы истца на оплату государственной пошлины по жалобе в соответствующей части относятся на ответчика - ООО "Регион-Юг", в силу чего в пользу истца надлежит взыскать 246,30 рублей. В остальной части государственная пошлина по апелляционной жалобе остается на истце.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство об отложении судебного разбирательства отклонить.

Принять отказ публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" от исковых требований об обязании общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" и Зубарева Виталия Владиславовича прекратить незаконное использование Бренда МТС путем удаления обозначений тождественных и сходных до степени смешения с Брендом МТС с сайта "mtsgold.ru" и о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" и Зубарева Виталия Владиславовича компенсации в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование Бренда МТС.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.02.2016 по делу N А32-9592/2015 в части рассмотрения указанных требований по существу отменить.

Производство по делу в соответствующей части прекратить.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.02.2016 по делу N А32-9592/2015 изменить в части присужденной ко взысканию с общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" суммы компенсации и распределения судебных расходов ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по уплате государственной пошлины по иску.

Изложить абзацы второй-третий резолютивной части решения в следующей редакции: "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" (ИНН 2308193905, ОГРН 1122308010990) в пользу публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124) компенсацию в размере 400 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 3840 (три тысячи восемьсот сорок) рублей".

"Взыскать с Зубарева Виталия Владиславовича, 1986 года рождения, уроженца г.Армавира, в пользу ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124) компенсацию в размере 10 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 96 руб.".

В остальной части решение оставить без изменения.

Возвратить публичному акционерному обществу "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124) в связи с частичным отказом от иска из федерального бюджета 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению N 406892 от 20.03.2015 (из общей суммы платежа в размере 54 000 руб.).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Регион-Юг" (ИНН 2308193905, ОГРН 1122308010990) в пользу публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 246,30 (двести сорок шесть рублей 30 копеек) рублей.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

М.Н. Малыхина

Судьи

О.Г. Авдонина А.А. Попов