Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2016 г. N 09АП-16380/16

г. Москва

16 мая 2016 г.

Дело N А40-141295/15

Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 мая 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева

судей О.Н. Лаптевой, Н.И. Левченко

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Вексель"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 февраля 2016 года

по делу N А40-141295/15, принятое судьёй Козленковой О.В.

по иску ООО" Вексель"

к ИП Варакиной Н.В. и ИП Карапетян А.Г.

третьи лица: Московская таможня, ООО "Сфера", Общество с ограниченной ответственностью "Тульская обувная фабрика "ТОФА"

о солидарном взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен

от ответчиков: не явились, извещены

от третьих лиц: от Московской таможни - Монахова О.С. (доверенность от 31.12.2015);

от остальных третьих лиц представители не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Вексель" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Варакиной Наталье Владимировне, индивидуальному предпринимателю Карапетяну Араму Гургеновичу (далее - ответчики) о солидарном взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Московская таможня, ООО "Сфера", общество с ограниченной ответственностью "Тульская обувная фабрика "ТОФА".

Решением суда от 10 февраля 2016 г. в удовлетворении иска отказано, поскольку истец не представил надлежащих и допустимых доказательств реализации ответчиками товара со спорным товарным знаком, с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 по делу N А40-26211/15. Кроме того, суд посчитал, что действия общества с ограниченной ответственностью "Вексель" по взысканию с ООО "Сфера" компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем отказал правообладателю в судебной защите.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению заявителя жалобы, факт реализации контрафактного товара ответчиками подтверждается документами таможенного органа. Суд не учел разъяснений, содержащихся в п. 43.5 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" о том, что применяя положения ст. 1515 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что "если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения".

Заслушав мнение третьего лица, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст. 270 АПК РФ, для отмены решения от 10 февраля 2016 г. и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака HIGHLANDER по свидетельству РФ N 233479, дата подачи заявки: 24.10.2001; дата регистрации: 26.12.2002, в отношении товаров и услуг 18, 24, 25 и 35 классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 года по делу N СИП-90/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 233479 досрочно прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ "обувь; башмаки; ботинки лыжные; ботинки; бутсы; галоши; гамаши [с застежками]; гимнастические туфли; голенища сапог; каблуки; купальная обувь; купальные сандалии; металлическая окантовка для обуви; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь спортивная; пляжная обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; спортивные туфли; стельки; тапочки; туфли комнатные; туфли; холщовые туфли на веревочной подошве; шипы для бутсов".

В обоснование заявленных требований истец указал, что из документов, полученных истцом по результатам камеральной проверки от Московской таможни в рамках судебного дела N А40-26211/15, которая в качестве 3-го лица участвовала по делу N А40-26211/15, ему стало известно о том, что ответчики нарушали принадлежащие истцу исключительные права на товарный знак HIGHLANDER, осуществляя оптовые продажи третьим лицам контрафактной китайской обуви под торговым знаком HIGHLANDER, не имея лицензионного договора с Истцом. Обувь была получена ими от импортера - ООО "Сфера" (ответчика по делу N А40-26211/15).

На основании ст. 102, ст. 103 Законодательства РФ о нотариате нотариусом г.Москвы Новопашиной Ульяной Семеновной было произведено нотариальное освидетельствование некоторых образцов из этих поставок, где было путем осмотра установлено: использование торгового знака HIGHLANDER на коробке данного артикула обуви, использование торгового знака HIGHLANDER на обуви данного артикула в двух местах.

Данные артикулы указаны в дополнении к декларации на товары N 10129025/230714/0001425 от 10.03.2015 (стр. 34, стр. 43 материалов дела N А40- 26211/15) и акте таможенного осмотра N 10129025/240714/000056 от 10.03.2015 Московской таможни (стр. 43 материалов дела N А40-26211/15). В служебной записке от 27 октября 2014 года N 05-11/0848 исполняющий обязанности начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров А.Ю. Манох указал: "Сообщаю, что отделом таможенного контроля после выпуска товаров рассмотрена информационно- аналитическая справка от 03.09.2014 по вопросу законности размещения торгового знака HIGHLANDER. С генерального директора компании ООО "Сфера" было получено объяснение от 08.09.2014 N 10129000/400/080914/А0178, который заявил, что его организации отсутствует, товара в наличии нет. В соответствии со ст. 98 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТКТС) в адрес общества направлен запрос о предоставлении информации, в результате которого установлено, что товар приобретали: ИП Ермолаев, ИП Карапетян, ИП Баранина, ИП Палдин, ООО "Классика стиля". В адрес, вышеназванных организаций были направлены телеграммы с целью получения объяснения в соответствии со ст. ИЗ ТК ТС, однако данные лица в таможенный орган не явились. Вместе с тем в адрес ОТКПВТ поступило информационное письмо от 20.10.2014 МБ/Н от ИП Бараниной (далее - предприниматель), в котором предоставлена информация о том, что предприниматель приобретал товару общества, однако в настоящий момент товара в наличии не имеется, так как товар продан физическим лицам" (стр. 57 материалов дела N А40-26211/15).

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-26211/15 с ООО "Сфера" была взыскана компенсация за реализацию контрафактного товара HIGHLANDER в размере 500 000 руб.

По мнению истца, материалами дела N А40-26211/15 подтверждено, что ООО "Сфера" осуществило оптовую поставку контрафактной обуви в адрес ответчиков, а они в свою очередь перепродали ее третьим лицам (стр. 57 материалов дела N А40- 26211/15). Фото контрафактной обуви указано на стр. 46, 49, 52 материалов дела N А40-26211/15.

Истец также указал, что ответчики проживают по одному адресу, являются родственниками, занимаются одним видом деятельности и являются бенефициарами ООО "Тульская обувная фабрика ТОФА". В качестве участников Карапетян А.Г. и Палдин Г.Е. в равных долях владеют этой фабрикой. Существо бизнеса этой "фабрики" состоит в противозаконном контрафактном импорте китайской продукции низкого качества. Истец не давал ответчикам разрешения на использование товарного знака HIGHLANDER. Никаких договорных отношений по использованию товарного знака HIGHLANDER для оптовых поставок в адрес между истцом и ответчиками не было. Контрафактный товар реализовывался в коробках, на которых также использовался товарный знак HIGHLANDER. Ранее по делу N А40-26215/15 по факту незаконной контрафактной торговли обувью под товарным знаком HIGHLANDER по вышеуказанному артикулу 98462-6 Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение о взыскании с ИИ Палдин Г.Е. компенсации за незаконное использование торгового знака HIGHLANDER.

Суд посчитал, что требования истца удовлетворению не подлежат в связи с нижеследующим.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Как установлено судом, решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-26211/15 от 03.08.2015 исковые требования удовлетворены частично: с ООО "Сфера" в пользу ООО "Вексель" взыскано 500 000 руб. компенсации; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 по делу N А40-26211/15 оставлено без изменения.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 по делу N А40-26211/15 следует, что решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479 в отношении части товаров 25-го класса МКТУ, а именно: "обувь; башмаки, ботинки лыжные; ботинки; бутсы; галоши; гамаши (с застежками), гимнастические туфли; голенища сапог; каблуки; купальная обувь, купальные сандалии; металлическая окантовка для обуви; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь спортивная; пляжная обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо (обувь); сандалии; сапоги; союзки для обуви; спортивные туфли; стельки; тапочки; туфли комнатные; туфли; холщовые туфли на веревочной подошве; шипы для бутсов" вследствие его неиспользования.

В рамках указанного дела установлено, что истцом по настоящему делу за период с 24.02.2012 по 23.02.2015 включительно не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "HIGHLANDER" способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также принимая во внимание преюдициальное значение решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015, которым установлено, что истцом по настоящему делу за период с 24.02.2012 по 23.02.2015, то есть в период ввоза товара по спорным ДТ N 1019025/040714/0001264, 1019025/230714/0001425, 10129025/220714/0001408, не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "HIGHLANDER" при производстве обуви способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что действия общества с ограниченной ответственностью "Вексель" по взысканию с ООО "Сфера" компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом, поэтому отказал правообладателю в судебной защите.

При этом не может быть принят во внимание довод истца о неправомерном отказе в иске со ссылкой на п. 43.5 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", поскольку отсутствие злоупотребления правом в действиях правообладателя напрямую зависит от его знания о наличии требования о досрочном прекращении правовой охраны (п. 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015 ).

По настоящему делу ООО "Вексель" на дату обращения с иском (03 августа 2015 г.) не только знало о наличии правопритязаний в отношении товарного знака "HIGHLАNDER", но и располагало информацией о том, что Судом по интеллектуальным правам досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479 в отношении части товаров 25-го класса МКТУ, а именно: "обувь; башмаки, ботинки лыжные; ботинки; бутсы; галоши; гамаши (с застежками), гимнастические туфли; голенища сапог; каблуки; купальная обувь, купальные сандалии; металлическая окантовка для обуви; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь спортивная; пляжная обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо (обувь); сандалии; сапоги; союзки для обуви; спортивные туфли; стельки; тапочки; туфли комнатные; туфли; холщовые туфли на веревочной подошве; шипы для бутсов" вследствие его неиспользования.

Злоупотребление правом является самостоятельным и достаточным основанием с отказу в иске (ст. 10 ГК РФ).

Также суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции об отсутствии в материалах дела относимых, допустимых, достоверных доказательств реализации ответчиками товара, маркированного товарным знаком "HIGHLANDER", поскольку в приобщенных истцом протоколах нотариального осмотра, в том числе осмотра чеков на покупку, наименования ответчиков отсутствуют, как и в документах таможенного контроля.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 февраля 2016 года по делу N А40-141295/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Н. Лаптева Н.И. Левченко