Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2016 г. N 08АП-4341/16

город Омск

06 июня 2016 г.

Дело N А75-3512/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июня 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июня 2016 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Лепехиной М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-3899/2016) общества с ограниченной ответственностью "Оптика Сервис Плюс" и апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-4341/2016) индивидуального предпринимателя Бодрова Сергея Михайловича на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 февраля 2016 года по делу N А75-3512/2014 (судья Гавриш С.А.), по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Бодрова Сергея Михайловича (ОГРНИП 311774617400112, ИНН 772318903403) к обществу с ограниченной ответственностью "Очкарик" (ОГРН 1058600598209 от 04.10.2005, ИНН 8603125967), обществу с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа" (ОГРН 10677446600382, ИНН 7710628378), обществу с ограниченной ответственностью "Яндекс" (ОГРН 1027700229193, ИНН 7736207543) о прекращении нарушений права на товарные знаки и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Оптика Сервис Плюс" - представитель Федяков С.С. (паспорт, по доверенности от 02.09.2014 сроком действия на два года) до перерыва;

от индивидуального предпринимателя Бодрова Сергея Михайловича - представитель Зеленская О.М. (паспорт, по доверенности от 29.07.2015 сроком действия на один год);

от общества с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа" - представитель Казаневич И.Л. (паспорт, по доверенности от 26.08.2015 сроком действия на один год).

установил:

индивидуальный предприниматель Бодров Сергей Михайлович (далее - ИП Бодров С.М., предприниматель, истец) обратился с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Очкарик" (далее - ООО "Очкарик", после переименования - общество с ограниченной ответственностью "Оптика Сервис-Плюс", ответчик-1) о прекращении нарушений права на товарные знаки и взыскании компенсации.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.05.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа" (далее - ООО "Юкоз Медиа").

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.07.2014 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ООО "Юкоз Медиа" (далее - соответчик-1) и общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" (далее - ООО "Яндекс", соответчик-2); ООО "Юкоз Медиа" исключено из состава третьих лиц.

Истцом неоднократно заявлялись ходатайства об уточнении исковых требований. С учетом ходатайства, принятого к рассмотрению судом первой инстанции определением от 17.11.2014, истец просил:

1. Обязать ООО "Очкарик" прекратить нарушение исключительных прав Истца на товарные знаки "Очкарик" по Свидетельству N 226985 от 05.11.2002, "Очкарик" по Свидетельству N 283478 от 03.03.2005, "Ochkarik" по Свидетельству N 283479 от 03.03.2005, а именно:

- запретить использование обозначений "Очкарик", "ochkarik" "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", "ОЧКАРИК", сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N 226985, N 283478, N 283479, при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в связи с чем удалить указанные обозначения из товаросопроводительных документов, с сайта http://ochkarik-nv.narod.ru/, из названия торговой точки "САЛОН ОПТИКИ "ОЧКАРИК"";

- запретить использование обозначения "Очкарик", сходного до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам N 226985, N 283478, N 283479, в фирменном наименовании Ответчика, на печати и вывеске при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки;

- запретить использование обозначений "ochkarik", "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", сходных до степени смешения с товарными знаками Истца по свидетельствам N 226985, N 283478, N 283479, при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ; в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru.

2. Обязать ООО "Юкоз Медиа" удалить доменное имя ochkarik-nv.narod.ru в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу.

3. Взыскать с ООО "Очкарик" компенсацию в размере 1 350 000 руб. за множественное длительное нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 226985, N 283478, N 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в фирменном наименовании ООО "Очкарик", на товаросопроводительных документах, печати, в названии торговой точки, на вывеске.

4. Взыскать солидарно с ООО "Очкарик", ООО "Юкоз-Медиа", ООО "Яндекс" компенсацию в размере 1 350 000 руб. за множественное длительное нарушение исключительных прав Истца на товарные знаки по свидетельствам N 226985, N 283478, N 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru и на сайте http://оchkarik-nv.narod.ru/ (заявление об уточнении исковых требований от 10.11.2014, т. 6 л.д. 117- 119).

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 по делу А75-3512/2014, оставленным без изменения постановлением Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015, исковые требования ИП Бодрова С.М. оставлены без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2015 решение Арбитражного суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 по делу N 3512/2014 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.08.2015 исковое заявление ИП Бодрова С.М. принято к производству.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.10.2015 принято к рассмотрению уточнение исковых требований, согласно которому истец просил:

1. Запретить ООО "Оптика Сервис-Плюс" в дальнейшем нарушать исключительные прав истца на товарные знаки "Очкарик" по Свидетельству N 226985 от 05.11.2002, "Очкарик" по Свидетельству N 283478 от 03.03.2005, "Ochkarik" по Свидетельству N 283479 от 03.03.2005 при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, а именно:

- запретить в дальнейшем использование обозначения "Очкарик", сходного до степени смешения с товарными знаками Истца N 226985, N 283478, N 283479, в фирменном наименовании "Общество с ограниченной ответственностью "Очкарик", на чеке, печати организации Ответчика ОСП (Очкарик), бланке заказов, на торговых штампах и иных товаросопроводительных документах при оказании ответчиком ОСП (Очкарик) услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки;

- запретить в дальнейшем использование обозначения "ОЧКАРИК", сходного до степени смешения с товарными знаками Истца N 226985, N 283478, N 283479, на вывеске при оказании ответчиком ОСП (Очкарик) услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки;

- запретить в дальнейшем использование обозначения "ochkarik", сходного до степени смешения с товарными знаками истца N 226985, N 283478, N 283479 при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в составе доменного имени;

- запретить в дальнейшем использование обозначений "ОЧКАРИК", "ОЧКАРИК-NV", при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/;

2) Взыскать с ООО "Оптика Сервис-Плюс" компенсацию в размере 2 494 116 руб. 24 коп. за множественное длительное нарушение исключительных прав истца на товарные знаки N 226985, N 283478, N 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в фирменном наименовании "Общество с ограниченной ответственностью "Очкарик", на чеке, печати организации, торговом штампе, бланках заказов в составе обозначения Салон-оптика "Очкарик" и вывеске;

3) Обязать ООО "Юкоз Медиа" удалить доменное имя ochkarik-nv.narod.ru в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу;

4) Запретить ООО "Юкоз Медиа" в дальнейшем регистрировать доменные имена с обозначением "ochkarik", сходные до степени смешения с товарными знаками истца N 226985, N 283478, N 283479 в отношении однородных товарным знакам услугам;

5) Взыскать солидарно с ООО "Оптика Сервис-Плюс" и ООО "Яндекс" компенсацию в размере 426 576 руб. 48 коп. за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки N 226985, N 283478, N 283479, осуществленное путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru и на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/, за период 24.11.2011 по 26.04.2013;

6) Взыскать солидарно с ООО "Оптика Сервис-Плюс" и ООО "Юкоз Медиа" компенсацию в размере 484 832 руб.80 коп. за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки N 226985, N 283478, N 283479, осуществленное путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru и на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/, за период 27.04.2013 по 08.12.2014.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.02.2016 по делу N А75-3512/2016 исковые требования удовлетворены частично, ООО "Оптика Сервис-Плюс" запрещено в дальнейшем нарушать исключительные права ИП Бодрова С.М. на товарные знаки "Очкарик" по Свидетельству N 226985 от 05.11.2002, "Очкарик" по Свидетельству N 283478 от 03.03.2005, "Ochkarik" по Свидетельству N 283479 от 03.03.2005 при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, а именно:

- запрещено в дальнейшем использование обозначения "Очкарик", сходного до степени смешения с товарными знаками N 226985, N 283478, N 283479, в фирменном наименовании ответчика, на чеке, печати ответчика, бланке заказов, на торговых штампах и иных товаросопроводительных документах при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки;

- запрещено в дальнейшем использование обозначения "ОЧКАРИК", сходного до степени смешения с товарными знаками N 226985, N 283478, N 283479, на вывеске при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки;

- запрещено в дальнейшем использование обозначения "ochkarik", сходного до степени смешения с товарными знаками N 226985, N 283478, N 283479 при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в составе доменного имени, на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/.

С ООО "Оптика Сервис-Плюс" в пользу предпринимателя взыскана компенсация в размере 700 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 226985, N 283478, N 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в фирменном наименовании ответчика, на чеке, печати организации, торговом штампе, бланках заказов в составе обозначения "Салон-оптика "Очкарик" и вывеске, а также путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru и на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С ООО "Оптика Сервис-Плюс" в пользу ИП Бодрова С.М. взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 227 руб. 69 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в размере 616 руб. 64 коп.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ИП Бодров С.М. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал, что суд первой инстанции неправомерно применил подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вместо подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, размер компенсации определен судом первой инстанции необоснованно. Кроме того, заявитель полагает, что суд первой инстанции не применил пункт 3 статьи 1484 ГК РФ, в то время как при определении размера компенсации учитывается срок всего незаконного использования нарушителем результата интеллектуальной деятельности. Истец полагает неправильным вывод суда первой инстанции о том, что ООО "Юкоз Медиа" является только провайдером хостинга в отношении доменного имени ochkarik-nv.narod.ru и сайта www.ochkarik-nv.narod.ru. Заявление о злоупотреблении ООО "Юкоз Медиа" правом истец полагает нерассмотренным судом первой инстанции, равно как и исковое требование к указанному лицу об удалении доменного имени.

ООО "Оптика Сервис-Плюс" также обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал на отсутствие сходства словесных обозначений, поскольку графические изображения вывески ответчика и товарного знака, зарегистрированного истцом, различны. ООО "Оптика Сервис-Плюс" полагает недоказанным факт использования ответчиком товарного знака истца, поскольку факт создания сайта http://ochkarik-nv.narod.ru/ ответчик не признал. Ответчик полагает недоказанным факт злоупотребления им правом, поскольку с требованием о прекращении незаконного использования его товарных знаков истец не обращался. В то же время, ответчик полагает, что злоупотребление правом допустил истец и взаимосвязанные с ним лица путем недобросовестной конкуренции.

К апелляционной жалобе ответчиком приложены скриншоты интернет-магазина www.ochkarik.ru.

Оспаривая доводы апелляционной жалобы ответчика, истец представил отзыв, в котором просил отказать в приобщении дополнительных доказательств, приложенных к апелляционной жалобе, в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика отказать.

К отзыву на апелляционную жалобу ответчика истцом приложены скриншоты сайта boxberry.ru.

От ООО "Яндекс" поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указанное лицо просило решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований оставить без изменения.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ИП Бодрова С.М. поддержал требования, изложенные в своей апелляционной жалобе, и доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу ответчика, просил отменить решение суда первой инстанции в обжалуемой им части, апелляционную жалобу ответчика оставить без удовлетворения.

Представитель ООО "Оптика Сервис Плюс" поддержал требования, изложенные в своей апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции в части, пояснил, что с доводами, изложенными в апелляционной жалобе истца не согласен.

Представитель ООО "Юкоз Медиа" пояснил, что с доводами, изложенными в апелляционной жалобе истца не согласен, поддержал доводы апелляционной жалобы ответчика.

В судебном заседании 31.05.2016 был объявлен перерыв до 02.06.2016. Информация о перерыве размещена в информационном ресурсе Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).

От ООО "Юкоз Медиа" поступили пояснения, согласно которым ООО "Юкоз Медиа" не регистрировало доменное имя http://ochkarik-nv.narod.ru/ и не является администратором указанного доменного имени, в связи с чем просило апелляционную жалобу истца оставить без удовлетворения.

К пояснениям соответчика-1 приложены Правила регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, Положение "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", скриншот страницы сайта Регистратора доменных имен по адресу http://www.nic.ru/cgi/na.cgi.

От истца поступили письменные объяснения, в которых предприниматель ссылается на недоказанность недобросовестного поведения истца либо злоупотребления им правом.

К указанным объяснениям истцом приложена копия Определения Верховного суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу по делу N 310-ЭС15-2555, сведения с сайта Роспатента в отношении товарных знаков "Перекресток" N 456316, "Д-Дикси" N 451307, "Магнит" N 257219, Постановление ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12, Постановление ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12, копия договора коммерческой концессии N 295 от 10.07.2007 N 295, копия договора коммерческой концессии от 01.10.2008, выдержка из Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015, Постановление СИП от 23.04.2014 по делу N А45-9775/2013, Постановление ВАС РФ от 27.09.2011 по делу N А09-8099/2009-ЗЮ.

Кроме того, истцом представлены копии агентского договора от 15.05.2012 N ПВ.12.М-24 и дополнительного соглашения от 03.03.2014 N 1 к указанному договору.

Рассмотрев заявленные сторонами ходатайства о приобщении к материалам дела доказательства, суд апелляционной инстанции находит их подлежащими удовлетворении исходя из следующего.

Согласно части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Согласно абзацу 5 пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 36 от 28.05.2009 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных частью 2 статьи 268 АПК РФ, может в силу части 3 статьи 288 АПК РФ являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Таким образом, разрешение вопроса о принятии, а также оценка дополнительных доказательств находится в пределах усмотрения суда апелляционной инстанции.

Учитывая, что непринятие судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств в данном случае может привести к вынесению неправильного постановления, суд апелляционной инстанции, рассмотрев представленные сторонами дополнительные доказательства, считает, что данные документы должны быть приобщены к материалам дела, поскольку имеют существенное значение для правильного, полного и всестороннего разрешения настоящего спора, принятия законного и обоснованного судебного акта и не противоречат иным доказательствам, представленным в материалы дела.

Судебное заседание после перерыва было завершено в отсутствие представителя ООО "Оптика Сервис-Плюс".

Представители сторон, явившиеся в заседание, поддержали процессуальную позицию, озвученную до перерыва.

Изучив материалы дела, дополнительные доказательства, апелляционные жалобы, отзывы на жалобы, письменные пояснения сторон, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив законность и обоснованность судебного акта в порядке статей 266, 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.02.2016 по настоящему делу.

Как следует из материалов дела, ИП Бодров С.М. является правообладателем:

- товарного знака со словесным элементом "очкарик" по свидетельству N 226985 от 05.11.2002, зарегистрированного по заявке N 2001735955 с приоритетом от 06.12.2001 в отношении товаров и услуг 09,35 и 42 класса МКТУ;

- товарного знака со словесным элементом "очкарик" по свидетельству N 283478 от 03.03.2005 зарегистрированного по заявке N 2004716402 с приоритетом от 22.07.2004 в отношении товаров и услуг, в том числе относящихся к 05, 09, 10, 35 и 44 классам МКТУ;

- товарного знака со словесным элементом "Ochkarik" по свидетельству N 283479 от 03.03.2005 зарегистрированного по заявке N 2004716915 с приоритетом от 28.07.2004 в отношении товаров и услуг, в том числе относящихся к 05, 09, 10, 35 и 44 классам МКТУ (далее - товарные знаки, т. 1 л.д. 30-60).

Полагая, что ООО "Оптика Сервис-Плюс" (ранее - ООO "Очкарик") в своем фирменном наименовании, на товаросопроводительных документах, печати, в названии торговой точки, на вывеске, сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/, а также в доменном имени ochkarik-nv.narod.ru использует обозначения "очкарик", "ochkarik", "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", сходные до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных товаров и услуг, истец обратился в суд с настоящим иском.

Кроме того, истец, ссылаясь на то, что ООО "Юкоз Медиа" является администратором домена "narod.ru", фактическим владельцем доменного имени "ochkarik-nv.narod.ru", а ООО "Яндекс" являлся администратором доменов "narod.ru", "ochkarik-nv.narod.ru" до 23.04.2013, заявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца к соответчикам.

Удовлетворяя исковые требования к ООО "Оптика Сервис-Плюс" в части, суд первой инстанции исходил из использования ответчиком в своем фирменном наименовании, на вывеске, на чеках, печати, бланках заказов, торговых штампах и иных товаросопроводительных документах, а также в составе доменного имени, на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/ словесные обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками.

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пунктам 41, 42, 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Аналогичные положения содержались в ранее действовавших Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки словесных и изобразительных обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как разъясняется в пункте 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе, доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Проанализировав товарные знаки "Очкарик" по Свидетельству N 226985 от 05.11.2002, "Очкарик" по Свидетельству N 283478 от 03.03.2005, "Ochkarik" по Свидетельству N 283479 от 03.03.2005, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что товарные знаки, на которые зарегистрированы права истца представляют собой комбинированные товарные знаки, представляющие собой сочетания словесного и графического (вид шрифта и алфавит, буквами которого написано слово) элементов.

В силу пункта 4.2.1.1 Методических рекомендаций звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является тождество звучания обозначений.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (пункт 4.2.2.1 Методических рекомендаций).

В соответствии с пунктом 4.2.3.1. смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Проводя сравнительный анализ спорных обозначений, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции об использовании ответчиком-1 в своем фирменном наименовании, на вывеске, на чеках, печати, бланках заказов, торговых штампах и иных товаросопроводительных документах, а также в составе доменного имени, на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/ словесные обозначения "очкарик", "оchkarik", сходство до степени смешения которых с зарегистрированными истцом товарными знаками является явным как с точки зрения фонетики, так и с точки зрения смыслового сходства ввиду полного тождества звучания и заложенных в обозначении понятий.

Доводы ООО "Оптика Сервис-Плюс" о недоказанности факта использования словесного обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками в составе доменного имени, на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/ судом апелляционной инстанции отклоняются.

Из протокола осмотра вышеуказанного сайта (т.1, л.д. 72- 87) следует, что на спорном сайте размещена информация об организации, использующей его, находится по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (т. 1, л.д. 141 - 144) указанный адрес являлся юридическим адресом ООО "Очкарик" (в настоящее время - ООО "Оптика Сервис-Плюс").

Доказательств того, что по данному адресу находится иная организация, предлагающая аналогичную продукцию и оказывающая аналогичные услуги (производство и реализация оптических приборов) ответчиком не представлено.

При этом, полагая себя лицом, к которому необоснованно предъявлены предпринимателем исковые требования в рамках настоящего спора и которое может понести в связи с этим ответственность вместо нарушителя, ответчик-1 не предпринял каких-либо мер по установлению надлежащего лица, использующего спорный сайт.

В частности, в материалы дела не представлены доказательства обращения в правоохранительные органы с целью установления лица, неправомерно использующего юридический адрес ответчика в качестве контактного адреса.

Кроме того, из протокола осмотра сайта следует, что в качестве контактной информации организации, использующей спорный сайт, указана электронная почта versachi@intramail.ru.

Доводы ответчика о том, что данный электронный адрес был указан в качестве контактной информации ООО "Очкарик" на рекламных информационных ресурсах в сети Интернет ответчиком не оспорены.

Согласно письму ООО "Яндекс" от 09.07.2014 N 447-07/14 (т. д. 3, л.д. 22) при регистрации пользователя с логином ochkarik-nv указанным пользователем предоставлены сведения об имени (Дорофеев Эдуард) и электронной почте ( versachi@intramail.ru), в то время как единственным участником ООО "Очкарик" и его директором являлась Дорофеева Елена Сергеевна.

Наличие родственных отношений между указанными лицами ответчиком-1 не опровергнуто.

Доказательств того, что Дорофеев Эдуард зарегистрировал спорный домен для использования в личных либо иных, не связанных с деятельностью ответчика-1, целях не представлено.

Более того, и после осведомления ответчика-1 о лице, которое зарегистрировало спорный домен и указало на спорном сайте юридический адрес ООО "Очкарик" в качестве контактного, обращения ООО "Очкарик" в правоохранительные органы не последовало, ходатайство о привлечении Дорофеева Эдуарда в качестве соответчика по настоящему делу не заявлено.

Таким образом, на основании совокупности представленных в материалы дела доказательств, а также процессуального поведения ответчика-1 в рамках настоящего спора, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что домен ochkarik-nv.narod.ru и сайт http://ochkarik-nv.narod.ru/ использовались именно ответчиком.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В соответствии с пунктом 3.1. Методических рекомендаций при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133).

Из материалов дела следует, что Свидетельство от 05.11.2002 N 226985 (т. 1, л.д. 30) на товарный знак "Очкарик" выдано в отношении следующих товаров (услуг): 09 - линзы (объективы) (оптика); линзы оптические, оптические изделия, оптические линзы корректирующие, оптические призмы; оправы для очков; очки (оптика); очки солнцезащитные; пенсне; стекла для очков; стекла оптические; стекла светозащитные (противоослепляющие). 35 - стимулирование сбыта для третьих лиц. 42 - реализация товаров, включенных в класс 09.

Свидетельство от 03.03.2005 N 283479 на товарный знак "Ochkarik" и Свидетельство от 03.03.2005 N 283478 выдано в отношении перечня товаров (услуг) под номерами 05, 09, 10, 14, 16, 18, 21, 28, 32, 33, 35, 36, 42, 44, в том числе в отношении приборов оптических.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ к видам деятельности, осуществляемой ООО "Очкарик", относится розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями, производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования.

В соответствии с информацией, указанной на сайте http://ochkarik-nv.narod.ru/ и зафиксированной в протоколе осмотра нотариусом, ответчик-1 предлагал следующие товары и услуги: консультации врача-офтальмолога, подбор мягких контактных линз ведущих фирм, косметические цветные линзы, в том числе с диоптриями, регулярный офтальмологический контроль пациентов, оправы и солнцезащитные очки ведущих мировых оптических компаний, аксессуары для очков.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности.

Осуществление ответчиком-1 вышеуказанных видов деятельности свидетельствует о возможности их ассоциирования потребителями с услугами, в отношении которых зарегистрированы права истца на товарные знаки.

Таким образом, оказываемые ответчиком-1 услуги в силу их потребительских свойств, функционального назначения и круга потребителей признаются судом апелляционной инстанции однородными услугам, в отношении которых зарегистрированы права истца на товарные знаки.

При таких обстоятельствах существует риск введения потребителей в заблуждение относительно лиц, оказывающих услуги с использованием этих обозначений.

Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требование истца о запрете ответчику-1 в дальнейшем нарушать исключительные права ИП Бодрова С.М. на товарные знаки "Очкарик" по Свидетельству N 226985 от 05.11.2002, "Очкарик" по Свидетельству N 283478 от 03.03.2005, "Ochkarik" по Свидетельству N 283479 от 03.03.2005 при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ООО "Оптика Сервис-Плюс" компенсации в размере 2 494 116 руб. 24 коп. за множественное длительное нарушение исключительных прав истца на товарные знаки N 226985, N 283478, N 283479.

Поскольку факт нарушения прав истца на товарные знаки "Очкарик", "Оchkarik" доказан, он имеет право на компенсацию.

Размер заявленных истцом требований обоснован в качестве стоимости использования товарных знаков на основании лицензионных договоров в размере 75 000 руб. за 1 товарный знак в год, то есть 205 руб. 48 коп. в день, в доказательство чего представлены копии лицензионных договоров от 19.04.2012 N 1 с ООО "Оптик-Вижн, от 19.04.2012 N 2 с ОАО "Московское объединение "Оптика", от 19.04.2012 N 3 с ООО "Очкарик".

Проанализировав заявленное истцом требование, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оно подлежит регулированию подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с приведенной нормой правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Учитывая изложенное, применение судом первой инстанции в отношении указанного требования нормы подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ является необоснованным.

Вместе с тем, вопреки доводам апелляционной жалобы ИП Бодрова С.М., данное обстоятельство к принятию по существу неправильного решения не привело.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 названного постановления, следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), поэтому выработанные в упомянутых постановлениях подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя.

Данная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2016 N С01-189/2016.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежат удовлетворению в размере 700 000 руб.

Судом первой инстанции учтено, что в отсутствие доказательств обратного, ответчик-1 впервые узнал о наличии у истца зарегистрированного товарного знака "Очкарик", "Оchkarik" в 2014 году лишь после получения рассматриваемого искового заявления.

Кроме того, истец в кратчайшие сроки после принятия искового заявления к производству в рамках настоящего дела и до принятия решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2014 добровольно прекратил нарушение исключительных прав истца.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание также то, что контрагенты истца по представленным в материалы дела лицензионным договорам взаимосвязаны с истцом.

В частности, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, представленным в материалы дела (т. 8, л.д. 104-134) Бодров С.М. является генеральным директором АО "МО "Оптика", а также учредителем ООО "Оптика-Вижн". Генеральным директором последнего в период с 17.11.2009 по 07.12.2010 являлась Чеснокова Н.В., которая также являлась генеральным директором ООО "Очкарик", с которым ИП Бодровым С.М. заключен лицензионный договор.

В суд апелляционной инстанции представлены договоры коммерческой концессии, в которых от имени пользователя выступает также один из участников холдинга, в состав которого входит истец.

Данные обстоятельства истцом не опровергнуты.

Таким образом, исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также отсутствие доказательств, подтверждающих возникновение у ИП Бодрова С.М. существенных негативных последствий вследствие допущенного ответчиком-1 правонарушения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскании компенсации в большем размере.

Доводы ООО "Оптика Сервис-Плюс" о злоупотреблении истцом правом и недобросовестной конкуренции, судом апелляционной инстанции отклоняются.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались в силу статьи 65 АПК РФ.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ) (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В качестве факта злоупотребления истцом правом ответчик ссылается на размещение на сайте ООО "Оптик-Вижн" изображения входа в здание ответчика-1, расположенного по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15, и расположение в указанном здании пункта выдачи товаров, заказанных в интернет-магазине http://ochkarik.ru/, принадлежащем ООО "Оптика-Вижн".

Однако ответчиком не доказано, что возникновение изображения входа в здание ответчика при написании в поисковой строке сайта Google слова "очкарик" обусловлено недобросовестными действиями именно истца, а не иных лиц, в частности, осуществляющих размещение в сети Интернет информации о месте нахождении организаций и оказываемых ими услугах.

Кроме того, как пояснил ИП Бодров С.М., факт нахождения в спорном здании пункта выдачи заказанных в интернет-магазине http://ochkarik.ru/ товаров, обусловлен не действиями истца, а расположением по указанному адресу пункта выдачи доставленных интернет-заказов, печатных изданий и корреспонденции, осуществляемой ООО "Смарт-Бук" на основании агентских договоров.

В подтверждение указанных доводов истцом представлены копии агентского договора от 15.05.2012 N ПВ.12.М-24 и дополнительного соглашения от 03.03.2014 N 1 к указанному договору, по условиям которого ООО "Смарт-Бук" (агент) по поручению ООО "Оптик-Вижн" (принципал) обязуется осуществлять доставку от адреса приемки отправлений до пунктов выдачи и выдачу отправлений и/или вложений клиентам (физически и юридическим лицам) и принимать оплату за них с вручением кассового чека в пункте выдачи по адресу, указанному в поручении принципала, согласно перечню пунктов выдачи.

В соответствии с терминами, указанными в поименованном договоре, пункт выдачи - это юридическое лицо, привлекаемое агентом с согласия принципала в качестве субагента в целях исполнения настоящего договора. Перечень адресов Пунктов выдачи указан на сайте http://boxberry.ru.

Таким образом, ООО "Оптик-Вижн" не является лицом, осуществляющим выдачу заказанных в интернет-магазине http://ochkarik.ru/ товаров в пункте выдачи, расположенном по адресу места нахождения ответчика-1, и в отсутствие доказательств обратного не может быть признано лицом, осуществляющим использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

В качестве признаков злоупотребления истцом правом в рассматриваемом случае могли быть расценены создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, цель регистрации товарного знака (исключительно запрещение третьим лицам использовать соответствующее обозначение), отсутствие реального намерения правообладателя его использовать.

Однако из представленных в материалы дела документов следует, что охраняемые товарные знаки используются истцом в виде передачи прав на их использование по лицензионным договорам.

Кроме того, как указано истцом и не оспорено ООО "Оптика Сервис-Плюс", регистрация спорных товарных знаков была осуществлена с целью создания широкомасштабной торговой сети с широким спектром услуг в области офтальмологии под товарными знаками "Очкарик" и "Ochkarik".

Таким образом, недобросовестность ООО "МО "Оптика" (первоначальный правообладатель исключительных прав на спорные товарные знаки) и ИП Бодрова С.М. при регистрации и продлении срока действия исключительных прав на спорные товарные знаки в виде преследования исключительной цели запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение ответчиком-1 не доказана.

Применительно к правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555 и от 11.01.2016 по делу N 300-ЭС15-10765, суд апелляционной инстанции также не установил злоупотребление правом со стороны истца, поскольку последний осуществлял использование зарегистрированных товарных знаков, в том числе посредством привлечения третьих лиц.

Приобретение истцом у ООО "МО "Оптика", генеральным директором которого является Бодров С.М., исключительных прав на спорные товарные знаки и последующее их предоставление обществу по лицензионному договору не может быть расценено в качестве злоупотребления истцом принадлежащими ему интеллектуальными правами.

Поскольку факт злоупотребления истцом принадлежащими ему исключительными правами на вышеуказанные товарные знаки надлежащими доказательствами не подтвержден, оснований для отказа в удовлетворении заявленных им требований судом апелляционной инстанции не установлено.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации с ООО "Юкоз Медиа" и ООО "Яндекс", суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств того, что ООО "Юкоз Медиа" и ООО "Яндекс" являлись (являются) администраторами (владельцами) доменного имени ochkarik-nv.narod.ru.

Действующее гражданское законодательство не ограничивает возможность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав как с лица, осуществившего неправомерное размещение результатов интеллектуальной собственности, извлекающего прибыль от подобного размещения, так и с владельца доменного имени и сайта.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции принимает во внимание следующее.

Согласно пункту 15 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации), доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет".

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор доменного имени, - пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя. Пользователь - лицо, заказывающее или использующее услуги, связанные с регистрацией доменных имен.

Владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об информации).

Провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети "Интернет" (пункт 18 статьи 2 Закона об информации).

Согласно письму ООО "Яндекс" от 09.07.2014 N 447-07/14 (т. д. 3, л.д. 22) ввод данных пользователя для регистрации доменного имени осуществлен 30.05.2006.

В указанный период действовали Правила регистрации Доменных имен в домене RU, утвержденные решением Координационного центра национального домена сети Интернет П6-1.1/05 от 29.06.05.

Согласно статье 1 указанных правил администратор домена - пользователь, осуществляющий администрирование домена.

Пользователь - лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени.

Администрирование домена - определение пользователем порядка использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Учитывая, что в соответствии с указанными определениями ООО "Яндекс" и ООО "Юкоз Медиа" не являются ни администраторами домена, ни владельцами сайта, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, что соответчики являются провайдерами хостинга и не несут ответственность за администрирование домена.

Доводы истца об обратном сводятся к тому, что спорное доменное имя представляет собой доменное имя третьего уровня, а соответчики являются администраторами доменного имени второго уровня narod.ru, следовательно, обладают полномочиями администраторов и в отношение спорного доменного имени.

В обоснование данного довода истец ссылается на письмо Координационного центра национального домена сети Интернет от 26.01.2016 N 500/14 (т. 16, л.д. 108 -110).

Однако, вопреки доводам жалобы истца, из поименованного письма прямо не следует, что администратор доменного имени второго уровня осуществляет либо вправе осуществлять администрирование доменных имен третьего уровня.

Возможность администратора домена второго уровня принимать решения о делегировании домена второго уровня, осуществлять выбор серверов доменных имен, на которые будет делегирован домен, а также внесение, удаление или изменение ресурсных записей в файле зоны делегированного домена безусловно о наличии у соответчиков полномочий администраторов в отношении спорного доменного имени не свидетельствует.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 23.12.2008 N 10962/08, об условиях применения мер ответственности к хостинг-провайдеру.

Согласно указанной правовой позиции судам следует учитывать степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и обработки информации, возможность контролировать и изменять ее содержание. Провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность, а также принимает превентивные меры по предотвращению использования объектов исключительных прав без согласия правообладателя.

В связи с этим при рассмотрении аналогичных дел судам необходимо проверять: получил ли провайдер прибыль от деятельности, связанной с использованием исключительных прав других субъектов, которую осуществляли лица, пользующиеся услугами этого провайдера; установлены ли ограничения объема размещаемой информации, ее доступности для неопределенного круга пользователей, наличие в пользовательском соглашении обязанности пользователя по соблюдению законодательства Российской Федерации при размещении контента и безусловного права провайдера удалить незаконно размещенный контент; отсутствие технологических условий (программ), способствующих нарушению исключительных прав, а также наличие специальных эффективных программ, позволяющих предупредить, отследить или удалить размещенные контрафактные произведения.

Судам следует также оценивать действия провайдера по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав, а также в случае иной возможности узнать (в том числе из широкого обсуждения в средствах массовой информации) об использовании его интернет-ресурса с нарушением исключительных прав других лиц. При отсутствии со стороны провайдера в течение разумного срока действий по пресечению таких нарушений либо в случае его пассивного поведения, демонстративного и публичного отстранения от содержания контента суд может признать наличие вины провайдера в допущенном правонарушении и привлечь его к ответственности.

Определением от 01.12.2014 суд первой инстанции удовлетворил ходатайство ООО "Юкоз Медиа" об обеспечении доказательств, поручил судебному приставу Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с участием специалиста отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности этого же управления, произвести осмотр сайта с доменным именем http://ochkarik-nv.narod.ru/.

Во исполнение указанного определения суда судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийкому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Магомедовым А.Р. совместно с начальником отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности этого же управления Хоперским О.А. произведен осмотр сайта с доменным именем http://ochkarik-nv.narod.ru/, по результатам которого составлен Акт о совершении исполнительных действий от 08.12.2014, согласно которому по результатам осмотра вышеуказанный сайт не найден (404-ошибка) (т. 9 л.д. 77-78).

Как пояснил представитель ООО "Оптика Сервис-Плюс" в заседании суда апелляционной инстанции, указанный сайт ответчик-1 не блокировал.

Однако суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что вне зависимости от того, волеизъявление какого лица повлекло блокировку вышеуказанного сайта, имеет место добровольное прекращение нарушения прав истца.

Доказательств злоупотребления ООО "Юкоз Медиа" и ООО "Яндекс" правами истцом не представлено.

Так, из материалов дела не следует, что соответчики могли узнать о нарушении исключительных прав истца ранее предъявления иска по настоящему спору, равно как и доказательств инициации передачи соответчиками информации, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, осуществления ими выбора получателя информации либо оказания влияния на ее целостность. Факт получения соответчиками недобросовестного обогащения из допущенного ответчиком-1 нарушения исключительных прав истца также не представлено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых прав о взыскании компенсации с ООО "Юкоз Медиа" и ООО "Яндекс".

Истцом также заявлено требование об обязании ООО "Юкоз Медиа" удалить доменное имя ochkarik-nv.narod.ru в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Как было указано выше, судом первой инстанции установлен факт блокировки спорного сайта до принятия решения по настоящему спору.

Как пояснил ООО "Юкоз Медиа", поскольку сайта с доменным именем ochkarik-nv.narod.ru не существует, самого доменного имени ochkarik-nv.narod.ru также не существует.

Поскольку данные обстоятельства истцом не опровергнуты, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что вышеуказанное требование удовлетворению не подлежит.

Истцом также заявлено требование о запрете ООО "Юкоз Медиа" в дальнейшем регистрировать доменные имена с обозначением "ochkarik", сходные до степени смешения с товарными знаками истца N 226985, N 283478, N 283479 в отношении однородных товарным знакам услугам.

Согласно действующим Правилам регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81 в редакции решения от 20.09.2012 N 2012-07/47 (далее - Правила от 05.10.2011), регистратор - юридическое лицо, аккредитованное Координатором для регистрации доменных имен в доменах.RU и/или.РФ.

Вместе с тем, доказательств того, что ООО "Юкоз Медиа" имеет аккредитацию на регистрацию доменных имен, то есть по смыслу вышеуказанных Правил является регистратором, истцом в материалы дела не представлено.

В списке организаций, аккредитованных Координационным центром национального домена сети Интернет на осуществление регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, находящемся в открытом доступе в сети Интернет (https://cctld.ru/ru/registrators) ООО "Юкоз Медиа" не указано.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что пунктом 3.2.2 Правил от 05.10.2011 установлено, что регистратор обязан отказать в регистрации доменного имени, если: 1) доменное имя уже содержится в Реестре; 2) доменное имя совпадает с включенным в стоп-лист обозначением; 3) доменное имя не соответствует указанным в Правилах техническим требованиям; 4) пользователь не представил установленную пунктами 9.2.5-9.2.7 Правил и договором информацию об администраторе.

Согласно пункту 3.2.3 Правил от 05.10.2011, поскольку система регистрации использует автоматизированные средства обработки заявок, регистратор не имеет технической возможности осуществлять сплошную проверку выбранных пользователями доменных имен на соответствие пункту 3.1.5 Правил. Однако при выборочной проверке регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, если в нем используются слова, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т. д.). При этом регистратор одновременно с отказом в регистрации вправе направить уведомление Координатору для принятия решения о включении данного обозначения в стоп-лист.

Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями (пункт 3.1.3 Правил от 05.10.2011).

Как указано ООО "Юкоз Медиа" и не оспорено истцом, программно-аппаратный комплекс "Виртуальный регистратор", предоставленный Координатором для использования в российском сегменте сети Интернет при регистрации доменных имен, не понимает семантические и фонетические сходства доменных имен "ochkariK", "ochkariC" и т.д., а учитывает только полное совпадение имени.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что установление факта сходства до степени смешения обозначений, указанных в доменных именах, выбранных пользователями, и товарных знаках истца в компетенцию регистратора входить не может, поскольку указанные факты затрагивают права иных лиц и могут устанавливаться исключительно судом.

Таким образом, у регистратора отсутствуют основания и возможность для установления сходности до степени смешения доменных имен, выбранных их владельцами, товарным знакам истца, наличие у ООО "Юкоз Медиа" статуса регистратора доменных имен на дату принятия решения не представлено, в связи с чем заявленное истцом требование удовлетворению не подлежит.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 февраля 2016 года по делу N А75-3512/2014 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Т.А. Зиновьева

Судьи

А.Н. Глухих Л.И. Еникеева