Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2016 г. N 17АП-11745/16

г. Пермь

17 октября 2016 г.

Дело N А60-6467/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 октября 2016 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Григорьевой Н.П., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кольцовой Е.В.,

при участии:

от истца: - ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский": Батулин А.Р., доверенность от 13.06.2016 N 125/16;

от ответчика - МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат": Сотников А.В., паспорт, доверенность от 11.03.2016;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Московского округа апелляционные жалобы

истца, ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский",

ответчика, МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 22 июня 2016 года по делу N А60-6467/2016,

принятое судьей Бикмухаметовой Е.А.,

по иску ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" (ОГРН 1107746913845, ИНН 7724766868)

к МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат" (ОГРН 1026601183718, ИНН 6617001750)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

установил:

Закрытое акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" (далее - ЗАО БКК "Коломенский", истец) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к муниципальному унитарному предприятию "Краснотурьинский хлебокомбинат" (далее - МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат", ответчик) с требованием о взыскании 1 778 443 руб. 32 коп. - компенсации за не законное использование товарного знака "ШОКОЛАДНИЦА" (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.06.2016 исковые требования удовлетворены частично, с МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат" в пользу ЗАО БКК "Коломенский" взыскано 100 000 рублей - компенсации и 2000 руб. - в счет возмещения расходов по государственной пошлины по иску. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ответчик, с решением суда в части удовлетворенных требований не согласился, обратится с жалобой, в которой просит отменить и принять по делу в оспариваемой части новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы указывает, что ранее выпускаемая МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат", не является однородной с продукцией ЗАО БКК "Коломенский", и не могла вызывать схожее визуальное (зрительное) впечатление, никак ни ассоциировалась с товарным знаком N 168757, зарегистрированным за истцом, в связи с чем, их сходство (смешение), а также отнесение к единому источнику происхождения (Комбинату), в целом на среднего потребителя - не имело места быть.

При этом стороны ЗАО БКК "Коломенский" не представлено доказательств, а судом первой инстанции не установлено обстоятельств смешения потребителями (покупателями) товаров (продукции) истца и ответчика.

Выпуск продукции, в том числе тортов, с предполагаемым нарушением исключительного права на товарный знак, на которое заявлено в настоящем деле, ответчиком прекращен в 2013 году, информация об изготовлении продукции удалена, что следует, из представленных в материалы дела доказательств - материалов проверки КУСП N 12400 от 03.12.2015 года ОЭБ и ПК МО МВД России "Краснотурьинский".

Кроме того, ответчик настаивает на истечении срока давности при рассмотрении заявленного искового требования.

Истец, не согласившись с решением суда, также обжаловал в апелляционном порядке, просит изменить решение в части требований к МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат", удовлетворить иск полностью.

В апелляционной жалобе со ссылкой на пункт 43.4. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", указывает, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. Истцом в суде первой инстанции пояснялось, что лицензионных договоров в спорный период им не заключалось, однако независимым экспертным учреждением в отчете по оценке товарного знака N 168757 "ШОКОЛАДНИЦА" была предложена ставка роялти на 2013 год в размере 11 625 000 рублей.

Снижая размер компенсации, суд первой инстанции не учел, правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11, согласно которой размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями (далее - ГК РФ), ограничен пределами, установленными законодателем, и признан им соразмерным последствиям правонарушения.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу отклонил приведенные доводы в апелляционной жалобе истца.

Присутствующие в заседании суда апелляционной инстанции 13.10.2016 представители сторон поддержали свои доводы, приведенные в жалобе и отзыве на жалобу, соответственно.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака "ШОКОЛАДНИЦА" на основании Свидетельства о государственной регистрации на товарный знак (знак обслуживания) N 168757, с датой приоритета от 27.03.1997, с учетом продления сроком действия регистрации до 27.03.2017, зарегистрированного для ряда товаров 30-го классов МКТУ.

Из материалов дела следует, что в декабре 2015 г., истец, при осмотре сайта ответчика в сети Интернет ( http ://kr-xleb.ru/products/tort.html), узнал о производстве и реализации ответчиком однородных товаров (тортов "ШОКОЛАДНИЦА").

В связи с чем, впоследствии истец обратился с заявлением в МО МВД России "Краснотурьинский" за защитой своих нарушенных прав.

В результате проведенной проверки в отношении ответчика было установлено, что в период с апреля 2011 г. по август 2013 г. ответчик использовал наименование "ШОКОЛАДНИЦА" в отношении выпускаемой им однородной продукции - торта. Рецептура торта была разработана в апреле 2010 г., с августа 2013 г. данный торт предприятием не выпускается в связи с тем, что продукция не пользуется спросом. Также был установлен фактический объем выпущенной продукции под данным наименованием. Из объяснений начальника отдела сбыта ответчика следует, что информация в сети Интернет в отношении спорного торта "Шоколадница" была размещена ошибочно, в настоящее время информация удалена.

Постановлением от 11.12.2015 оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России "Краснотурьинский" капитана полиции Н.С. Хайбуллова, в возбуждении уголовного дела в отношении ответчика по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием состава преступления) было отказано.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарный знак N168757, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 152, 1100, 1229, 1233, 1301, 1311, 1406.1, 1477, 1481, 1484, 1515, 1537 ГК РФ, изложенными в пунктах 43.2, 43.3, 43.5 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, и исходил из подтверждения ответчиком факта прекращения использования товарных знаков, наличия оснований для снижения размера компенсации, отсутствия доказательств наступления для истца неблагоприятных последствий.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, отзыва на жалобу, заслушав пояснения представителей сторон в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п. 1, п. 2 ст. 1481 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11).

Из материалов дела усматривается, что в декабре 2015 года ответчиком в сети Интернет на своем сайте была размещена информация о выпускаемой ответчиком продукции, в частности торта под наименованием "Шоколадница", также с апреля 2011 г. по август 2013 г. ответчик фактически выпускал и реализовывал соответствующую продукцию, которая содержала в своем названии товарный знак - "Шоколадница", правообладателем которого является ЗАО Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N168757.

В качестве доказательства указанных обстоятельств по запросу суда в материалы дела представлены материалы КУСП N 12400 от 03.12.2015 г.

Поскольку доказательств правомерного использования товарных знаков истца ответчик в материалы дела не представил, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленное истцом требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Доводы ответчика об отсутствии сходства продукции до степени смешения, выпускаемой истцом несостоятелен в силу следующего.

Так, согласно п. 13 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Поскольку производимые истцом и ответчиком товары (кондитерские изделия-торты) являются однородными товарами, выпуск ответчиком таких товаров с нанесением наименования "Шоколадница" в том же самом стиле, что и изображение товарного знака истца, имеющих визуальное сходство, может создать вероятность смешения соответствующих видов продукций.

Таким образом, суд первой инстанции, сравнив словесное изображение, используемое ответчиком, с зарегистрированным товарным знаком истца, а также их звуковое и смысловое сходство, пришел к выводу об использовании ответчиком в своей деятельности, аналогичной деятельности истца, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "Шоколадница".

Различие в рецептуре изготовления продукции, в данном случае не имеет правого значения, поскольку товарный знак зарегистрирован не в отношении рецептуры спорного товара.

Что касается доводов ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, то данные доводы правомерно признаны несостоятельными, поскольку как установлено из материалов дела и не доказано иного, истец узнал о нарушении своего права в момент осмотра интернет страницы ответчика, в связи с чем, обратился в правоохранительные органы, т.е. в декабре 2015 г.

Следовательно, на момент обращения с данным иском в суд 3-х годичный срок исковой давности истцом не пропущен (ст. ст. 196,200 ГК РФ).

Также не принимаются во внимание и доводы ответчика о том, что не совпадают территории реализации товара и круг потребителей, как противоречащие материалам дела.

Признаются также необоснованными доводы истца о неправильном определении судом размера компенсации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 43.2 Постановления Пленума N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В силу пункта 43.3 Постановления Пленума N 5/29 суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, следует, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

В рассматриваемом случае снижение размера подлежащей взысканию компенсации судом обосновано и мотивировано, осуществлено в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а также с учетом изложенных правовых позиций, исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения.

В такой ситуации доводы истца о занижении судом суммы причитающейся ему компенсации направлены, по существу, на переоценку фактических обстоятельств спора и представленных сторонами доказательств.

Суд первой инстанции, исследовав представленные доказательства, отметил, что спорный товар выпускался в 2011-2013 г.г., в настоящее время производство продукции под данным наименованием ответчиком не осуществляется, сведения с сайта в сети Интернет о спорном товаре удалены, считает, что заявленный истцом размер компенсации в сумме 1778443 руб. 32 коп., не отвечает принципам разумности и справедливости, в связи с чем, снижает его до 100000 руб., считая, что данный размер, с учетом степени вины нарушителя и вероятных убытков заявителя соразмерен последствиям нарушения.

Несогласие истца с данной судом первой инстанций оценкой метода расчета компенсации не является основанием для отмены судебного акта.

С учетом изложенного решение суда от 22.06.2016 является законным и обоснованным. Оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ для отмены (изменения) судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Апелляционные жалобы истца и ответчика удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционным жалобам относятся на заявителей в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 июня 2016 года по делу N А60-6467/2016 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Н.П. Григорьева О.В. Суслова