Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2016 г. N 07АП-8198/16

г. Томск

15 ноября 2016 г.

Дело N А45-2961/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 15 ноября 2016 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд

в составе председательствующего судьи Е.И. Захарчука,

судей И.И. Терехиной, О.Б. Нагишевой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.А. Романовой

при участии:

от истца: Гришин И.Ю. по доверенности от 17.09.2015, паспорт;

от ответчика: Баткова О.П., доверенность от 24.02.2016, паспорт.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Логистик-софт" (07АП-8198/2016) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11.07.2016 года по делу N А45-2961/2016

по иску OutFit 7 Limited (Аут Фит 7 Лимитед), ОEN Лондо,

к обществу с ограниченной ответственностью "Логистик-софт" (ОГРН 1105476054782, ИНН 5401339819), г. Новосибирск,

о взыскании 1 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак 1 111 352, 1 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак 1 111 35,

УСТАНОВИЛ:

OutFit 7 Limited (Аут Фит 7 Лимитед), ОEN Лондо (далее - Аут Фит 7 Лимитед, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Логистик-софт" (далее - ООО "Логистик-софт", ответчик), с учетом изменения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1 111 352 в сумме 1 500 000 рублей, о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1 111 353 в сумме 1 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда от 11 июля 2016 года по делу N А45-2961/2016 исковые требования удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью "Логистик-софт" в пользу OutFit 7 Limited (Аут Фит 7 Лимитед), 0EN Лондон, взыскано 1 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средства индивидуализации - товарные знаки 1 111 352 и 1 111 353, а также 4 500 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Логистик-софт" обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит решение Арбитражного суда Новосибирской области от 11.07.2016 года изменить, уменьшив размер компенсации.

Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

Истец в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором не соглашается с апелляционной жалобой ответчика, просит решение суда оставить в силе, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Определением от 13.10.2016 дело было отложено на 09.11.2016 на 11 час. 15 мин.

В судебном заседании представитель истца поддержал апелляционную жалобу по основаниям, изложенным в ней.

Представители ответчика в судебном заседании с апелляционной жалобой не согласились по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения Арбитражного суда Кемеровской области от 11.07.2016, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для его изменения, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Приморского края от 21.04.2015 по делу N А51-2672/2015 ООО "Логистик-софт" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей, конфискован контрафактный товар, явившийся предметом административного правонарушения - предметы пластмассовые игрового обихода торговой марки "OUBALOON" читающий планшет на батарейках арт. ВИ6883А2 в количестве 4800 шт, мест 200, явившийся предметом административного правонарушения, арестованные по протоколу от 28.10.2014, и помещен на ответственное хранение.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2015 данное решение изменено, ООО "Логистик-софт" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, контрафактный товар, явившийся предметом административного правонарушения - предметы пластмассовые игрового обихода торговой марки "OUBALOON" читающий планшет на батарейках арт. DB6883А2 в количестве 4800 шт., мест 200, явившийся предметом административного правонарушения, арестованные по протоколу от 28.10.2014 и помещен на ответственное хранение.

В порядке ст. 65 АПК РФ ответчик не представил разрешение правообладателя на использование товарного знака N 1 111 352 и товарный знак N 1 111 353 путем перемещения через таможенную границу товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарных знаков "TALKING TOM".

На основании изложенного, истец, полагая, что путем ввоза на таможенную территорию в целях ввода в гражданский оборот товаров, на которых без разрешения правообладателя размещены изображения, сходные с принадлежащими истцу товарными знаками, нарушены исключительные имущественные права истца, Аут Фит 7 Лимитед обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Согласно части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из положений части 2 статьи 1484 ГК РФ, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком, является формой использования товарного знака при введении в гражданский оборот на территории России.

При этом статья 1487 ГК РФ содержит ограничение прав правообладателя товарного знака, вытекающих из его регистрации, которое заключается в указании на то, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из приведенных выше положений ГК РФ в их системной взаимосвязи, использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем или без его согласия является нарушением исключительного права на товарный знак, которое может быть пресечено при помощи предусмотренных гражданским законодательством способов судебной защиты.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В постановлении от 20.11.2012 г. N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Исходя из изложенного, компенсация является одним из способов защиты исключительных прав наряду с иными, предусмотренными ГК РФ способами, и подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом характер деятельности нарушителя, при осуществлении которой неправомерно были использованы чужие товарные знаки, не имеет правового значения для удовлетворения требования о взыскании компенсации и должен учитываться при определении размера такой компенсации.

Факт правонарушения доказан материалами дела.

При этом, коллегия судей считает, что истцом не доказана многократность правонарушения со стороны ответчика.

Как установлено в суде апелляционной инстанции и истцом не оспаривалось, ответчик совершил указанное нарушение впервые.

Принадлежность истцу исключительных прав на заявленные в иске товарные знаки "TALKING TOM" подтверждена свидетельствами о регистрации, выданными Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO):

- свидетельством о государственной регистрации товарного знака N 1 111 352, дата регистрации 08.09.2011, дата следующего платежа 08.09.2021, правообладатель Аут Фит 7 Лимитед (OutFit 7 Limited). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг - согласно НКЛ: 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42 классов, в том числе в отношении обширного перечня товаров 28 класса, включающего интерактивные портативные аудио и видеоигры с жидкокристаллическим дисплеем, не предназначенные для подключения к телевизору; игрушки, работающие от элементов питания, электронные игрушки, а именно игровое устройство управления для компьютерных игр, игрушки с электронной записью, воспроизведением, искажением или управлением голосом и звуками;

- свидетельством о государственной регистрации товарного знака N 1 111 353, дата регистрации 08.09.2011, дата следующего платежа 08.09.2021, правообладатель Аут Фит 7 Лимитед (OutFit 7 Limited). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг - согласно НКЛ: 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42 классов, в том числе в отношении обширного перечня товаров 28 класса, включающего интерактивные портативные аудио и видеоигры с жидкокристаллическим дисплеем, не предназначенные для подключения к телевизору; игрушки, работающие от элементов питания, электронные игрушки, а именно игровое устройство управления для компьютерных игр, игрушки с электронной записью, воспроизведением, искажением или управлением голосом и звуками.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2015 по делу N А51-2672/2015 установлено, что ООО "Логистик-софт" на территорию Российской Федерации ввезены товары, не соответствующие требованиям, предъявляемым к оригинальным товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам NN 1111352, 1111353, принадлежащие компании "Out Fit 7 Limited", но являются однородными с такими товарами, имеющиеся на них обозначения являются сходными до степени смешения с товарными знаками NN 1111352, 1111353.

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 г. N 8953/12, размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что его имущественное положение должно стать таким, каким оно было бы, если бы объект интеллектуальной собственности (товарный знак) использовался правомерно.

Суд апелляционной инстанции не считает справедливым взыскание с ответчика 1 500 000 руб., поскольку данный объем компенсации будет несоразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и фактическим обстоятельствам дела и не будет направлен на восстановление нарушенного права.

Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит "карательный" характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

Суд апелляционной инстанции считает, что, такие обстоятельства, как: оригинальность товара; однократность нарушения и признание данного факта ответчиком; отсутствие реализации товара; малозначительная степень вины ответчика; предположительный характер вероятных убытков и иные обстоятельства, являются основаниями для уменьшения размера компенсации.

Руководствуясь ст. ст. 8, 9, 65, 67, 71 АПК РФ, суд должен создать сторонам равные условия для реализации ими своих процессуальных прав (в том числе на представление доказательств) в состязательном процессе и своими действиями не ставил какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и не умалял права одной из сторон.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 47 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденной Президиумом ВС РФ 23.09.2015 г.: "При взыскании на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств".

Кроме того суд апелляционной инстанции считает, что компенсация не может иметь "карательный", "отягощающий", "предупредительный" или "политический" характер.

Суд обоснованно учел то, что присуждение компенсации в максимальном размере (5 000 000 руб.) не отвечает цели, для достижения которой установлен данный способ защиты исключительных прав истца. Заявленная ко взысканию сумма компенсации не отвечает требованиям разумности, справедливости и не соразмерна последствиям нарушения. Кроме того, взысканная судом первой инстанции сумма в размере 1 500 000 руб., также является завышенной.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. В связи с этим неправомерно удовлетворять требования о компенсации, носящие "карательный", "отягощающий" или "предупредительный" характер.

Как следует из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции принял во внимание преюдициальное значение решения по ранее рассмотренному делу N А51-2672/2015, установившего однократность нарушения ответчиком прав заявителя апелляционной жалобы. Факт нарушения не оспаривался ни в рамках ранее рассмотренного дела, ни в рамках настоящего дела.

Кроме того коллегия судей принимает во внимание не только правовые позиции высших судебных инстанций Российской Федерации, но и международные правовые акты и правовые позиции международных судебных инстанций.

Учитывая разъяснения, изложенные в:

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 г. N 4-П Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ".

Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12.

Постановлении Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. N 70339272.

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 16 марта 2016 г.

Определении Президиума ВАС РФ N 10458/08 от 31.10.2008 г.

Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, вступившем в силу в 1995 г. как часть Соглашения о создании Всемирной торговой организации (ВТО) - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Директиве Европейского парламента от 29.04.2004 г. (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights // Official Journal of the European Union. L 157. 30 April 2004). Практической инструкции к Регламенту Европейского Суда по правам человека "II. Представление требований о присуждении справедливой компенсации" (пункты 9, 14)".

Коллегия судей принимая во внимание правовые позиции высших судебных инстанций о том, что совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Учитывая разъяснения Постановления 5/29 и представленные сторонами доказательства, коллегия судей приняла во внимание:

- отсутствие вреда, причиненного истцу вводом в гражданский оборот оригинальных изделий истца;

- добросовестность ответчика, которые добровольно представил все доказательства в рамках ранее рассмотренного дела, ссылаясь лишь на покупку товара прибывший в адрес ООО "Логистик-Софт" в рамках исполнения внешнеэкономического контракта от 01.03.2012 N 156/6831 1094/015.

- однократность нарушения, не повлекшего причинение убытков истцу;

- недопустимость карательного характера компенсации;

- малый срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности;

- отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права заявителя;

- отсутствие негативного воздействия однократного нарушения на имущественное положение заявителя и отсутствие необходимости восстановления имущественного положения истца;

- недоказанность истцом возникновения и наступления возможных убытков, уменьшения объемов продаж на территории, где допущено использование товарных знаков ответчиком, оттока в этой связи значительной части потребителей товара, извлечения ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца, уменьшения объема товарного рынка, снижения рыночной стоимости товарного знака, иных негативных последствий;

- чрезмерность заявленных требований;

Учитывая правовые позиции вышестоящих инстанций, изложенные в том числе в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12, о том, что размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, коллегия судей считает, что имущественное положение ответчика должно стать таким, каким оно было бы, если бы объект интеллектуальной собственности (товарный знак) использовался правомерно.

Как видно из материалов дела, истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие однократного нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения.

Ссылку истца на то, что, если бы суд рассчитал сумму компенсации на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, то сумма компенсации составила бы 4 224 000 рублей (880 рублей х 4 800 штук), носит предположительный характер и коллегией судей не принимается во внимание исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, представленный истцом расчет основан на стоимость аналогичного товаров на розничном рынке стоимостью 880 рублей, кассового чека на сумму 880 рублей о приобретении данного товара, а также видеозаписью приобретения данного товара.

Вместе с тем, коллегия судей не может принять его во внимание исходя из следующего.

При составлении расчета необходимо ориентироваться на стоимость продукции при ее реализации самим ответчиком, а не на цену, установленную иным лицом при продаже аналогичного товара,

Кроме того, ответчик не может влиять на ценообразование, которое формируется продавцом. Данный критерий устанавливается помимо воли ответчика.

Следовательно, размер ущерба, который обосновывается расчетом, приведенном в иске, не может основываться исходя из цен, которые установлены иным лицом.

Коллегия судей считает, что при составлении расчета необходимо ориентироваться на стоимость продукции при ее реализации самим ответчиком, а не на цену, установленную иным лицом, которая сформирована помимо воли ответчика.

Так же коллегия судей учитывает правовую позицию Президиума ВАС РФ, изложенную в Постановлении от 27.09.2011 N 3602/11, согласно которой: п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Пункт 43.4 Постановления N 5/29 направлен на то, чтобы установить общий критерий, применимый к оценке стоимости права использования товарного знака в тех случаях, когда правообладатель выбирает в качестве способа определения суммы компенсации двукратный размер стоимости соответствующего права.

Как следует из искового заявления истец просил взыскать компенсацию за нарушение каждого товарного знака в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации

Истец, руководствуясь принципом диспозитивности выбрал иной тип компенсации, размер которой не может быть основан на подпункте 2 п. 2 ст. 1515 ГК РФ.

Учитывая изложенное коллегия судей не принимает во внимание указанный довод истца.

Как следует из обжалуемого решения, заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит "карательный" характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств. Указанные выводы суда апелляционной инстанции подтверждены материалами дела.

В пунктах 43.2 и 43.3 Постановления 5/29 указан неисчерпывающий перечень обстоятельств, которые суд вправе учесть при определении размера компенсации.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие однократного нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения.

Исходя из принципов разумности и справедливости, суд апелляционной инстанции считает, что взыскание с общества с ограниченной ответственностью "Логистик-софт" в пользу OutFit 7 Limited компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средства индивидуализации - товарные знаки 1 111 352 и 1 111 353 в сумме 400 000 руб. будет справедливым, поскольку данный объем компенсации будет соразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и будет направлен на восстановление нарушенного права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем, имеются основания для его изменения.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11.07.2016 года по делу N А45-2961/2016 изменить. Изложив резолютивную часть судебного акта в следующей редакции:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Логистик-софт" (ОГРН 1105476054782, ИНН 5401339819) в пользу OutFit 7 Limited (Аут Фит 7 Лимитед), 0EN Лондон, 400 000 компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средства индивидуализации - товарные знаки 1 111 352 и 1 111 353, а также 5 065 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать

Взыскать с OutFit 7 Limited (Аут Фит 7 Лимитед), 0EN Лондон, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 29 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам. (127254, г. Москва, ул. Огородный проезд, дом 5, стр. 2, ipc.arbitr.ru).

Председательствующий

Е.И. Захарчук

Судьи

И.И. Терехина О.Б. Нагишева