Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2016 г. N 12АП-9814/16

Требование: о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

г. Саратов

27 октября 2016 г.

Дело N А57-9820/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 24 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 октября 2016 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Жаткиной С. А.,

судей Антоновой О. И., Волковой Т. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ахоновой Д. И.,

при участии в судебном заседании:

- от общества с ограниченной ответственностью "Саратов - Холод Плюс" представитель Бочкарев Олег Анатольевич по доверенности от 20.01.2016 выданной сроком на один год,

- от открытого акционерного общества "Русский Холодъ" представитель Курченко Елена Николаевна по доверенности от 15.04.2015 выданной сроком на три года,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

открытого акционерного общества "Русский Холодъ"

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2016 года по делу N А57-9820/2016, (судья Штремплер М. Г.),

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Русский Холодъ", (656011, край Алтайский, г. Барнаул, ул. Бехтерева, д. 2, кв. 5, ИНН 2221067938, ОГРН 1052201878112)

к обществу с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс", (410080, г. Саратов, Сокурский тракт, ИНН 6453098860, ОГРН 1086453002085)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "МОНАРХ",

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление открытого акционерного общества "Русский Холодъ" (далее - ОАО "Русский Холодъ", истец), к обществу с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" (далее - ООО "Саратов-Холод Плюс", ответчик), о взыскании компенсации в размере 4 813 672 руб. за незаконное использование товарного знака "МОНАРХ" введением в оборот мороженного в упаковке "МОНАРиКс" (буквы надписи на упаковке "и" и "с" изображены мелким шрифтом, буква "к" искажена), компенсации в размере 2 388 908 руб. за незаконное использование товарного знака "МОНАРХ" введением в оборот мороженного в упаковке "МОНАРИКС" (буквы надписи на упаковке "и" и "с" изображены крупны шрифтом, не отличающимся от размера других букв надписи, буква "к" искажена)

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2016 года по делу N А57-9820/2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда от 29 июля 2016 года по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы указывает, что ответчик незаконно использует на своей продукции обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца. При вынесении решения по делу судом не была дана правовая оценка доказательству, представленному истцом - справке Роспатента от 08.08.2014, подтверждающей степень сходства используемых обозначений "МОНАРХ" и "МОНАРиКс". Также судом дана неверная правовая оценка другим доказательствам, в частности, решению Федеральной антимонопольной службы России от 31.08.2015 по делу N 1-14-13/00-08-15 о нарушении антимонопольного законодательства, заключению по результатам социологического опроса потребителей мороженного и пищевого льда ФГБУ "Лаборатория социологической экспертизы института социологии Российской академии наук". Кроме того, судом ошибочно проведен анализ только словесного обозначения товарного знака, без учета внешней формы упаковки товара.

В порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) от ООО "Саратов Холод Плюс" поступил отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому ответчик просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Также от представителя ОАО "Русский Холодъ" поступило возражение на отзыв на апелляционную жалобу, которое судом апелляционной инстанции приобщено к материалам дела.

Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2016 года судебное разбирательство было отложено на 24 октября 2016 года.

Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2016 в порядке статьи 18 АПК РФ произведена замена судьи Никитина А. Ю. на судью Антонову О. И.

От представителя ОАО "Русский Холодъ" поступило ходатайство об истребовании у ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" копии материалов заявки ООО "Саратов Холод Плюс" на регистрацию комбинированного обозначения "МОНАРИКС" N 2015709571 и сведения об отказе в регистрации указанного обозначения.

Представитель ООО "Саратов Холод Плюс" возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

При рассмотрении ходатайства об истребовании доказательств суд апелляционной инстанции исходит из положений части 3 статьи 268 АПК РФ, согласно которой при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

В части 4 статьи 66 АПК РФ предусмотрено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Вместе с тем, истец не обосновал невозможности заявления указанного ходатайства в суде первой инстанции, в рамках рассматриваемого спора необходимости в истребовании спорных доказательств не имеется.

Кроме того, судебная коллегия полагает, что доказательство, об истребовании которого заявлено истцом, не повлияет на выводы суда по настоящему делу.

При таких обстоятельствах, ходатайство об истребовании доказательств судом апелляционной инстанции отклонено.

Представитель ОАО "Русский Холодъ" в судебном заседании поддержала правовую позицию, дал пояснения аналогичные доводам апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель ООО "Саратов Холод Плюс" в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по делу, дал пояснения аналогичные доводам отзыва на апелляционную жалобу, просил решение суда оставить без изменения.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Дело рассмотрено апелляционным судом в порядке статей 266, 268, АПК РФ.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв на апелляционную жалобу, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы в виду следующего.

Как следует из материалов дела, ОАО "Русский Холодъ" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "МОНАРХ" по свидетельству N 325545 от 16.08.2005 с приоритетом от 01.09.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ - мороженое, пищевой лед и производителем мороженого "МОНАРХ" с 2007 года.

Начиная с 2011 года был выявлен факт незаконного использования товарного знака "МОНАРХ" ответчиком ООО "Саратов-Холод Плюс" производством и введением в оборот одноименного мороженого "МОНАРХ" (2011-2012), "МОНАРХиЯ" (2012-2013), "МОНАРиКс" (2013-2014), "МОНАРИКС" (2014)

По мнению истца, факт нарушения прав на товарный знак ОАО "Русский Холодъ" установлен решением ФАС России от 14.07.2015 по делу N 1-14-13/00-08-15, которым в действиях ООО "Саратов-Холод Плюс" выявлены признаки недобросовестной конкуренции.

Полагая, что нарушение носит длительный характер, а также наносит существенный ущерб деловой репутации истца, ОАО "Русский Холодъ" обратилось в Арбитражный суд Саратовской области о взыскании компенсации в размере 4 813 672 руб. за незаконное использование товарного знака "МОНАРХ" введением в оборот мороженного в упаковке "МОНАРиКс" (буквы надписи на упаковке "и" и "с" изображены мелким шрифтом, буква "к" искажена), компенсации в размере 2 388 908 руб. за незаконное использование товарного знака "МОНАРХ" введением в оборот мороженного в упаковке "МОНАРИКС" (буквы надписи на упаковке "и" и "с" изображены крупны шрифтом, не отличающимся от размера других букв надписи, буква "к" искажена).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, принял по существу правильное решение, при этом выводы арбитражного суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм действующего законодательства Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

В силу пункта 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно статье 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Как следует из статей 1484, 1229 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьи 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Статьей 1494 ГК РФ предусмотрено, что приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Установление приоритета товарного знака имеет существенное значение, поскольку приоритет определяет момент, с которого в случае регистрации товарного знака возникает исключительное право на знак.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

ОАО "Русский Холодъ" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "МОНАРХ" по свидетельству N 325545 от 16.08.2005 с приоритетом от 01.09.2014 г. в отношении товаров 30 класса МКТУ - мороженое, пищевой лед и производителем мороженого "МОНАРХ" с 2007 года

ООО "Саратов Холод Плюс" является правообладателем на товарный знак "МОНАРИКС" по свидетельству N 511299 с приоритетом с 05.02.2013.

На основании изложенного суд первой инстанции пришёл выводу о том, что ООО "Саратов-Холод Плюс" возникло исключительно право на товарный знак, в том числе право на использование товарного знака любым способом, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Следует отметить, что исковое заявление о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака было подано истцом в период, когда у ответчика уже возникло исключительное право на товарный знак "Монарикс".

Наличие охраняемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарного знака ответчика, исключает возможность привлечения к ответственности за нарушение прав на товарные знаки истца.

Судебная коллегия соглашается с судом первой инстанции в части вывода о том, что использование ответчиком зарегистрированного товарного знака не является нарушением прав истца на товарные знаки.

Суд первой инстанции, отклоняя довод истца о наличии сходства между товарным знаком "Монарх" N 325545 и упаковками ответчика до степени смешения, правомерно руководствовался следующим.

Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" пунктом 13 разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В силу пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции 25 марта 2003 года (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Рассматривая вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, нанесенных на упаковку мороженого "Монарикс" с товарным знаком "Монарх" суд первой инстанции пришел к выводу, что товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

Так как в составе товарного знака "Монарикс" в отличие от знака "МОНАРХ" имеется дополнительный слог "ИКС", кроме того товарный знак "Монарикс" состоит из восьми звуков, а знак "МОНАРХ" из шести звуков. Различная длина товарных знаков свидетельствует об их различном зрительном восприятии.

Анализ товарных знаков по семантическому критерию показывает, что наличие дополнительного слога в составе товарного знака вызывает иные ассоциации и образы при его восприятии в отличие от товарного знака "МОНАРХ", который имеет иную смысловую нагрузку.

Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии у сравниваемых товарных знаков фонетического, графического и семантического сходства.

Рассматривая вопрос о схожести товарного знака "МОНАРХ" с упаковками продукта ответчика, суд первой инстанции исследовал заключение патентного поверенного Куликова В. Д. (зарегистрирован в качестве патентного поверенного 30.03.1995).

Так, согласно указанному заключению, изображение, нанесенное на упаковку мороженого эскимо "Монарикс" ООО "Саратов-Холод Плюс", не является тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "МОНАРХ" по свидетельству РФ N 325545, правообладателем которого является ОАО "Русский Холодъ".

Также судом первой инстанции исследован социологический отчет о проведенном исследовании центра "Romir", согласно которому часть опрошенных считает, что упаковки принадлежат одному производителю.

При этом 88, 6% опрошенных верно указали название мороженого "Монарикс" в соответствии с зарегистрированным товарным знаком, и лишь менее 3% указало, что мороженое называется "Монарх" (товарный знак истца).

Подателем жалобы не приведены в ее обоснование никакие новые доводы, которые не были бы исследованы судом первой инстанции и которым дана надлежащая правовая оценка.

Судом первой инстанции правомерно отклонен довод истца о продолжительности нарушения, при выпуске ответчиком мороженого "Монарх", "Монархия", поскольку к предмету спора данные доводы отношения не имеют.

В обоснование своей позиции ОАО "Русский Холодъ" ссылается также на Решение Федеральной антимонопольной службы России от 14.07.2015 по делу N 1-14-13/00-08-15, которым в действиях ООО "Саратов-Холод Плюс" были установлены признаки недобросовестной конкуренции, выразившейся во введении потребителей в заблуждении относительно производителя товара.

Судом первой инстанции верно отмечено, что в указанном решении речь идет о сходстве упаковок истца и упаковок ответчика, а не о сходстве упаковок и товарного знака, что является предметом настоящего спора.

Кроме того, ФАС России по заявлению ОАО "Русский Холодъ" рассматривался вопрос о реализации ООО "Саратов-Холод Плюс" товара с использованием чужого товарного знака. И антимонопольный орган установил отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях ООО "Саратов-Холод Плюс" нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 ФЗ "О защите конкуренции".

Судом первой инстанции также правомерно отклонен довод истца, что согласно социологическому исследованию значительная часть потребителей считает, что упаковки истца и ответчика сходны между собой, так как предметом указанного опроса был не товарный знак, а лишь фронтальная сторона упаковки, в то время как в рамках настоящего дела истцом предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак.

Не может быть признана в качестве доказательства справка Роспатента от 08.08.2014, подтверждающая степень сходства используемых обозначений "МОНАРХ" и "МОНАРиКс", так как сравнение проводилось по образцам упаковок мороженного.

Также следует отметить, что обозначения, используемые на упаковках товара "мороженое" производства ОАО "Русский Холодъ" и ООО "Саратов-Холод Плюс", графически отличаются от товарных знаков по свидетельствам N 325545, 511299. В связи, с чем указанные товарные знаки используются правообладателями в измененном виде.

Термин "товарный знак" используется только применительно к знакам, которыми маркируются (обозначаются) товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

Товарные знаки выполняют четыре основных функции: выделения товара или услуг среди подобных, представленных на рынке; указание на источник происхождения товара или услуги; указание на определенное их качество; рекламирование данного товара или услуги.

Правовой охране подлежат товарные знаки именно в том виде, в котором они зарегистрированы.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Следовательно, с точки зрения легального определения, содержащегося в названной норме права, понятие контрафакции применительно к праву на товарный знак определено по признаку незаконного размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров.

В соответствии с пунктом 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Как было установлено в суде, истец не обжаловал решение Роспатента против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 511299. В связи, с чем ответчик имеет право на использование товарного знака любым способом, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие схожесть до степени смешения между товарным знаком "Монарх" по свидетельству N 325545 и обозначением "Монарикс", нанесенным на упаковки продукции ответчика. Кроме того, с момента регистрации права на товарный знак "Монарикс" у ответчика возникло исключительное право на товарный знак, в том числе право на использование товарного знака любым способом, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках.

В этой связи оснований для удовлетворения требований истца у суда первой инстанции не имелось, а другие доводы и возражения апеллянта в связи с изложенным не влияют на законность и обоснованность принятого решения.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции отмечает также, что как установлено в суде апелляционной инстанции и не оспаривается сторонами, в настоящее время ответчик использует товарный знак "МОНАРИКС" не в изменённом виде, а новые упаковки мороженного, используемые в настоящее время истцом и ответчиком, не имеют сходства как по внешнему виду упаковки, так и по изображению товарного знака.

На основании изложенного, апелляционный суд считает, что арбитражным судом первой инстанции обстоятельства спора исследованы всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Основания для переоценки обстоятельств, правильно установленных судом первой инстанции, у апелляционного суда отсутствуют.

С учетом изложенного, апелляционная инстанция не находит основания для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены решения суда первой инстанции.

Руководствуясь статьями 269 - 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2016 года по делу N А57-9820/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд 1-ой инстанции, принявший решение.

Председательствующий судья

С. А. Жаткина

Судьи

О. И. Антонова Т. В. Волкова