Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2016 г. N 10АП-10039/16

г. Москва

21 сентября 2016 г.

Дело N А41-76139/15

Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 сентября 2016 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Закутской С.А.,

судей Мизяк В.П., Коротковой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомадовой К.С.,

при участии в заседании:

от Компании Ford Motor Company (Форд Мотор Компани): Черкасов А.В., представитель по доверенности б/н от 12.10.2015 г., паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт": Сосов М.А., представитель по доверенности N 16I20-6/1 от 10.03.2016 г., паспорт;

от ЭмЭкс ДВС-ЛЛС: Сосов М.А., представитель по доверенности б/н от 12.01.2016 г., паспорт;

от Курской таможни: представитель не явился, извещен;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Компании "Форд Мотор Компани" на решение Арбитражного суда Московской области от 01 июня 2016 года по делу N А41-76139/15, принятое судьей Кочергиной Е.В., по иску Компании Ford Motor Company (Форд Мотор Компани) к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт", при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Курской таможни и компании "ЭмЭкс ДВС-ЛЛС", о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Компания "Форд Мотор Компани" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР импорт" (далее - ООО "ТМР импорт", ответчик) со следующими требованиями, уточненными в ходе рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции в соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ:

- признать незаконными действия ООО "ТМР импорт" по ввозу на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарными знаками по свидетельству N 166774, по свидетельству N 372075, по свидетельству N 167395, по свидетельству N 236186, по свидетельству N 157876;

- запретить ООО "ТМР импорт" незаконное использование товарных знаков истца в части ввоза на территорию РФ продукции, маркированной товарными знаками истца, в частности товарными знаками по свидетельству N 166774, по свидетельству N 372075, по свидетельству N 167395, по свидетельству N 236186, по свидетельству N 157876;

- взыскать с ООО "ТМР импорт" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству N 166774, по свидетельству N 372075, по свидетельству N 167395, по свидетельству N 236186, по свидетельству N 157876 в размере 600 000 (шестьсот тысяч) руб.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Курская таможня и Компания ЭмЭкс ДВС-ЛЛС (EMEX SWC-LLC).

Арбитражный суд Московской области решением от 01 июня 2016 года отказал в удовлетворении исковых требований Компании "Форд Мотор Компани".

Не согласившись с данным судебным актом, Компания "Форд Мотор Компани" обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила решение суда первой инстанции отменить, как вынесенное с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, а также с неправильным применением норм материального права.

В судебное заседание не явился представитель Курской таможни, извещенной надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем размещения информации о принятии апелляционной жалобы к производству на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (http://10aas.arbitr.ru/) и на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (http://arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя вышеуказанного лица.

Законность и обоснованность решения суда проверены в соответствии со статьями 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как видно из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам N 166774, N 372075, N 167395, N 236186, N 157876.

Как указал истец, согласно уведомлению "О приостановлении выпуска товаров" Курской таможни от 28 мая 015 года N 45-132/471, Мирным таможенным постом Курской таможни было принято решение о приостановлении выпуска товаров с маркировкой: "EMEX, EM15613Е0080", ввоз которых осуществлялся ответчиком.

Как указал истец, ООО "ТМР импорт" были нарушены принадлежащие Компании "Форд Мотор Компани" исключительные права на товарные знаки по вышеперечисленным свидетельствам путем ввоза на территорию Российской Федерации товаров по таможенным декларациям N 10108060/120515/000506 (т. 5 л.д. 2-50), 10108060/010615/000603 (т. 5, л.д. 51-102), 101108060/090615/000647 (т. 5 л.д. 103-167), 10108060/140815/0000927 (т. 7 л.д. 1-139) и 10108060/140915/0001026 (т. 6 л.д. 1-51), в общем количестве 420 единиц, на которых размещены товарные знаки, права на которые принадлежат истцу.

Истец сослался на то, что Компания "Форд Мотор Компани" в договорных отношениях с ООО "ТМР импорт" не состоит и согласия на ввоз или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации вышеуказанной продукции не давала, при этом ООО "ТМР ИМПОРТ" не является уполномоченным импортером товаров, маркированных вышеуказанными товарными знаками, на территории Российской Федерации.

По мнению истца, ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него товарным знаком истца является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что разъяснено в п.15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 года N 122.

В соответствии со ст. 1487 ГК РФ, учитывая существование общего запрета (абз.2 п.1 ст.1229, п.3 ст. 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным, в том числе, товара, введенного в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенного в Российскую Федерацию без согласия правообладателя.

Поскольку истец не давал согласия ООО "ТМР ИМПОРТ" на введение товаров - автомобильных запасных частей, маркированных товарными знаками по свидетельствам N 166774, N 372075, N 167395, N 236186, N 157876 в гражданский оборот на территории Российской Федерации, Компания "Форд Мотор Компани" полагает, что действия ответчика по ввозу указанной продукции нарушают исключительное право истца на зарегистрированные товарные знаки.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что судом не установлен факт размещения на ввозимой ответчиком продукции товарных знаков по свидетельствам N 166774, N 372075, N 167395, N 236186, N 157876, принадлежащих истцу.

Суд указал, что рассматриваемые товары, ввезенные на территорию РФ, маркированы с использованием товарного знака N 371903 и ввезены на основании контракта N 2015-dwc-111 от 20.02.2015 г., заключенного между ответчиком и третьим лицом, а значит факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на средство индивидуализации не подтвержден.

Заявитель апелляционной жалобы, оспаривая решение суда первой инстанции, указывает, что вывод суда о том, что каждая единица продукции была маркирована товарным знаком "ЕМЕХ" N 371903, является недостоверным, поскольку товары, а также их индивидуальные упаковки, перемещаемые ответчиком через таможенную границу, маркированы товарными знаками истца, при этом товарный знак "ЕМЕХ" N 371903 нанесен на стикеры, приклеенные поверх индивидуальной упаковки товаров.

В данном случае, как считает истец, размещение на упаковке товарного знака "EMEX" не отменяет того обстоятельства, что на самом товаре размещен товарный знак истца, при этом факт нанесения стикеров поверх индивидуальной упаковки товара не означает их доминирования над иными обозначениями и не исключает того обстоятельства, что указанные товары и их индивидуальная упаковка были маркированы товарными знаками истца на стадии производства.

Кроме того, истец указал, что ни продукция, перемещенная ответчиком через таможенную границу Российской Федерации, ни сопроводительная документация, не содержат указания на то, что нанесенные на нее обозначения следует воспринимать не как товарные знаки, а как указание на принадлежность данной запасной части к конкретной марке автомобиля.

По мнению истца, ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих оригинальность товаров, маркированных товарными знаками истца, ввозимых им на территорию РФ.

Кроме того, истец указал, что в том случае, если указанные товары, маркированные товарными знаками истца, были, как утверждается ответчиком, изготовлены компанией ЕмЕкс Груп ФЗС, они являются контрафактными в соответствии с положениями ст. 1515 ГК РФ.

Компания полагает, что то обстоятельство, что рассматриваемый товар был задекларирован с указанием товарного знака "ЕМЕХ" свидетельствует лишь о том, что ООО "ТМР импорт" хотело избежать применения таможенными органами мер, направленных на защиту прав интеллектуальной собственности.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы.

Представитель ответчика и третьего лица против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, ссылался на законность и обоснованность судебного акта суда первой инстанции, при этом указал, что товар вводился в гражданский оборот под товарным знаком "EMEX" N 371903, который был размещен на товарной упаковке, указан в сопроводительных документах. Товары были выбраны, заказаны, оплачены на сайте www.emex.ru и прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Emex" является торговой площадкой (магазином) по продаже автомобильных запасных частей. Покупая спорный товар через сайт www.emex.ru., ответчик доверял свой выбор товарам, маркированным знаком "EMEX".

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд полагает, что решение суда первой инстанции не подлежит отмене по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Кроме того, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (статья 1515 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать компенсацию в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Кодекса.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных истцом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрены меры защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, одной из которых является требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, предъявляется лицу, совершающему такие действия или осуществляемому необходимые приготовления к ним.

Суд первой инстанции при разрешении спора пришел к выводу о том, что истец не доказал факт ввоза ответчиком на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками истца, ссылаясь на то, что содержание таможенных деклараций, актов таможенного досмотра с приложением фототаблицы (товаров и их упаковки), доказывает то, что рассматриваемые товары, ввезенные на территорию РФ, маркированы с использованием товарного знака N 371903, и ввезены на основании контракта N 2015-dwc-111 от 20.02.2015 г., заключенного между ответчиком и третьим лицом.

Суд указал, что товарный знак N 371903 размещён как на самом товаре, так и на его упаковке, и преобладает над всеми иными обозначениями, имеющимися на товаре.

Между тем, арбитражный апелляционный суд полагает, что не имеет правового значения то обстоятельство, что на всех фотографиях этикеток товара, сделанных Курской таможней, указан товарный знак "EMEX", если на самом товаре размещены товарные знаки истца.

Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

При этом для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежат факт размещения на таком товаре (упаковке) всех товарных знаков, а не только доминирующего.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

В то же время согласно пункту 1 статьи 333 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенный орган представляет декларанту, правообладателю или лицу, представляющему его интересы, информацию о товарах, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска.

С письменного разрешения таможенного органа правообладатель, декларант или их представители имеют право под таможенным контролем отбирать пробы и образцы товаров, в отношении которых приостановлен выпуск.

В связи с вышеизложенным подлежат оценке приложения (фотографии) к Акту таможенного досмотра, в которых размещены фотографии спорных товаров с расположенными на них обозначениями на самих спорных товарах, предъявленных ответчиком к таможенному оформлению, на предмет тождества или сходства до степени смешения указанных обозначений со спорными товарными знаками истца по свидетельствам N 166774, N 372075, N 167395, N 236186, N 157876.

Арбитражный апелляционный суд исследовал представленные в материалы дела вышеуказанные документы и пришел к следующим выводам.

Даты, проставленные на фотографиях, приложенных к Актам таможенного досмотра, не соответствуют дате, проставленной на самих актах.

Таможенный орган в своих пояснениях ссылается на произошедший сбой в фотоаппаратуре, однако доказательств в подтверждение данного довода не представляет.

Из представленных материалов невозможно установить, какие фотографии к какому акту таможенного досмотра относятся и к какой таможенной декларации.

Фотографии не пронумерованы и в Акте таможенного досмотра ссылки на конкретные фотографии не содержатся, при этом, как установлено судом, только на нескольких фотографиях просматриваются товарные знаки, правообладателем которых является истец, однако требования заявлены в отношении большей группы товаров.

Кроме того, в просительной части искового заявления истец не указывает конкретные таможенные декларации, по которым осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара, что делает требование о признании незаконными действий абстрактным.

При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд не может признать доказанным нарушение ответчиком исключительных прав истца путем осуществления ввоза, предложения к продаже, продажи или иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозки или хранения с этой целью товара, маркированного товарными знаками истца.

Учитывая вышеизложенное, арбитражный апелляционный суд полагает, что истцом в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено допустимых и относимых доказательств в подтверждение заявленных требований, в связи с чем суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении иска.

В то же время вывод суда первой инстанции об исчерпании исключительного права истца основан на неправильном толковании статьи 1487 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, исчерпание исключительного права на товарный знак наступает в отношении товаров, введенных с согласия правообладателя в оборот на территории Российской Федерации.

Однако в настоящем деле товары были введены в оборот на территории иностранного государства, поэтому вывод суда первой инстанции об исчерпании исключительного права на товарные знаки истца основан на неправильном толковании указанной статьи Кодекса.

Неправильный вывод суда первой инстанции не привел к принятию неправильного решения, поскольку использование ответчиком товарного знака истца не доказано.

Поскольку судом не установлен факт размещения на ввозимых ответчиком запасных частях товарных знаков, принадлежащих истцу, и не установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на средство индивидуализации, арбитражный апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь статьями 266, 268, ч.1 ст. 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 01 июня 2016 года по делу N А41-76139/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок.

Председательствующий

С.А. Закутская

Судьи

В.П. Мизяк Е.Н. Короткова