Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 9 января 2017 г. N 04АП-4195/16

г. Чита

09 января 2017 г.

Дело N А58-1018/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 28 декабря 2016 года.

В полном объеме постановление изготовлено 09 января 2017 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Бушуевой Е.М., судей Макарцева А.В., Скажутиной Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Туголуковым И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Оглы Кежы Бояровны на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 17 июня 2016 года по делу N А58-1018/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Баск" (ИНН 5003002171, ОГРН 1035000901825) к индивидуальному предпринимателю Оглы Кеже Бояровне (ИНН 143525858459, ОГРН 307143534800020) о взыскании 861 000 руб.

(суд первой инстанции: судья Гуляева А.В.)

в отсутствие в судебном заседании участвующих в деле лиц

установил:

общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Баск" (далее - истец, ООО НПФ "Баск", общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Оглы Кежа Бояровне (далее - ответчик, Оглы К.Б., предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 850 000 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 17.06.2016 производство по делу в части требования о взыскании расходов на контрольную закупку в размере 11 000 руб. прекращено в связи с отказом от иска в данной части, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак "BASK" в размере 100 000 руб., а также судебные расходы в размере 3 529, 41 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить.

По мнению предпринимателя, заключение специалиста ООО НПФ "Баск" является недопустимым доказательством, поскольку выполнено заинтересованным лицом, эксперт не предупрежден за дачу заведомо ложного заключения, к заключению не приобщены доказательства, подтверждающие наличие специального образования мастера-технолога Нарватовой Н.В. и полномочия директора Богданова В.Ф.

Кроме того, ответчик указывает, что Оглы К.Б. никогда не реализовывала кутку под фирменым наименованием "Баск", товарный чек свидетельствует лишь о том, что ответчик реализовал некоему третьему лицу куртку по цене 11 000 рублей, доказательства того, что была реализована именно куртка под фирменным товарным знаком "Баск" заявителем не представлены. Предприниматель считает сумму компенсации в размере 100 000 руб. завышенной и необоснованной, поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования товарного знака ответчиками, а именно; наступление возможных убытков, уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование товарных знаков, отток в этой связи значительной части потребителей товара, извлечение ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца, а также не представлено доказательств, свидетельствующих о продолжительности периода реализации одежды с товарным знаком "Bask".

О месте и времени судебного заседания участвующие в деле лица извещены надлежащим образом в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела по существу.

Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, изучив материалы дела, оценив доказательства в деле в их совокупности, достаточности и взаимной связи, проверив правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем комбинированных товарных знаков:

- N 267753 в отношении товаров и услуг 18, 22, 24, 25, 40,24 классов МКТУ, в том числе в отношении: одежда, дизайн художественный, моделирование одежды. Указание цвета или цветового сочетания: белый, синий, голубой. Основание правообладания - договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенный между ЗАО "БАСК" и истцом, дата и номер государственной регистрации договора: 25.06.2015 N РД0175820. Срок действия регистрации исключительного права истекает 16.10.2022 (свидетельство на товарный знак N 267753);

- N 433710, в отношении товаров и услуг 11, 18, 20, 21, 22, 25, 35, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, в том числе в отношении: одежда, обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств, пошив одежды. Указание цвета или цветового сочетания: без указания. Срок действия регистрации исключительного права истекает 11.05.2020 (свидетельство на товарный знак N 433710).

Из материалов дела следует, 12.10.2015 представители истца приобрели у ответчика в магазине "MCR", расположенном в ТЦ "Айсберг" по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/4, товар - куртку с фирменным наименованием и логотипом, имитирующим изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком "BASK" по свидетельствам N 267753, N 433710, в подтверждение представлен чек, где в графе "Наименование товара" указано "Пуховик муж., маг. "MCR" на сумму 11 000 руб. с печатью ответчика.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 10.12.2015, в которой просил ответчика в течение 58 рабочих дней с момента получения претензии оплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "BASK" в размере 850 000 руб.

Ответчик оставил претензию истца без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с иском.

Суд первой инстанции, принимая обжалуемое решение, руководствовался статьями 1229, 1250, 1233, 1477, 1482, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании части 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Исходя из указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания в рамках заявленных исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным по степени смешения с товарным знаком истца, используется ли обозначение при введении в гражданский оборот товаров и услуг, тождественных или однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Судом первой инстанции на основании свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 267753 на товарный знак (знак обслуживания), приложения к свидетельству N 267753 на товарный знак (знак обслуживания) о продлении срока действия регистрации товарного знака и приложения к свидетельству N 267753 на товарный знак (знак обслуживания) о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, а также свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 433710 сделан правильный вывод о наличии у истца исключительного права на комбинированные товарные знаки: - N 267753 в отношении товаров и услуг 18, 22, 24, 25, 40, 24 классов МКТУ, в том числе в отношении: одежда, дизайн художественный, моделирование одежды, указание цвета или цветового сочетания: белый, синий, голубой, срок действия регистрации исключительного права истекает 16.10.2022; - N 433710, в отношении товаров и услуг 11, 18, 20, 21, 22, 25, 35, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, в том числе в отношении: одежда, обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств, пошив одежды, указание цвета или цветового сочетания: без указания, срок действия регистрации исключительного права истекает 11.05.2020.

В качестве критериев определения сходства зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) истца и знака и наименования на реализованном ответчиком товаре суд первой инстанции руководствовался положениями, изложенными в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, а также результатами проведенной истцом экспертизы купленного у ответчика товара путем сравнения его с оригинальным изделием (т. 1, л.д. 24-43) и пришел к верному выводу о сходстве до степени смешения товарных знаков (знаков обслуживания) истца и используемых знаков ответчика.

Ответчик доказательства наличия у него права на использование товарных знаков истца в материалы дела не представил.

В суде первой инстанции ответчик не оспаривал принадлежность товарного знака истцу, факт сходства до степени смешения товарных знаков (знаков обслуживания) истца и содержащихся на приобретенной у ответчика куртке товарных знаков, также как не оспаривал факт реализации ответчиком куртки, на которой содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем истцу.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252, статьей 1301 и пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительных прав на товарный знак правообладатель вправе вместо возмещения убытков вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, при этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, указав на то, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования товарного знака ответчиком, а именно: наступление возможных убытков, уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование товарных знаков, отток в этой связи значительной части потребителей товара, извлечение ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца, а также не представлено доказательств, свидетельствующих о продолжительности периода реализации одежды с товарным знаком "BASK", уменьшил размер компенсации до 100 000 руб. и взыскал его с ответчика в пользу истца.

В суд апелляционной инстанции ответчик заявил о недопустимости экспертного заключения истца в качестве доказательств, поскольку оно выполнено самим истцом, не отвечает признакам экспертного заключения и подписано лицами, полномочия которых не подтверждены.

Суд апелляционной инстанции находит данные доводы несостоятельными, поскольку в силу частей 1 и 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся любые письменные доказательства, иные документы и материалы.

В материалах дела имеется приказ истца о создании экспертной комиссии от 01.08.2015 N 7, согласно которому экспертной комиссии в составе генерального директора Богданова В.Ф., технологов Нарватовой Н.В. и Новиковой С.П., начальника конструкторского отдела Истратенковой Н.В. поручено проведение любых экспертиз товаров, имеющих признаки контрафактной продукции (т. 1, л.д. 119).

Истцом была проведена экспертиза товара, приобретенного у ответчика, и имеющего изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, по результатам которой представление заключение (т. 1, л.д. 24-43), которое ответчиком не оспорено, о проведении судебной экспертизы по делу ответчиком также не заявлено, в связи с чем судом первой инстанции обоснованно данное заключение было принято в качестве доказательства по делу.

Доводы ответчика о том, что ответчик не реализовывал куртку со знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку в товарном чеке от 12.10.2015 не содержится на указание реализации куртки фирмы "BASK", указано лишь на реализацию предпринимателем пуховика мужского в количестве 1 штуки стоимостью 11 000 руб., судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку, во - первых, в суде первой инстанции ответчик не оспаривал факт реализации куртки со знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, а, во - вторых, ответчик не представив материалы дела доказательства, что он реализовал истцу иную куртку, чем заявляет истец.

Товарный чек от 12.10.2015 содержит указание на продавца - Оглы Кежа Бояровна, что следует из печати предпринимателя, дату реализации куртки, место реализации - магазин MCR, наименование товара - пуховик мужской в количестве 1 штуки, стоимость покупки - 11 000 руб., подпись лица, реализовавшего товар (т. 1, л.д. 23).

Ответчик не оспаривает, что товарный чек им выдан, о фальсификации как самого документа, так и информации, содержащейся в чеке, и печати предпринимателя не заявлено.

В связи с чем, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания считать, что ответчиком 12.10.2015 истцу по товарному чеку была реализована иная куртка, чем заявлено истцом.

Кроме того, суд апелляционной инстанции полагает разумным и справедливым размер компенсации, взысканный судом первой инстанции с ответчика в пользу истца за незаконное использование ответчиком товарного знака истца, поскольку отвечает принципам равенства и справедливости.

Взысканный судом размер компенсации в полной мере выполняет как функцию самой компенсации в связи с наличием у истца убытков, а законодателем такой вид ответственности как взыскание компенсации был введен ввиду затруднительности определения в каждом конкретном случае размера убытков, так и меры гражданско-правовой ответственности, что не нарушает баланс интересов истца и ответчика, стимулирует нарушителя прав на товарный знак к правомерному поведению, в то же время не позволяет истцу получить несоразмерное удовлетворение за нарушенное право.

Все доводы заявителя апелляционной жалобы рассмотрены судом апелляционной инстанции, однако не могут быть учтены как не влияющие на законность и обоснованность решения суда по настоящему делу.

При изложенных фактических обстоятельствах и правовом регулировании дела у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения обжалуемого решения.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 17 июня 2016 года по делу N А58-1018/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.М. Бушуева

Судьи

А.В. Макарцев Е.Н. Скажутина