Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2017 г. N 15АП-20083/16

город Ростов-на-Дону

17 января 2017 г.

дело N А32-23624/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 января 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ильиной М.В.,

судей Мисника Н.Н., Фахретдинова Т.Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цушко И.Э.,

при участии:

от ответчика - Блошенцева В.И. по доверенности от 17.08.2016,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Торгово-промышленная компания Техноэкспорт"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.11.2016 по делу N А32-23624/2016,

принятое судьей Григорьевой Ю.С.

по иску закрытого акционерного общества "Торгово-промышленная компания Техноэкспорт" (ИНН 5042049222/ ОГРН 1025005325070)

к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Рости" (ИНН 2312127380/ ОГРН 1062312034223)

о запрете использования товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания Техноэкспорт" (далее - ЗАО "ТПК Техноэкспорт", истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Рости" (далее - ООО "ТПК "Рости", ответчик) об обязании ответчика пресечь нарушение исключительных прав ЗАО "Торгово-промышленная компания Техноэкспорт" на товарный знак "Чистый Дом" N 238943 путем запрета ООО "Торгово-промышленная компания "Рости" использовать обозначение "ДОМЧИСТ" на товарах 5 класса МКТУ: ветеринарных препаратах; гигиенических препаратах; дезинфицирующих средствах; препаратах для уничтожения вредных животных; фунгицидах, гербицидах, а также изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Торгово-промышленная компания "Рости" контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены обозначение "ДОМЧИСТ"; о взыскании с ООО "Торгово-промышленная компания "Рости" в пользу ЗАО "Торгово-промышленная компания Техноэкспорт" компенсацию в размере 1 000 000 руб. и судебные издержки (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.11.2016 в иске отказано.

ЗАО "ТПК Техноэкспорт" обратилось с апелляционной жалобой в установленном гл. 34 АПК РФ порядке, просило отменить решение суда, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал, что суд первой инстанции сравнивал не товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение, а упаковки товаров сторон, что является грубым нарушением "Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство", утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197. В настоящем деле сравнивать необходимо словесный товарный знак "Чистый Дом" и "ДОМЧИСТ". Ссылка суда на данные поисковой машины Роспатента и занесение их в мотивировочную часть решения является следствием неполного выяснения фактических обстоятельств, имеющих значение для дела. При сравнении обозначений на предмет сходства суд не учел идентичность товаров истца и ответчика. Вывод суда об отсутствии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом ошибочен.

В судебном заседании представитель ответчик апелляционную жалобу не признал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ЗАО "Торгово-промышленная компания Техноэкспорт" является обладателем исключительных прав на товарный знак "Чистый Дом" с номером регистрации 238943 и приоритетом от 04.06.2001 г. в отношении товаров 5 класса МКТУ: ветеринарные препараты; гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Дата регистрации товарного знака - 20.02.2003.

В декабре 2015 г. истцу стало известно, что для обозначения однородных товаров ответчиком на территории РФ используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. На лицевой части упаковки средства от насекомых "Рубит абсолют дуст" занимает вертикально расположенное обозначение "ДОМЧИСТ", выполненное стандартным шрифтом на русском языке. Из информации, нанесенной на упаковку, следует, что продукция изготовлена по заказу ООО "Торгово-промышленная компания "Рости".

Ввод указанной продукции в оборот производится ООО "Торгово-промышленная компания "Рости" через интернет-магазин, расположенный по адресу www.letto.ru. что подтверждается нотариальным протоколом осмотра домена, а также путем ее оптовой реализации третьим лицам, которые осуществляют продажу товаров конечным потребителям, что подтверждается нотариальный осмотром домена www.sima-land.ru, договором купли-продажи и отгрузочными документами на товар.

По мнению истца, обозначение "ДОМЧИСТ" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "ЧИСТЫЙ ДОМ" по графическому, звуковому и смысловому признакам: в обоих изображениях использован один тип и начертание шрифта, совпадает алфавит, коренная часть слов (дом, чистота). Словесные элементы обоих изображений имеют одинаковую (дом) и близкую по звучанию (чист и чистый) части, характеризуются близким составом букв и одинаковым ударением. Сравниваемые обозначения имеют одинаковое смысловое значение, поскольку состоят из частей, являющихся однокоренными словами.

Обозначение используется ответчиком для реализации товаров, аналогичных товарам истца, охраняемым на основании свидетельства на товарный знак N 238943. Выпускаемые ООО "Торгово-промышленная компания "Рости" товары, на которых нанесено спорное обозначение, относятся к инсектоакарицидным средствам для уничтожения насекомых, совпадая с товарами 5 класса МКТУ "дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных", которым предоставлена правовая охрана.

Истец и ответчик лицензионного договора на использование товарного знака либо договора об уступке прав на товарный знак не заключали.

14 марта 2016 г. истцом ответчику была направлена соответствующая претензия, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Возражая против исковых требований, ответчик указал, что ООО "ТПК Рости" вводит в гражданский оборот товар с указанием на его упаковке товара словесного элемента "РУБИТ", который является серияобразующим элементом товарных знаков, правообладателем которых является ООО "ТПК РОСТИ". Обозначение "РУБИТ" хорошо известно рядовому потребителю за счет интенсивного использования как минимум с 2003 года в отношении товаров широкого ассортимента и может ассоциироваться только с ООО "ТПК Рости". Потребитель при выборе продукции будет в первую очередь индивидуализировать ее по обозначению "РУБИТ", которое ему хорошо известно, которое занимает в общей композиции этикетки доминирующее положение, за счет выполнения крупным шрифтом, за счет расположения в самом удобном для восприятия месте общей композиции этикетки.

Для вывода о возможном восприятии товара, как товара, который произведен ООО "ТПК Техноэкспорт", немаловажное значение будет иметь то, в каком виде сам правообладатель использует собственный товарный знак на производимой продукции. Т.к. потребитель воспринимает товарный знак "Чистый Дом" не в том виде как он зарегистрирован, а в том виде как он привык его видеть на прилавке, в том виде как он реально используется на упаковке. ООО "ТПК Техноэкспорт" использует свой товарный знак на упаковке в следующем виде:

Ответчик также указал, что между обозначениями "Чистый Дом" и "ДОМЧИСТ" отсутствует сходство до степени смешения, что подтверждается следующим: поисковая система Федерального Института Промышленной Собственности (Роспатента) не определяет обозначения "Чистый Дом" и "ДОМЧИСТ" как обозначения, имеющие общие признаки (признаки сходства).

27 апреля 2016 года ответчик направил истцу ответ на претензию от 14 марта 2016 года, в котором сообщил что, после получения требования, 25 апреля 2016 года ответчиком был проведен повторный поиск по обозначению "ДОМЧИСТ" в базе данных ФИПС в отношении товаров 05 класса МКТУ и система выдала перечень товарных знаков, который также не содержал сведений о товарном знаке "Чистый Дом" по свидетельству N 238943. То есть обозначения "Чистый Дом" и "ДОМЧИСТ" не являются сходными до степени смешения, т.к. наличие некоторых признаков сходства при существенных отличиях по фонетическим, графическим, семантическим признакам сходства не достаточно для вывода о таком сходстве, которое возможно охарактеризовать как сходство до степени смешения.

Кроме того, ООО "ТПК РОСТИ" сообщило истцу о готовности разрешить спорную ситуацию в целом и пойти на частичное выполнение требований, в частности готово убрать обозначение "ДОМЧИСТ" с этикетки производимой продукции, но не потому, что ООО "ТПК Рости" считает данное обозначение сходным до степени смешения с обозначением "Чистый Дом", а потому, что обозначение "ДОМЧИСТ" не имеет никакого индивидуализирующего значения для продукции, потребитель покупает товар с наименованием "РУБИТ", "РУБИТ дуст абсолют", а не товар "ДОМЧИСТ", кроме того, для ООО "ТПК Рости" неприемлема ситуация, при которой может быть поставлена под сомнение репутация ООО "ТПК Рости", как добросовестного производителя. К моменту рассмотрения дела по существу, ответчик сообщил суду о фактическом прекращении использования обозначения "ДОМЧИСТ" на этикетках производимой продукции.

15.08.2016 года ответчиком вновь был проведен поиск по базе данных ФИПС зарегистрированных товарных знаков, в результатах которого не содержится сведений о товарном знаке "Чистый Дом" по свидетельству N 238943, а равно не содержится информации о других товарных знаках "Чистый Дом". Таким образом, по мнению ответчика, поисковая система ФИПС не определяет обозначения "Чистый Дом" и "ДОМЧИСТ" как обозначения, имеющие общие признаки (признаки сходства).

Доказательство, представленное истцом по поисковому запросу в системе ФИПС оспаривается ответчиком в связи с тем, что информационный поиск осуществлялся истцом по поисковому запросу "Дом ЧИСТ", не содержащего именно того слова, которое используется на спорной продукции, а использовался поисковый запрос, состоящий из двух слов, что существенным образом меняет алгоритм действия поисковой системы Роспатента.

Отказывая в удовлетворении иска суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Согласно п. 14 ч. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 названной статьи.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции "3.... подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1. Методических рекомендация при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2. Методических рекомендаций).

Кроме того, в соответствии с указанным выше Приказом, сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 года N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" разъяснено, что истец обязан доказать факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований указанного Закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Суд установил, что ответчиком производится и реализуются инсектоакарицидные средства: Рубит ДУСТ Абсолют дустер 75 г (60)" и "Рубит ДУСТ Абсолют пакет 120 г (100)". На упаковках данного товара размещено обозначение "ДОМЧИСТ".

Довод истца о том, что обозначения "Чистый Дом" и "ДОМЧИСТ" обладают одинаковым смысловым значением ошибочен, т.к. прежде всего, необходимо отметить, что обозначение "Чистый Дом" является словосочетанием, которое обладает абсолютно понятной и однозначной семантикой, тогда как обозначение "ДОМЧИСТ" - это фантазийное слово, не имеющее конкретного смыслового значения. При восприятии обозначения "ДОМЧИСТ" с точки зрения возможных ассоциаций, они могут быть различными, например оно может ассоциироваться с названием препарата для чистки дома (препарат, который чистит дом), или с названием персонажа, имя которого образовано по аналогии с известными сложносоставными словами, например со словом "трубочист", только ДОМЧИСТ чистит не трубы, а чистит дом.

В любом случае возможность возникновения различных смысловых ассоциаций со словом "ДОМЧИСТ", его полисемантичность, указывает на его фантазийность, что является признаком, указывающим на отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

Суд не усматривает в данном обозначении с точки зрения потребителя сходства до степени смешения с товарным знаком "Чистый Дом", права на который по свидетельству N 238943 принадлежат истцу.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод об отсутствии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, являлись предметом исследования суда первой инстанции, получили надлежащую правовую оценку, носят формальный характер и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены правильного по существу судебного акта.

Судом первой инстанции верно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за обращение с апелляционной жалобой относятся на истца в порядке и размерах, установленных ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.11.2016 по делу N А32-23624/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

М.В. Ильина

Судьи

Н.Н. Мисник Т.Р. Фахретдинов