Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2017 г. N 09АП-3821/17

г. Москва

03 марта 2017 г.

Дело N А40-221470/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 28.02.2017 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 03.03.2017 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей Д.Н. Садиковой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Мосздрав Рабочая" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2016 года по делу N А40-221470/2016, принятое судьей Ведерниковым М.А.

по иску ООО "АПТЕКА-А.в.е." (ОГРН 1117746309526, юр.адрес: 115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д. 44, офис 19) к ООО "Мосздрав Рабочая" (ОГРН 1127746229005, юр.адрес: 101000, г. Москва, Колпачный переулок, д. 6, стр. 5, офис пом. II, комн. 5) о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Дементьев А.В. (доверенность от 27.07.2016)

от ответчика: Шабшай А.Л. (доверенность от 20.02.2017)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "АПТЕКА-А.в.е." обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Мосздрав Рабочая" об обязании ответчика удалить обозначение (изображение), сходное степени смешения с товарным знаком N 476713, правообладателем которого является истец, с рекламной конструкции: вывески, закрепленной над уровнем первого на стене пятиэтажного дома, обращенной к пересечению улиц Рабочая и Международная, по адресу: г. Москва, ул. Рабочая, д. 3/5, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 510 000 руб. 00 коп., судебных издержек в размере 11 200 руб. 00 коп.

Решением от 13.12.2017 г. суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 150 000 руб. и судебные издержки в размере 11 200 руб., в остальной части иска отказал.

При этом суд исходил из того, что факт незаконного использования товарного знака, правообладателем которого является истец, подтвержден материалами дела; требование о взыскании компенсации является обоснованным, однако соразмерным размером является 150 000 руб.; несение судебных издержек документально подтверждено.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Мосздрав Рабочая" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на то, что товарный знак истца и виды деятельности ответчика относятся к разным классам МКТУ.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Из материалов дела следует, что истцу принадлежит исключительное право на графический товарный знак по свидетельству N 476713 с приоритетом от 24 ноября 2011 года в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Обращение в суд с настоящими исковыми требованиями мотивировано нарушением ответчиком исключительного права использования спорного товарного знака, правообладателем которого является истец.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01.01.2008 г. регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (до 01.01.2008 г. регулировались положениями Закона о товарных знаках).

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждается факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца при оформлении вывески по адресу: г. Москва, ул. Рабочая, д. 3/5.

Указанный факт использования товарного знака подтверждается протоколом осмотра от 19.07.2016 г., составленного нотариусом г. Москвы Шлеиным Н.В. (л.д. 77-79).

Ответчиком указанные обстоятельства не оспорены.

Судом первой инстанции при рассмотрении дела установлен факт удаления ответчиком спорной вывески.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции установил факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 476713.

Довод ответчика о том, что товарный знак истца и виды деятельности ответчика относятся к разным классам МКТУ, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Спорная вывеска является рекламой и содержит обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, что нарушает его исключительное право на товарный знак.

Согласие истца (правообладателя исключительного права на спорный товарный знак) не было получено ответчиком. Использование вывески произведено ответчиком в рекламных целях для индивидуализации своей деятельности, в том числе и в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 утверждены Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок па государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно пункту 3.1 указанных Методических рекомендаций при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и, цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными. В одном классе могут содержаться неоднородные товары и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам.

Товарный знак, принадлежащий истцу, зарегистрирован в отношении товаров и услуг, входящих в 44 класс МКТУ. Среди услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, значатся: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам) и консультации но вопросам фармацевтики.

Такой вид деятельности, осуществляемой ответчиком, как продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, отнесен к 35 классу МКТУ.

Тот факт, что перечисленные услуги входят в разные классы МКТУ, не исключает возможности признания данных услуг однородными, поскольку в силу пункта 4.1 Методических рекомендаций однородные услуги могут быть отнесены к разным классам.

Услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), консультации по вопросам фармацевтики, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения являются однородными услугами в силу следующих признаков.

Взаимодополняемость: продажа лекарственных средств в большинстве случаев осуществляется одновременно или по результатам консультаций по вопросам фармацевтики. Условия реализации: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), продажа лекарственных средств и консультации по вопросам фармацевтов осуществляются в общем месте продажи, в большинстве случаев через розничную есть. Круг потребителей: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), продажа лекарственных средств и консультации по вопросам фармацевтики предназначены для одного круга потребителей: лиц, заинтересованных в приобретении лекарственных средств.

В совокупности перечисленных признаков услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), продажа лекарственных средств и консультации по вопросам фармацевтики относятся потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, услуги, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуги, оказываемые ответчиком, являются однородными.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак. По смыслу данной нормы в случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (л.д. 77-79).

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 43.3 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ N 5/29 от 26.03.2009 г. разъяснено, что суд при рассмотрении дел о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей статьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При взыскании компенсации все указанные требования соблюдены судом.

Кроме того, осуществляя предпринимательскую деятельность в качестве юридических лиц в той же сфере экономики, ответчик должен был, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность, знать о государственной регистрации товарного знака истца.

Судебные расходы подтверждены истцом (л.д. 77), признаются разумными, доказательств чрезмерности не представлено, поэтому правомерно взысканы судом первой инстанции.

Решение суда в части отказа в иске истцом не обжалуется.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2016 года по делу N А40-221470/2016 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Д.Н. Садикова А.И. Трубицын