Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2017 г. N 09АП-22035/17

г. Москва

27 июля 2017 г.

Дело N А40-2069/17

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 июля 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Е.Б.Расторгуева, А.Н. Григорьева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания И.С. Момот,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-2069/17 по иску Публичного акционерного общества "СБЕРБАНК РОССИИ" (ОГРН 1027700132195,117997, город Москва, улица Вавилова, 19) к Индивидуальному предпринимателю Карпушенкову Андрею Владимировичу, третье лицо: Акционерное общество "РЕГИСТРАТОР Р01"(ОГРН 1047796706836, 117279, город Москва, улица Миклухо-Маклая,34) о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании: от истца: Никитин Д.А. (доверенность от 28.12.2016 г.), Колуженков В.В. (доверенность от 28.12.2016 г.); от ответчика: Карпушенков А.В. (лично - свидетельство о регистрации ИП от 06.10.2014 г.); от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Индивидуальному предпринимателю Карпушенкову Андрею Владимировичу, с учетом принятия судом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного прцоессуального кодекса Российской Федерации, о пресечении использования доменного имени SBERBAK.RU путем запрета его использования в сети Интернет; взыскании 40 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав и 3 000 руб. нотариальных расходов.

К участию в деле в качестве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Акционерное общество "РЕГИСТРАТОР Р01".

Решением суда Арбитражного суда г. Москвы от 03.04.2017 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, указывая на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, выразившихся в неизвещении ответчика о времени и месте рассмотрения дела, с учетом положений ст. ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также несоответствия выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела.

Доводы ответчика в части его не извещения о времени и месте рассмотрения спора нашли свое документальное подтверждение, в связи с чем, апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, о чем вынесено соответствующее определение от 01.06.2017 г.

До принятия судебного акта арбитражным судом апелляционной инстанции истец заявил отказ от иска в части заявленного им требования о передаче прав администрирования домена SBERBAK.RU.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу прекращается.

В соответствии с частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Заявление об отказе от иска в части требования о передаче истцу прав администрирования домена SBERBAK.RU. подписано полномочным представителем истца, действующим на основании доверенности от 16.02.2017 г.

Принимая во внимание, что отказ от иска в части не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд апелляционной инстанции полагает возможным принять отказ от иска в части требования о передаче прав администрирования домена SBERBAK.RU. с прекращением производства по делу в указанной части.

Также истцом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено об уточнении исковых требований, а именно истец просил пресечь использование Индивидуальным предпринимателем Карпушенковым Андреем Владимировичем доменного имени SBERBAK.RU., запретив использование домена SBERBAK.RU. в сети Интернет; взыскать с Индивидуального предпринимателя Карпушенкова Андрея Владимировича компенсацию в размере 40 000 руб. за нарушение исключительных прав истца и 3 000 руб. нотариальных расходов.

Ответчик против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в письменных возражениях, указав на отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска.

По сути возражения ответчика сводятся к тому, что доменное имя не сходно до степени смешения с товарными знаками истца и его фирменным наименованием, истец злоупотребляет своим правом, с учетом положений ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, и спорное доменное имя не используется ответчиком в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован принадлежащий истцу знак, а недобросовестность действий ответчика по регистрации доменного имени ничем не подтверждена со стороны истца.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилось, в связи с чем, спор рассмотрен без его участия в порядке, установленном ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по представленным в материалы дела доказательствам.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом усматриваются правовые основания для удовлетворения иска.

При этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела истец является правообладателем товарных знаков со словесными элементами "СБЕРБАНК" и "SBERBANK", в том числе: общеизвестного товарного знак по свидетельству о регистрации N 89, товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 209662, N 417925, N 463469, N 463470, N 433395, а также по международным регистрациям N 1025684 и N 1097227.

Как указывает истец, ему стало известно о функционировании в сети Интернет сайта по адресу http://sberbak.ru.

В подтверждение указанного факта истцом в материалы дела представлен протоколом осмотра доказательств от 17.12.2015 г., удостоверенного нотариусом г. Москвы Казановой Е.Ю. (зарегистрирован в реестре за N 6-5732) в отношении интернет-сайта, доступного на момент осмотра по доменному имени: http://sberbak.ru (далее - Протокол осмотра сайта).

В соответствии со сведениями, предоставленными Акционерным обществом "Регистратор Р01" (далее - Регистратор), по состоянию на 21.11.2016 г. владельцем (администратором) доменного имени SBERBAK.RU является Индивидуальный предприниматель Карпушенков Андрей Владимирович, который согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей осуществляет такие виды деятельности, как розничная торговля, осуществляемая посредством Интернет, розничная торговля через интернет-аукционы и иная деятельность, связанная с информационно- телекоммуникационными технологиями.

В целях устранения нарушений исключительных прав истца, 16.12.2015 г. им в адрес ответчика было направлено требование N 21-исх/526 о прекращении нарушения исключительных прав истца на зарегистрированные товарные знаки, передаче прав администрирования доменного имени SBERBAK.RU истцу, воздержании от дальнейшего использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат истцу со ссылкой на положения ст. ст. 1252, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и указанием на то, что в случае продолжения нарушения исключительных прав истца последний будет вынужден обратиться с иском в суд.

Вместе с тем, поскольку нарушение исключительных прав истца продолжилось, регистрацией и администрированием доменного имени SBERBAK.RU, сходного до степени смешения с товарными знаками истца и его фирменным наименованием, содержащими словесный элемент SBERBANK в латинице и СБЕРБАНК в кириллице ответчик нарушает исключительные права истца на принадлежащие ему товарные знаки и фирменное наименование, истец обратился с настоящим иском в суд.

В силу положений ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В соответствии с ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 указанной статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Таким образом, исходя из представленных в материалы дела доказательств, с учетом положений ст. ст. 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ст. ст. 1229, 1233, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации истец должен доказать факт принадлежности исключительного права истцу и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В части доменного имени суд, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

В соответствии с п.п. 14.4.2, 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 г., обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Как усматривается из представленных в материалы дела документов, используемое ответчиком доменное имя SBERBAK.RU, по мнению апелляционного суда, является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истца.

Согласно информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 1226 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя.

Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полагает наличие сходства до степени смешения между доменным именем SBERBAK.RU и товарными знаками истца.

Также по мнению апелляционного суда, существует риск восприятия доменного имени SBERBAK.RU рядовым потребителем, который не обладает специальным познаниями, как товарные знаки истца.

В обоснование наличия сходства до степени смешения между доменным именем SBERBAK.RU и товарными знаками истца в материалы дела также представлено заключение патентного поверенного России N 1225 С.А. Астафьевой от 06.12.2016 г., подготовленного в соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента N 197 от 31.12.2009 г. (далее - Методические рекомендации).

Согласно п.4.1 Методических рекомендаций словесные обозначения сравниваются - со словесными обозначениями, а также с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При этом в соответствии с п. 6.3.2. Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный.

В соответствии с п. 4.2. Методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим) и графическим (визуальным).

Таким образом, учитывая положениями Методических рекомендаций патентный поверенный С.А. Астафьева в результате проведения исследования, установила наличие сходства до степени смешения доменного имени SBERBAK.RU с товарными знаками истца по звуковому (фонетическому) сходству, поскольку доменное имя SBERBAK.RU представляет собой одно слово, выполненное буквами латинского алфавита, с основным словесным элементом "SBERBAK" [СБЕРБАК], сходное со словесным элементом "SBERBANK" в латинице или "СБЕРБАНК" в кириллице, входящим во все товарные знаки истца: SBERBANK [СБЕРБАНК]; СБЕРБАНК [СБЕРБАНК]; СБЕР [СБЕР]. Присутствуют признаки (п.4.2.1.1 Методических рекомендаций), свидетельствующие о сходстве товарных знаков и доменного имени SBERBAK.RU: близость совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, ударение, а также исходя из графического (визуального) сходства на основании общего зрительного впечатления, расположения букв по отношению друг к другу. При этом, по мнению патентного поверенного, усиливает такое сходство латинский алфавит, буквами которого написано доменное имя SBERBAK.RU, но данное обстоятельство не исключает сходства с товарными знаками, содержащими словесный элемент "СБЕРБАНК" в кириллице.

Таким образом, доменное имя SBERBAK.RU является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, поскольку доменное имя SBERBAK.RU практически точно воспроизводят сокращенное наименование истца на английском языке - SBERBANK и оригинальную часть полного фирменного наименования SBERBANK OF RUSSIA.

Кроме того, доменное имя и фирменное обозначение практически точно воспроизводят оригинальную часть полного и сокращенного фирменного наименования истца на русском языке в переводе на буквы латинского алфавита (SBERBANK).

Аналогичный вывод сделан в Заключении патентного поверенного в отношении сходства доменного имени SBERBAK.RU с товарными знаками истца, содержащими сокращенное наименование и оригинальную часть полного наименования истца на английском языке - SBERBANK, а также содержащими оригинальную часть полного и сокращенного фирменного наименования истца на русском языке - обозначение "СБЕРБАНК".

Таким образом, согласно Методическим рекомендациям, использованным патентным поверенным при составлении Заключения, очевидно наличие сходства до степени смешения доменного имени SBERBAK.RU с фирменным наименованием Истца.

Следует отметить, что наличие неоригинальных элементов в фирменном наименовании истца, в том числе наименование организационно-правовой формы и в доменном имени как элемент ".ru" не может оказывать решающего влияния на формирование общего впечатления потребителя от восприятия фирменного наименования истца и доменного имени SBERBAK.RU, что также отражено в Заключением патентного поверенного, в котором, несмотря на наличие неоригинальных элементов в товарных знаках и доменом имени, сделан вывод о сходстве товарных знаков и доменного имени SBERBAK.RU. до степени смешения.

В силу положений ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, предлагаемых к продаже ответчиком, по мнению суда, является подтвержденным, поскольку согласно протоколу осмотра сайта на интернет-сайте, находящемся по доменному имени SBERBAK.RU, размещена различная информация, в том числе, относящаяся к деятельности истца на рынке финансовых услуг в качестве кредитной организации: сведения о реквизитах истца, показателях его финансовой деятельности, оказываемых услугах, филиальной сети, а также, одновременно с этими сведениями, реклама других кредитных организаций и иных лиц. Данные рекламные сообщения, в частности, представляют собой гиперссылки на интернет-сайты сторонних организаций, в том числе, кредитных, являющихся конкурентами истца на рынке финансовых услуг, содержащие различные предложения по кредитованию и иным услугам, однородным тем, которые оказывает истец.

Таким образом, при использовании ответчиком в доменном имени SBERBAK.RU обозначения SBERBAK возникает вероятность смешения данного обозначения и товарных знаков истца, что свидетельствует о нарушении ответчиком установленного ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации запрета, в связи с чем, апелляционным судом усматривается, что доменное имя ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком истца, сайт с указанным доменным именем используется ответчиком в целях предложения услуг, аналогичных услугам, охраняемым товарными знаками истца, а также того обстоятельства, что истец не давал ответчику согласия на использование его товарного знака, что в силу положений ст. ст. 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для привлечения ответчика к установленной законом гражданско-правовой ответственности.

Более того, сам факт регистрации доменного имени SBERBAK.RU ответчиком нарушает исключительное право истца на общеизвестный товарный знак N 89.

При этом апелляционный суд исходит из того, что товарный знак истца по свидетельству N 89 признан общеизвестным с 31.12.2008 г., в связи с чем, указанному товарному знаку предоставлена дополнительная правовая охрана.

В соответствии с ст. 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Таким образом, сам факт регистрации доменного имени SBERBAK.RU, сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком истца, является нарушением исключительного права истца на общеизвестный товарный знак, в связи с чем, действия ответчика, по регистрации и использованию доменного имени SBERBAK.RU, сходного до степени смешения с товарными знаками истца (включая общеизвестный товарный знак N 89), является нарушением исключительных прав истца как правообладателя товарных знаков.

При этом доменное имя SBERBAK.RU является сходным до степени смешения с фирменным наименованием истца, в связи с чем, регистрация ответчиком доменного имени SBERBAK.RU также нарушают исключительные права истца на фирменное наименование.

Более того, действия ответчика по использованию доменного имени SBERBAK.RU являются недобросовестными, поскольку доменное имя SBERBAK.RU выбрано ответчиком с целью недобросовестного использования механизмов сети Интернет для привлечения потребителей на свой сайт в сети Интернет по адресу: SBERBAK.RU за счет использования известности товарных знаков и фирменного наименования истца. Общеизвестный товарный знак N 89, содержащий словесное обозначение "СБЕРБАНК", который является общеизвестным на территории Российской Федерации и был известен ответчику при регистрации и использовании доменного имени SBERBAK.RU. Выбор доменного имени, тождественного или сходного с фирменным наименованием и/или известным товарным знаком организации, является общепринятой практикой, так как позволяет потребителю быстро и безошибочно найти интересующую его организацию в сети Интернет.

При этом суд апелляционной инстанции исходит из того, что при поиске в различных поисковых системах по фирменному наименованию истца, поисковая выдача будет сформирована таким образом, что сайт SBERBAK.RU, не имеющий отношения к истцу, будет в начале списка. Также не исключается, что при вводе адреса в адресной строке браузера переход на сайт ответчика вместо официального сайта истца может быть осуществлен в результате опечатки.

Согласно Протоколу осмотра сайта на интернет-сайте SBERBAK.RU размещены рекламные сообщения, в частности, представляющие собой гиперссылки на интернет- сайты сторонних организаций, в том числе, кредитных, являющихся конкурентами истца на рынке финансовых услуг, содержащие различные предложения по кредитованию и иным услугам, однородным тем, которые оказывает истец. Таким образом, перейдя на сайт ответчика, потребитель видит сходное оформление и тематику сайта, которая может формировать у него ложное впечатление, что он находится на принадлежащем истцу сайте.

Таким образом, ответчик, путем использования доменного имени SBERBAK.RU сходного до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием истца, вводит потребителей в заблуждение, создавая "вероятность восприятия сайта как сайта истца".

Более того, указанные действия совершаются ответчиком в коммерческих целях, что им не оспаривается и документально не опровергается. Согласно протоколу осмотра на сайте размещена реклама других кредитных организаций и иных лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, в том числе связанную с кредитованием.

Также суд апелляционной инстанции учитывает и то обстоятельство, что на основании пп. 17, п. 1, ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" ответчик, являясь владельцем домена SBERBAK.RU, имеет возможность в любое время произвольно изменять содержание интернет-сайта с доменным именем SBERBAK.RU, в том числе в любой момент разместить на страницах интернет-сайта с указанным доменным именем материалы, нарушающие права истца и вводящие в заблуждение потребителей, а в случае необходимости их временно удалить с последующим возобновлением размещения таких материалов.

В соответствии со ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу положений ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование товарного знака 9 (знаку обслуживания), в том числе в фирменном наименовании или коммерческом обозначении.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе: - в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; - в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации, является нарушением исключительного права владельца товарного знака. Истец испрашивает осуществить защиту его нарушенных исключительных прав путем пресечения администрирования и использования ответчиком домена SBERBAK.RU путем запрета его использования.

По мнению апелляционного суда, нарушенные права истца подлежат восстановлению путем пресечения использования ответчиком обозначения "SBERBAK" в доменном имени SBERBAK.RU посредством запрета использования домена SBERBAK.RU в сети Интернет, нарушающего права Истца на товарные знаки, а также выплаты истцу компенсации, с учетом положений п.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в заявленной им сумме.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 43, 43.2, 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации судом должен учитываться характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Апелляционный суд полагает, что учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, степень его вины, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и справедливости, полагает возможным согласиться с суммой заявленной истцом ко взысканию компенсации в размере 40 000 руб.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При этом возражения ответчика не могут быть приняты апелляционным судом во внимание, поскольку судом установлено смешение доменного имени с товарными знаками истца, злоупотребления со стороны истца правом судом апелляционной инстанции не установлено, а ответчиком в нарушение положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано, а также в материалы дела представлены доказательства, свидетельствующие об использовании доменного имени в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Вместе с тем, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для взыскания с ответчика расходов по госпошлине, понесенных им в связи с рассмотрением судом первой инстанции заявления о принятии обеспечительных мер в порядке ст. 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данные расходы не подлежат возмещению, с учетом положений ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, судом апелляционной инстанции усматриваются правовые основания, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом непредставления ответчиком доказательств уплаты госпошлины при подаче апелляционной жалобы в полном объеме.

Руководствуясь статьями 49, 150, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2017 г. по делу N А40-2069/17 отменить.

Принять отказ Публичного акционерного общества "СБЕРБАНК РОССИИ" от иска в части требования о передаче права администрирования домена SBERBAK.RU Публичному акционерному обществу "СБЕРБАНК РОССИИ".

Производство по делу N А40-2069/17 в части требования о передаче права администрирования домена SBERBAK.RU Публичному акционерному обществу ""СБЕРБАНК РОССИИ" прекратить.

Пресечь использование Индивидуальным предпринимателем Карпушенковым Андреем Владимировичем доменного имени SBERBAK.RU, запретив использование домена SBERBAK.RU в сети Интернет.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Карпушенкова Андрея Владимировича в пользу Публичного акционерного общества "СБЕРБАНК РОССИИ" компенсации в размере 40 000 (сорок тысяч) руб. за нарушение исключительных прав, а также 8 000 (восемь тысяч) руб. расходов по госпошлине.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Карпушенкова Андрея Владимировича в доход Федерального бюджета РФ 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. госпошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить Публичному акционерному обществу "СБЕРБАНК РОССИИ" из Федерального бюджета РФ 6 000 (шесть тысяч) руб. госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 01.12.2016 г. N 613930.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

А.Н. Григорьев Е.Б. Расторгуев