Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2017 г. N 13АП-19329/17

г. Санкт-Петербург

22 сентября 2017 г.

Дело N А56-26863/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 сентября 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2018 г. N С01-1104/2017 по делу N А56-26863/2015 настоящее постановление отменено в части удовлетворения первоначального иска

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Лущаева С.В.

судей Загараевой Л.П., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Климцовой Н.А.

при участии:

от истца: Песков Е.А. - доверенность N 12 от 02.05.2017;

от ответчика: Разумейчик К.Ю. - доверенность от 19.06.2017;

от 3-го лица: 1) не явился, извещен;

2) не явился, извещен;

3) не явился, извещен;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-19329/2017) ОАО "НИИРПИ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 по делу N А56-26863/2015 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску ООО "Эластис"

к ОАО "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (ОАО "НИИРПИ")

3-е лицо: 1) Мадеев Владимир Вячеславович

2) ЗАО "Ярославль-Резинотехника"

3) АО "Адмиралтейские верфи"

о защите нарушенных прав патентообладателя

и по встречному иску о признании права преждепользования

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Эластис" (ОГРН 1027800528700; ИНН 7801140309) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным и принятым судом в порядке статьи 49 АПК РФ, к Открытому акционерному обществу "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (ОГРН 1027810297800; ИНН 7809003135) (далее - ответчик) о взыскании суммы компенсации за нарушение прав патентообладателя в отношении патентов на изобретения (резиновые смеси) N 2232169, N 2232170, N 2232171, N 2232172, в размере 814 343 руб. 61 коп., а также о запрете ОАО "НИИРПИ":

- исполнять договор, заключенный с ОАО "Адмиралтейские верфи" на поставку пластины резиновой рулонной 51-2703 - БШ ТУ 2534 - 061- 00152075-2004 для акустических покрытий, шерохованной Т-4, в количестве 2726,31 кг, в первом - третьем квартале 2015 года;

- исполнять договор, заключенный с ОАО "Адмиралтейские верфи" на поставку пластины резиновой рулонной 51-2703 - АШ ТУ 2534 - 061- 00152075-2004 для акустических покрытий, монолитная, шерохованной, Т-4, в количестве 5310,62 кг;

- исполнять договор, заключенный с ОАО "Адмиралтейские верфи" на поставку пластины резиновой рулонной 51-2709 - БШ ТУ 2534 - 036- 0152075-2002 для акустических покрытий, перфорированной, шерохованной, Т-4, в количестве 2887,20 кг.

К участию в деле качестве третьих лиц привлечены: Мадеев Владимир Вячеславович и Закрытое акционерное общество "Ярославль-Резинотехника", Акционерное общество "Адмиралтейские верфи".

Судом также был принят к рассмотрению встречный иск ОАО "НИИРПИ" к ООО "Эластис" о признании права ОАО "НИИРПИ" на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объёма такого использования (право преждепользования) на изобретения, содержащиеся в патенте на изобретение N 2232169, патенте на изобретение N 2232170, патенте на изобретение N 2232171, патенте на изобретение N 2232172.

Производство по настоящему делу приостанавливалось до вступления в законную силу судебного акта по делу N СИП-583/2015, рассматриваемому Судом по интеллектуальным правам по иску ОАО "НИИРПИ" о признании недействительными патентов РФ на изобретения N2232169, N2232170, N2232171, N2232172.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2016 требования ОАО "НИИРПИ" о признании недействительными патентов РФ N 2232170, N 2232171, N 2232172 в части указания автором Мадеева В.В. и патентообладателя ООО "Эластис", об обязании Роспатента выдать патенты на изобретения с указанием в качестве патентообладателя ОАО "НИИРПИ", а в качестве авторов: Клиодта М.Ф., Титовой Н.С., Киюц Н.Ф., и требования Клиодта Д.М. о признании недействительными патентов РФ N 2232170, N 2232171, N 2232172 в части указания автором Мадеева В.В. и патентообладателя ООО "Эластис", об обязании выдать патенты на спорные изобретения с указанием в качестве патентообладателя Клиодта Д.М., а в качестве авторов Клиодта М.Ф., Титовой Н.С., Киюц Н.Ф., выделены в отдельное производство.

Делам по требованиям общества "НИИРПИ" и Клиодта Д.М., выделенным в отдельное производство, присвоены номера СИП-201/2016, СИП-202/2016 и СИП- 203/2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016 по делу СИП-583/2015 требования общества "НИИРПИ" и Клиодта Д.М. об оспаривании патента Российской Федерации N 2232169 оставлены без удовлетворения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016 по делу СИП-201/2016 требования общества "НИИРПИ" и Клиодта Д.М. об оспаривании патента Российской Федерации N 2232170 оставлены без удовлетворения.

Решениями Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2016 по делам СИП- 202/2016 и СИП-203/2016 требования общества "НИИРПИ" и Клиодта Д.М. об оспаривании патентов Российской Федерации N 2232171, N 2232172 оставлены без удовлетворения в полном объеме.

В ходе судебного разбирательства истцом было заявлено ходатайство о назначении по делу патентно-технической экспертизы для определения совпадения всех признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом, с признаками, содержащимися в технических условиях, которые используются ответчиком при поставке спорной продукции.

Ответчиком было заявлено ходатайство о назначении судебно- экономической и патентоведческой экспертизы.

Ходатайства судом были отклонены.

Истцом было заявлено ходатайство об уточнении исковых требований. С учетом уточнений истец просил взыскать с ответчика:

271 447 руб. 87 коп. компенсации за поставку пластины резиновой рулонной по договору от 18.03.2015 N 240-6/15И/2/4;

271 447 руб. 87 коп. компенсации за поставку пластины резиновой рулонной по договору от 18.03.2015 N 241-6/15И/2/2;

271 447 руб. 87 коп. компенсации за поставку пластины резиновой рулонной по договору от 18.03.2015 N 242-6/15И/2/3.

Решением суда от 15.05.2017 года заявленные истцом требования удовлетворены частично, с ОАО "НИИРПИ" в пользу ООО "Эластис" взыскано 450 000 руб. компенсации и 10 657 руб. расходов по уплате госпошлины. Встречный иск судом не удовлетворен.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ОАО "НИИРПИ" обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о дате и времени судебного заседания, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является патентообладателем патентов на изобретение - резиновую смесь, что подтверждается:

- патентом на изобретение N 2232169, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений российской Федерации 10.06.2004 (заявка N 2002135009);

- патентом на изобретение N 2232170, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений российской Федерации 10.06.2004 (заявка N 2002135008);

- патентом на изобретение N 2232171, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений российской Федерации 10.06.2004 (заявка N 2002135006);

- патентом на изобретение N 2232172, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений российской Федерации 10.06.2004 (заявка N 2002135008).

В рамках электронных торгов 11.03.2015 на право поставки запатентованной резины в ОАО "Адмиралтейские верфи", проводившихся на сайте Fabrikant.ru, в информационно-коммуникационной сети интернет, истцом и ответчиком были поданы заявки на участие в торгах на закупку резины, патентообладетелем рецепта на которую, по мнению истца, является ООО "Эластис".

Победителем указанных торгов выбран ОАО "НИИРПИ". Цена договоров составляет 1 485 000 руб., 3 296 000 руб. и 1 955 963 руб.

По мнению истца, ответчик изготовил и предлагает к продаже резину, патентообладателем рецепта на которую является истец, чем нарушает исключительное право истца.

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Оценив доводы апелляционной жалобы, проверив правильность применения судом норм материального права, а также соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, суд апелляционной инстанции полагает данный вывод суда правильным.

В соответствии с положениями статьи 12 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1, действовавшего в соответствующий период, любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его авторов тождественное решение или сделало необходимое к этому приготовление, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование, без расширения объема такого использования.

Добросовестное использование или принятие необходимых для этого мер означает отсутствие заимствования или присвоения чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца. Из чего следует, что преждепользование выступает в качестве случая свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (то есть, своего, а не чужого) изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Спорные патенты выданы обществу "Эластис". Автором изобретения в патентах указан Мадеев В.В.

Вступившими в законную силу судебными актами Суда по интеллектуальным правам по спорам между истцом и ответчиком с участием гражданина Мадеева В.В. по делам N СИП-583/2015, N СИП-201/2016, N СИП-202/2016 и N СИП-203/2016 установлен факт авторства всех четырех спорных изобретений - гражданина Мадеева В.В.

В указанных судебных актах установлено, что сотрудники ОАО "НИИРПИ" оказывали техническую помощь в оформлении необходимой для производства документации, что не свидетельствует об их авторстве в отношении спорного изобретения.

Таким образом, с учетом обстоятельств, установленных по делам по делам N СИП-583/2015, N СИП-201/2015, N СИП-202/2016 и N СИП-203/2016, следует сделать вывод, что право преждепользования у ответчика не возникло.

Также вопреки доводам ответчика, материалами дела подтверждается тождество резиновых смесей по ТУ и патентам.

В силу статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

При таких обстоятельствах, вывод суда об обоснованности заявленных истцом требований о взыскании компенсации по заключенным ОАО "НИИРПИ" договорам поставки контрафактной продукции, является правомерным.

В соответствии с п. 43.3 Совместного постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 г. N 5/29, при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из принципов разумности и справедливости, с учетом цены сделок, суд определил размер компенсации 100 000 руб., 200 000 руб. и 150 000 руб. соответственно, что составляет в сумме 450 000 руб. компенсации.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки данного вывода суда.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на то, что встречный иск не был рассмотрен судом первой инстанции.

Апелляционная инстанция не может принять данный довод ответчика.

Из мотивировочной части оспариваемого решения усматривается, что суд пришел к выводу об отсутствии у ответчика права преждепользования. Таким образом, встречный иск был рассмотрен судом.

То обстоятельство, что суд первой инстанции в резолютивной части оспариваемого решения не указал на результат рассмотрения встречного искового заявления, свидетельствует о необходимости дополнить резолютивную часть судебного акта соответствующим указанием.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что все имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения спора обстоятельства выяснены судом первой инстанции, всем представленным доказательствам дана правовая оценка.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, признаются апелляционной инстанцией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 по делу N А56-26863/2015 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать с ОАО "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (ОГРН 1027810297800; ИНН 7809003135) в пользу ООО "Эластис" (ОГРН 1027800528700; ИНН 7801140309) компенсацию в размере 450000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 10657 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

С.В. Лущаев

Судьи

Л.П. Загараева М.Л. Згурская