Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2018 г. N С01-1104/2017 по делу N А56-26863/2015 Суд отменил принятые ранее судебные акты в части удовлетворения первоначального иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку нижестоящие суды не указали, какие именно изобретения, принадлежащие истцу, незаконно использованы ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2018 г. N С01-1104/2017 по делу N А56-26863/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Тарасова Н.Н., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (пр. Нарвский, д. 22, пом. 13-Н, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1027810297800) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 по делу N А56-26863/2015 (судья Кузнецов М.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2017 по тому же делу (судьи Лущаев С.В., Загараева Л.П., Згурская М.Л.) по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью "Эластис" (ул. Одоевского, д. 28, кв. 134, Санкт-Петербург, 199155, ОГРН 1027800528700) к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" о защите исключительных патентных прав и встречному иску акционерного общества "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" к обществу с ограниченной ответственностью "Эластис" о признании права преждепользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Мадеев Владимир Вячеславович (Санкт-Петербург), акционерное общество "Ярославль-Резинотехника" (ул. Спартаковская, 1 Д, г. Ярославль, 150036, ОГРН 1037600203277), акционерное общество "Адмиралтейские верфи" (наб. реки Фонтанки, д. 203, Санкт-Петербург, 190121, ОГРН 1089848054339).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" - Разумейчик К.Ю. (по доверенности 01.03.2016 78 АБ N 0060700);

от общества с ограниченной ответственностью "Эластис" - Песков Е.А. (по доверенности от 02.05.2017 N 11).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Эластис" (далее - общество "Эластис") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (далее - институт) о взыскании компенсации в размере 271 447 рублей 87 копеек за поставку пластины резиновой рулонной по договору от 18.03.2015 N 240-6/15и/2/4, компенсации в размере 271 447 рублей 87 копеек за поставку пластины резиновой рулонной по договору от 18.03.2015 N 241-6/15и/24, компенсации в размере 271 447 рублей 87 копеек за поставку пластины резиновой рулонной по договору от 18.03.2015 N 242-6/15и/2/3 (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.07.2015 и от 12.08.2017 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Мадеев Владимир Вячеславович, акционерное общество "Ярославль-Резинотехника" и акционерное общество "Адмиралтейские верфи".

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.09.2015 принято к производству встречное исковое заявление института о признании за ним права преждепользования на технические решения, тождественные изобретениям по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.11.2015, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2016, производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу N СИП-583/2015, рассматриваемому Судом по интеллектуальным правам.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2016 производство по делу возобновлено по причине устранения обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления производства по делу.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 исковые требования общества "Эластис" были удовлетворены частично, с института взыскана компенсация в размере 450 000 рублей и судебные расходы в размере 10 657 рублей.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2017 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 было изменено, резолютивная часть изложена в следующей редакции: взыскать с института компенсацию в размере 450 000 рублей и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 657 рублей, в остальной части отказать, в удовлетворении встречного иска отказать.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, институт, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Институт ссылается на то, что суды, удовлетворяя первоначальный иск, не устанавливали обстоятельства, связанные с тождеством продукции, поставленной институтом по договорам от 18.03.2015 N 240-6/15и/214, N 241-6/15и/212 и N 242-6/15и/213, с изобретениями по принадлежащим истцу патентам.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что в обжалуемых судебных актах отсутствуют указания на источники, на основании которых суды признали тождественными технические решения истца и ответчика, а также обращает внимание, что судом первой инстанции не был рассмотрен вопрос о назначении в рамках настоящего дела судебно-технической экспертизы, тогда как без проведения такой экспертизы невозможно сделать однозначный вывод о тождественности технических решений.

По утверждению ответчика, в технической документации (технические условия ТУ 2512-060-00152075-2004 (взамен ТУ 38Л105-015-98) на смеси резиновые N 51-2703, N 51-2703-1 и технические условия ТУ 2512-037-00152075-2002 (взамен ТУ 2512-034-00152075-2002) на резиновые смеси N 51-2709 и N 51-2709-1 не содержится описания и формулы технических решений, тождественных тем, которые защищается патентами истца.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает необоснованным взысканный в пользу истца размер компенсации.

Как полагает институт, обращение общества "Эластис" с настоящим исковым заявлением является злоупотреблением правом, запрет на которое установлен статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку в настоящем случае общество "Эластис" знало о подаче институтом заявки на участие в электронных торгах, однако не уведомило о своих исключительных правах на изобретения, дождавшись заключения институтом договоров на поставку продукции акционерному обществу "Адмиралтейские верфи", с целью предъявления требований о взыскании соответствующей компенсации.

Общество "Эластис" в отзыве не согласилось с доводами, изложенными в кассационной жалобе, полагая, что обжалуемые судебные акты являются законными, а выводы, изложенные в них, основаны на полной и всесторонней оценке представленных в материалы дела доказательств.

Третьи лица отзывы на кассационную жалобу не представили.

Представитель института в судебном заседании доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель общества "Эластис" в судебном заседании против удовлетворения кассационной жалобы возражал.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие их представителей.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Эластис" является обладателем исключительных прав на изобретения по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172, автором которых является Мадеев В.В.

В рамках электронных торгов на поставку акционерному обществу "Адмиралтейские верфи" резины рулонной, проводившихся на Интернет-сайте Fabrikant.ru, 11.03.2015 истцом и ответчиком были поданы заявки на участие в торгах.

Победителем данных торгов был признан ответчик, с которым были заключены договоры от 18.03.2015 N 240-6/15и/214, N 241-6/15и/212, 242-6/15и/213 на поставку резины рулонной.

Общество "Эластис", полагая, что в рамках данных договоров институтом были поставлены изделия, состав которых тождественен техническим решениям по названным патентам, без разрешения на использование изобретений, защищенных этими патентами, чем были нарушены исключительные права общества "Эластис" на соответствующие изобретения, обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с настоящим исковым заявлением.

Институт, в свою очередь, обратился со встречным исковым заявлением к обществу "Эластис" о признании права института на дальнейшее безвозмездное использование тождественных технических решений без расширения объема такого использования (права преждепользования) на изобретения по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172.

Суды первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворяя первоначальный иск и отказывая в удовлетворении встречного иска, исходили из принадлежности обществу "Эластис" исключительных прав на изобретения по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172 и доказанности факта использования защищенных указанными патентами изобретений в продукции, поставленной институтом в рамках договоров от 18.03.2015 N 240-6/15и/214, N 241-6/15и/212 и N 242-6/15и/213.

Снижая размер компенсации за допущенное институтом нарушение исключительных патентных прав общества "Эластис", суды первой и апелляционной инстанции руководствовались принципами разумности и соразмерности компенсации последствиями допущенного нарушения, а также приняли во внимание стоимость продукции по спорным договорам, в связи с чем сочли обоснованной и разумной сумму компенсации за нарушение исключительных прав общества "Эластис" на изобретения в размере 450 000 рублей.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что вступившими в законную силу судебными актами по делам N СИП-583/2015, N СИП-201/2015, N СИП-202/2015 и N СИП-203/2015 установлено авторство Мадеева В.В. в отношении всех спорных изобретений, а работники ответчика лишь оказывали техническое содействие в создании этих изобретений, в связи с чем институтом не доказано создание независимо от автора до даты приоритета изобретений тождественных технических решений.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве не нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 той же статьи предусмотрено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Наличие у общества "Эластис" исключительных прав на изобретения по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172 установлено судами и институтом не оспаривается.

Не отрицаются институтом и факты заключения им с акционерным обществом "Адмиралтейские верфи" договоров поставки от 18.03.2015 N 240-6/15и/214, N 241-6/15и/212 и N 242-6/15и/213 пластин резины рулонной.

Вместе с тем заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судами не исследовался вопрос об использовании в поставленных по вышеназванным договорам изделиях изобретений по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172.

Указанный довод института следует признать заслуживающим внимания в силу следующего.

По смыслу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, для признания изобретения использованным в продукте необходимо установить, что этот продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Из обжалуемого решения суда первой инстанции усматривается, что судом отказано в удовлетворении ходатайства общества "Эластис" о назначении патентно-технической экспертизы, в котором на рассмотрение экспертов предлагался вопрос о совпадении признаков независимых пунктов формул изобретений и признаков, выявленных из технической документации на поставляемую продукцию. Данный отказ мотивирован судом первой инстанции тем, что ответчик не отрицает факт использования им тождественного технического решения до даты приоритета изобретений, что следует из встречного иска.

Между тем из встречного иска усматривается, что институт заявлял о создании им до даты приоритета изобретений по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172 независимо от их автора тождественных технических решений (технических условий на смеси резиновые) и о сделанных им приготовлениях к производству этой продукции.

При этом факт создания до даты приоритета изобретений технических решений, тождественных впоследствии созданным изобретениям, не означает, что изделия, поставленные по договорам от 18.03.2015 N 240-6/15и/214, N 241-6/15и/212 и N 242-6/15и/213, содержат все признаки, включенные в независимые пункты формул изобретений по патентам Российской Федерации N 2232169, N 2232170, N 2232171 и N 2232172, либо признаки, эквивалентные им, поскольку установление этого обстоятельства требует доказывания.

Отказав в назначении патентно-технической экспертизы, суд первой инстанции самостоятельно признаки, содержащиеся в независимых пунктах формул названных изобретений, не выявлял и не устанавливал их наличие в изделиях, поставленных по соответствующим договорам.

При этом из имеющихся в материалах дела доказательств не усматривается, что спорные изделия были изготовлены на основании именно тех технических условий, в отношении которых институт заявлял о тождественности изобретениям.

Так, согласно пункту 4.1 договора от 18.03.2015 N 241-6/15и/212 качество товара должно соответствовать требованиям ТУ 2543-036-00152075-2002, пункту 4.1 договора от 18.03.2015 N 241-6/15и/213 - ТУ 2534-061-00152075-2004, пункту 4.1 договора от 18.03.2015 N 241-6/15и/214 - ТУ 2534-061-00152075-2004.

Из имеющегося в деле акта сверки составов резиновых смесей по техническим условиям и патентам, подписанного институтом, следует, что пластина резиновая рулонная по ТУ 2543-037-00152075-2002 изготовлена из резиновой смеси по ТУ 2512-037-00152075-2002 (взамен ТУ 2512-034-00152075-2002), имеющей одинаковый состав с резиновой смесью по патенту Российской Федерации N 2232171, обладателем которого является общество "Эластис".

Таким образом, институтом признавалась тождественность технического решения, изложенного в ТУ 2512-037-00152075-2002, которые не указаны в спорных договорах поставки, и только одному из патентов общества "Эластис".

Кроме того, следует отметить, что суд первой инстанции, признавая исключительные права на изобретения нарушенными, не уточнил, исключительные права на какие из принадлежащих обществу "Эластис" изобретений незаконно использованы институтом при реализации изделий по конкретным договорам.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Пунктом 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Судом первой инстанции вывод о нарушении институтом исключительных прав на изобретения не мотивирован, в назначении по делу патентно-технической экспертизы отказано необоснованно.

Суд апелляционной инстанции недостатки решения в этой части не устранил, оценку доводам, изложенным в апелляционной жалобе, должным образом не дал.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения первоначального иска подлежит отмене на основании пункта 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из этого и принимая во внимание отсутствие у суда кассационной инстанции полномочий по установлению фактических обстоятельств и оценке имеющихся в деле доказательств, дело на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части первоначального иска подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении первоначального иска суду первой инстанции следует исследовать обстоятельства, связанные с использованием ответчиком принадлежащих истцу изобретений, в том числе установить, содержится ли в поставленных изделиях каждый признак, имеющийся в независимых пунктах формул этих изобретений, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и принять законное и обоснованное решение, а также распределить судебные расходы, в том числе связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Вместе с тем доводы заявителя кассационной жалобы, касающиеся отказа в удовлетворении встречного иска, подлежат отклонению в силу следующего.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в признании за ответчиком права преждепользования в отношении технических решений, тождественных тем, что охраняются по патентам истца, правомерно руководствовались частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Применяя указанную процессуальную норму, суды верно исходили из того, что вопрос авторства технических решений по спорным патентам был разрешен в рамках дел N СИП-583/2015, N СИП-201/2016, N СИП-202/2016 и N СИП-203/2016, в частности, было установлено, что автором этих технических решений являлся Мадеев В.В., а работники института оказывали названному лицу лишь техническую помощь в оформлении необходимой для производства резиновых смесей документации (технических условий), что указывает на отсутствие творческого вклада работников института в разработку спорных технических решений.

При таких обстоятельствах суды по настоящему делу пришли к обоснованному выводу о недоказанности создания институтом до дат приоритета спорных изобретений истца независимо от автора Мадеева В.В. тождественных технических решений, что исключает признание за институтом права преждепользования.

Таким образом, обжалуемые решение и постановление в части отказа в удовлетворении встречного иска подлежат оставлению без изменения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 по делу N А56-26863/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2017 по тому же делу отменить в части удовлетворения первоначального иска.

В этой части дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В остальной части решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 по делу N А56-26863/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2017 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов

Судья

В.А. Химичев