Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 ноября 2017 г. N 04АП-5579/17

г. Чита

20 ноября 2017 г.

Дело N А78-6764/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 02.11.2017.

Полный текст постановления изготовлен 20.11.2017.

Четвёртый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Скажутиной Е.Н.,

судей Капустиной Л.В., Бушуевой Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ивановой К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Петровскнефтепродукт" на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 18 августа 2017 года по делу N А78-6764/2017 по иску Шелл Брендс Интернэшнл АГ (Shell Brands International AG) (Баарерматте, СН-6340 Баар, Швейцария - Вааrernatte, СН- 6340 Baar, Switzerland, индивидуальный номер общества: СНЕ-110.324.462) к обществу с ограниченной ответственностью "Петровскнефтепродукт" (ОГРН 1027501099625, ИНН 7531001654, 673004, Россия, г.Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, ул.Тракторная, 74) об обязании прекратить использование товарного знака, (суд первой инстанции: Е.А.Фадеев),

при участии в судебном заседании:

от истца: Чечель С.А. представитель по доверенности от 01.06.2017,

от ответчика: Викулова Ю.В. представитель по доверенности от 23.11.2016, Шатрова И.Н., представитель по доверенности от 14.08.2017,

установил:

Шелл Брендс Интернэшнл АГ (Shell Brands International AG) обратилось в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Петровскнефтепродукт" об обязании прекратить использование товарного знака по международной регистрации N 833969 и товарного знака по свидетельству РФ N 164330, а также обозначений, сходных с ними до степени смешения, при оказании услуг автозаправочных станций, в том числе удалении указанных товарных знаков и обозначений с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе с вывесок и компонентов (конструктивных элементов) автозаправочных станций; об установлении срока для добровольного исполнения судебного акта продолжительностью 10 календарных дней с даты вступления судебного акта в силу; присуждении в пользу истца на случай неисполнения судебного акта денежных средств в размере 100000,00 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта с даты вступления судебного акта в силу.

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18 августа 2017 года общество с ограниченной ответственностью "Петровскнефтепродукт" обязано прекратить использование товарного знака по международной регистрации N 833969 и товарного знака по свидетельству РФ N 164330, в виде сочетания двух желтых и одной красной полосы, а также обозначений, сходных с ними до степени смешения, при оказании услуг автозаправочных станций, в том числе удалить указанные товарные знаки и обозначения с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе с вывесок и компонентов (конструктивных элементов) автозаправочных станций.

Обществу с ограниченной ответственностью "Петровскнефтепродукт" установлен срок для добровольного исполнения судебного акта продолжительностью 45 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения судебного акта в установленный срок производить взыскание с общества с ограниченной ответственностью "Петровскнефтепродукт" в пользу Шелл Брендс Интернэшнл АГ неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки.

В удовлетворении остальной части иска отказано. Распределены судебные расходы.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился с апелляционной жалобой. Считает, что решение суда первой инстанции противоречит нормам действующего процессуального законодательства, судом не выяснены все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, не рассмотрены в полном объеме доводы и возражения лиц, участвующих в деле, изложенные в решении выводы не соответствуют обстоятельства дела. Полагает, что в соответствии с правилами ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Считает, что обстоятельства регистрации цветов в качестве товарных знаков должны быть выяснены, поскольку сам по себе цвет не способен осуществлять индивидуализирующую функцию. Не доказан факт использования ответчиком товарного знака истца, доказано, что оформление АЗС не совпадает и не идентично с товарными знаками истца. Истец, используя свое монопольное право на 30 процентов цветов радуги, нарушает права и законные интересы других операторов рынка, которые используют в оформлении желтый и красный цвета. Суд при вынесении решения неправомерно вышел за пределы исковых требований истца, не оценил надлежащим образом доводы о том, что ответчик начал использование спорных товарных знаков на своих АЗС до их регистрации истцом. Не учтены судом доводы, что предприятие, являющееся фактически градообразующим в нескольких районах Забайкальского края, находится в тяжелом Финансовом положении. Просит решение суда отменить.

Истец представил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал требования апелляционной жалобы, сослался на изложенные в ней доводы.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы не признал, сослался на основания, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Ответчик заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатенте) возражений против предоставления правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации N 833969, и товарному знаку по свидетельству РФ N 164330.

Истец представил возражения относительно заявленного ответчиком ходатайства.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения ходатайства ООО "Петровскнефтепродукт" по следующим основаниям.

Обязательные основания приостановления производства по делу предусмотрены ст. 143 АПК РФ и в указанном перечне оснований отсутствует обязанность суда приостанавливать производство по делу в связи с рассмотрением административных дел, в том числе в Палате по патентным спорам.

Согласно п. 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны объекта интеллектуальной собственности не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот патент.

Само по себе рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны изобретению в силу ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательным основанием приостановления производства по делу. Производство по делу может быть приостановлено применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на изобретение, охраняемое патентом, до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом.

В рассматриваемом случае ответчиком не представлено доказательств невозможности рассмотрения судом дела о нарушении прав на товарный знак до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом.

При этом принятое после вынесения оспариваемого судебного акта решение Палаты по патентным спорам о признании недействительной правовой охраны соответствующего товарного знака в силу ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей пределы и полномочия апелляционной инстанции.

По делу установлено, что компания "Шелл Брэндс Интернэшнл АГ" (Shell Brands International AG) (далее - "Истец") является правообладателем следующих товарных знаков (знаков обслуживания):

-товарный знак по международной регистрации N 833969, состоящий из сочетаний желтого и красного цветов для различных компонентов автозаправочных станций, в том числе в виде двух желтых и одной красной полосы для навеса (крыши) над топливно- раздаточными колонками АЗС и сочетания желтого и красного цветов для топливно- раздаточных колонок АЗС, зарегистрированный для товаров 4 класса МКТУ, включая топливо, и услуг 35 и 37 класса МКТУ, включая услуги станций технического обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание);

-товарный знак по свидетельству РФ N 164330, состоящий из сочетания желтого и красного цветов в виде двух желтых и одной красной полосы, зарегистрированный для товаров 4 класса МКТУ, включая топливо, и услуг 37 класса МКТУ, включая услуги автозаправочных станций для транспортных средств.

В выдержке из Международного реестра знаков, опубликованного на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/romarin.) и свидетельстве о продлении срока действия товарного знака N 833969 указано, что текущим владельцем товарного знака N 833969 является истец.

В качестве предшествующего владельца в выписке указана компания (SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED).

В свидетельстве о продлении регистрации товарного знака N 164330 указано, что текущим владельцем товарного знака N 164330 является Истец. Согласно информации с официального сайта ФГБУ "Федеральный институт промышленной (собственности" (httр: //www1.fips.ru/wps/pоrtal/Regislers/) договор уступки товарного знака N 164330 от компании "Шелл Интернейшнл Петролиум Компани Лимитед" в адрес Истца был зарегистрирован.

Сочетания желтого и красного цветов, в том числе в виде двух желтых и одной красной полосы, являются фирменной символикой АЗС "Shell".

Истцу стало известно, что ООО "Петровскнефтепродукт" нарушает его исключительные права на товарные знаки, в частности, оказывает на территории Забайкальского края услуги автозаправочных станций с использованием обозначений, тождественных и сходных до степени смешения с товарными Знаками, которые, в частности, размещены на компонентах (конструктивных элементах) автозаправочных станций.

Навесы (крыши) над топливно-раздаточными колонками АЗС ответчика, а также верхние части фасадов павильонов АЗС ответчика раскрашены в сочетании желтого и красного цветов в виде двух желтых и одной красной полосы. Эти обозначения тождественны товарным знакам. Топливно-раздаточные колонки АЗС ответчика раскрашены в сочетание желтого и красного цветов. Такие обозначения сходны до степени смешения с товарными знаками истца. Внешний вид АЗС ответчика в целом сходен до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 833969.

Полагая, что деятельность ответчика нарушает интеллектуальные права на использование товарных знаков, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, принимая вышеприведенное решение, пришел к выводам о том, что оформление топливно-раздаточных колонок АЗС ответчика в красно-желтом цвете, хотя и не тождественно товарному знаку N 164330, однако, в силу использования тех же самых цветов создает вероятность смешения. Оформление фасадов павильонов АЗС Ответчика в красно-желтом цвете, хотя и не тождественно товарному знаку N 833969, однако, в силу использования тех же самых цветов создает вероятность смешения.

Судебный акт принят со ссылками на положения статей 1229, 1447, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для иных выводов. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ). Правила кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу подпунктов 1, 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Кроме того, по смыслу п. 3 ст. 1484 ГК РФ истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение, для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 г. по делу N А45-6990/2010).

Судами установлено, что Товарный знак по свидетельству РФ N 164330 был зарегистрирован 15.05.1998 г. и имеет приоритет с 24.09.1996 г. Товарный знак N 833969 был зарегистрирован 12.05.2004 г. и имеет приоритет с 16.07.2002 г.

Согласно сведений выдержки из Международного реестра знаков, опубликованного на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/romarin) и свидетельстве о продлении срока действия товарного знака N 833969, текущим владельцем товарного знака N 833969 является истец. В качестве предшествующего владельца в выписке указана компания (SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED). В свидетельстве о продлении регистрации товарного знака N 164330 указано, что текущим владельцем товарного знака N 164330 является истец.

Согласно информации с официального сайта ФГБУ "Федеральный институт промышленной (собственности" (httр: //www1.fips.ru/wps/pоrtal/Regislers/) договор уступки товарного знака N 164330 истцу компанией "Шелл Интернейшнл Петролиум Компани Лимитед" был зарегистрирован.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции обоснованно отклонены доводы ответчика о том, что он начал использование спорных товарных знаков до их регистрации истцом (договоры на изготовление комплектующих с 2002 по 2005 г.г.), а сочетания желтого и красного цветов, в том числе в виде двух желтых и одной красной полосы, являются фирменной символикой истца.

Согласно нотариальным протоколам (л.д. 64-65-, 88-89, 111-112 т.) ответчик в своей деятельности при продаже ГСМ использует фирменные цвета истца, в том числе при оформлении автозаправочных станций и топливоразадточных колонок. При этом, товарным знаком N 164330 указанное сочетание цветов зарегистрировано в целом для данного вида услуг, товарным знаком N 833969 сочетания цветов зарегистрированы применительно к отдельным компонентам АЗС и внешнему виду АЗС в целом.

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как отмечено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует.

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций).

В рассматриваемом случае сходство определяется посредством непосредственного восприятия со стороны рядового потребителя, пользующегося соответствующими услугами.

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, отраженной в постановлении от 17.04.2012 г. N 16577/11, если нарушителем используется обозначение, тождественное товарному знаку, одновременное использование нарушителем иных обозначений не устраняет незаконного использования товарного знака и не имеет значения для констатации факта нарушения.

С учетом изложенного, является верным вывод суда первой инстанции о том, что совместное использование товарных знаков истца с наименованием ответчика "ПЕТРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" не имеет правового значения при рассмотрении настоящего спора.

Равно как и не имеет правового значения факт отсутствия АЗС истца в пределах определенного расстояния от АЗС ответчика и оформление ряда АЗС истца в ином цветовом сочетании, в том числе с использованием фирменного товарного знака "ракушка", торговля смазочными материалами истца.

Применив приведенные выше критерии оценки сходства до степени смешения, на основании проведенного анализа представленных сторонами доказательств, апелляционный суд, соглашается с выводами суда первой инстанции и отмечает, что навесы (крыши) над топливо-раздаточными колонками АЗС ответчика, а также верхние части фасадов павильонов АЗС ответчика раскрашены в сочетании желтого и красного цветов в виде двух желтых и одной красной полосы. Эти обозначения тождественны товарным знакам N 164330 и N 833969. Кроме того, топливно-раздаточные колонки АЗС ответчика раскрашены в сочетание желтого и красного цветов. Такие обозначения сходны до степени смешения с указанными товарными знаками. Внешний вид АЗС ответчика в целом сходен до степени смешения с товарным знаком N 833969.

Следует отметить, что форма (конфигурация) или очертание АЗС ответчика и ее компонентов не имеет значения для нарушения прав истца на товарный знак N 833969, т.к. данным товарным знаком защищена не форма АЗС и ее компонентов, а их цветовое оформление.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Применительно к данному законоположению, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об обязании ответчика устранить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки.

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований также подлежат отклонению, поскольку, суд, указав в резолютивной части решения на прекращение использования товарных знаков в виде сочетания двух желтых и одной красной полосы, а также обозначений, сходных с ними до степени смешения, при оказании услуг автозаправочных станций, лишь конкретизировал внешний вид товарных знаков.

Доводы жалобы о затруднительности оформления АЗС в течение 45 дней после вступления в законную силу решения суда, а также о несоразмерности установленной судом неустойки на случай несвоевременного исполнения решения суда, отклоняются апелляционным судом, поскольку признаны судом соразмерными.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, указанные в апелляционной жалобе, не свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм права и сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Юридически значимые обстоятельства по настоящему делу правильно установлены судом первой инстанции в результате надлежащей оценки всех представленных в дело доказательств в их взаимной связи и совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем указано в мотивировочной части настоящего постановления. Иных доказательств, опровергающих установленные обстоятельства, ответчиком в материалы дела не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее подателя.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 18 августа 2017 года по делу N А78-6764/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий

Е.Н. Скажутина

Судьи

Е.М. Бушуева Л.В. Капустина