Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2017 г. N 09АП-56693/17

г. Москва

06 декабря 2017 г.

Дело N А40-36719/17

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 декабря 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В.Пирожкова,

судей А.И. Трубицына, О.Г. Головкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Момот И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Компании Форианелли Трэйдинг на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2017 года, определение от 12 октября 2017 года и ООО "Йодные технологии и маркетинг" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2017 года, по делу N А40-36719/2017, принятое судьей А.В. Мищенко, по иску Компания Форианелли Трэйдинг (регистрационный номер 327363, Спиру Киприану, 84,4004, Лимассол, Кипр) к ООО "Йодные технологии и маркетинг" (ОГРН 1027700450337), третьи лица: 1. ООО "Власта" (ОГРН 1053600122839), 2. ООО "Власта Фарма" (ОГРН 1123668009300), 3. ООО "Аптека от Склада-Урал" (ОГРН 1145958002706), 4. ООО "Аптека от Склада-Запад" (ОГРН 1145958061226), 5. ООО "Продуктсервис" (ОГРН 1047796332022), 6. ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (1127746314112)

о взыскании 17 902 080 рублей компенсации, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об изъятии из оборота и уничтожении оборудования и иных средств,

при участии в судебном заседании:

от истца: Семенов А.В. (доверенность от 11.01.2017)

от ответчика: Хабаров И.А. (доверенность от 26.09.2017)

от третьих лиц: ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" - Душин А.А. (доверенность от 02.03.2016)

УСТАНОВИЛ:

Компания Форианелли Трейдинг обратилась с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" о взыскании 17 902 080 руб. компенсации, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об изъятии из оборота и уничтожении оборудования и иных средств.

Решением от 22 сентября 2017 года по делу N А40-36719/2017 Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "Йодные технологии и маркетинг" в пользу Компании Форианелли Трейдинг 4 344 192 руб. компенсации.

Определением от 12 октября 2017 года по настоящему делу Арбитражный суд города Москвы по ходатайству истца исправил опечатку в мотивировочной части решения от 22 сентября 2017 года на странице 6 решения, четвертый абзац снизу: вместо "72,42 руб." считать правильным "75,42 руб."; а также арифметическую ошибку в резолютивной части решения в абзаце 3 страницы 6: вместо "4 344 192 руб." считать правильным "8 688 384 руб."

Не согласившись с принятым решением и определением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции в редакции определения изменить, заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

В свою очередь, ответчик также не согласившись с принятым решением, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

Представители истца и ответчика в судебном заседании доводы апелляционных жалоб поддержали в полном объеме.

Представитель третьего лица против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, поддержал позицию истца.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционных жалоб, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого определения суда первой инстанции и полагает возможным изменить решение суда первой инстанции в части размера компенсации подлежащей взысканию с ответчика исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 (том 1 л.д. 14-15, том 2 л.д. 104), зарегистрированным 26.11.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активных добавок к пище (БАД).

В ходе мониторинга рынка по поручению истца были осуществлены контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Колыбельные" в следующих организациях:

- ООО "Власта": ИНН 3666121878, ОГРН 1053600122839; 394036, Воронежская

область, г. Воронеж, ул. Чайковского д. 3;

- ООО "ВЛАСТА ФАРМА": ИНН 3666177197, ОГРН 1123668009300; 394000,

Воронежская область, г. Воронеж, Проспект Революции д. 4 офис 2;

- ООО "Аптека от склада - Урал": ИНН 5908996650, ОГРН 1145958002706;

614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 43;

- ООО "Аптека от склада - Запад": ИНН 5908999636, ОГРН 1145958061226;

614109, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 55/1.

Производителем спорной продукции, маркированной словесным обозначением

"БАЮ-БАЙ", является ООО "Йодные технологии и маркетинг", расположенное по

адресу 249717, Россия, Калужская обл., Козельский р-н, с Фроловское.

Согласно товарному чеку ООО "Власта" N 2200004348 от 21.03.2016 (том 1 л.д. 98-99) цена спорного товара составила 159.18 рублей за шт.

Согласно товарному чеку ООО "Власта Фарма" N 600016493 от 21.03.2016 (том 1 л.д. 104-105) цена спорного товара составила 155.50 рублей за шт.

Согласно товарному чеку ООО "Аптека от склада-Урал" N 9168 от 20.10.2016 (том 1 л.д. 110) цена спорного товара составила 155.39 рублей за шт.

Согласно товарному чеку ООО "Аптека от склада-Запад" N 001184 от 25.10.2016 (том 1 л.д. 116) цена спорного товара составила 155.40 рублей за шт.Факт производства ответчиком биологически активной добавки "БАЮ-БАЙ. Капли колыбельные" в количестве 57 600 штук подтверждается паспортом качества N 92, размещенном на фирменном бланке производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг", подписанным начальником ОКК общества "Йодные технологии и маркетинг" С.К.Любимовой и химиком-аналитиком контрольно-аналитической лаборатории Н.В. Барышевой (том 1 л.д.100-101, 106-107, 112-113, 118-119), копии которого были приложены к каждому из 4-х закупленных по поручению истца спорных товаров.

На произведённой ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг" продукции размещено обозначение "БАЮ-БАЙ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696, что подтверждается: образцами упаковки товара, на которой присутствует обозначение "БАЮ-БАЙ", а также указанием на изготовителя: "ООО "Йодные технологии и маркетинг", Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское".

В документации производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг", сопровождающей при продаже контрафактную продукцию, а именно паспорте качества N 92, так же используется обозначение "БАЮ-БАЙ" сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696.

Товар, произведенный ООО "Йодные технологии и маркетинг", согласно свидетельству о государственной регистрации БАД "Капли. "Колыбельные" от 28.11.2014 г. N RU.77.99.11.003.Е.011434.11.14, а по паспорту качества N 92, называемый БАД "БАЮ-БАЙ. Капли Колыбельные", является биологически активной добавкой к пище (БАД).

Товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 так же зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активных добавок к пище (БАД).

Согласно пункту 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом разъяснений в пункте 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", и п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322, суд первой инстанции правомерно счел возможным возникновение у потребителя представления о принадлежности биологически активных добавок к пище "БАЮ-БАЙ", производимых лицензиатом истца, и БАД "Капли. Колыбельные", производимых ответчиком, к одному производителю.

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что произведенные ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг" биологически активные добавки к пище из партии с паспортом качества N 92, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации биологически активной добавки к пище "Капли "Колыбельные" N RU.77.99.11.003.Е011434.11.14 от 28.11.2014, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696, являются контрафактными.

Вместе с тем, в отсутствие сведений о месте нахождения товара, оборудования, его количестве, иных идентифицирующих признаков, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворения иска в части изъятия из оборота и уничтожения контрафактного товара, изъятия из оборота и уничтожении оборудования и иных средств в связи с тем, что указанное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение, иначе в случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной ко взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции счел определенный истцом размер компенсации в размере 17 902 080 руб. не соответствующим степени вины нарушителя, и удовлетворил заявленные требования в части 8 688 384 руб. из расчета (57 600 шт. х 75,42 руб.) х2.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным размером компенсации исходя из следующего.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 11 Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование исковых требований истец ссылался на нарушение исключительного права на один товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696, а не на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

Кроме того, согласно правой позиции, изложенной в пункте 35 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, совершение нескольких последовательных сделок купли-продажи товара, оформленных отдельными чеками, признается одним правонарушением.

Таким образом, при рассмотрении требования о взыскании компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, закон не устанавливает право суда по самостоятельному определению суммы компенсации, а дает суду в исключительных обстоятельствах право на ее снижение ниже низшего предела, установленного абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, апелляционный суд полагает, что в рассматриваемом случае у суда первой инстанции оснований не имелось, в связи с чем, требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 17 902 080 руб. подлежат удовлетворению.

Принимая во внимание указанное выше, апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба истца подлежит частичному удовлетворению, решение арбитражного суда - изменению, определение об исправлении опечатки от 12 октября 2017 года по настоящему делу - отмене.

Доводы апелляционной жалобы ответчика были предметом исследования в суде первой инстанции, им была дана надлежащая правовая оценка с учетом имеющихся в материалах дела доказательств. Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства.

Исходя из изложенного, судом первой инстанции дана надлежащая оценка обстоятельствам дела и у судебной коллегии не имеется оснований для их переоценки, апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 сентября 2017 года по делу N А40-36719/2017 изменить в части взыскания компенсации.

Взыскать с ООО "Йодные технологии и маркетинг" в пользу Компания Форианелли Трэйдинг компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак 17 902 080 рублей, в возмещение расходов по оплате госпошлины 3000 руб.

Взыскать с ООО "Йодные технологии и маркетинг" в федеральный бюджет госпошлину в размере 112 510 рублей.

Взыскать с Компании Форианелли Трэйдинг в федеральный бюджет госпошлину в размере 12 000 руб.

В остальной части решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Йодные технологии и маркетинг" - без удовлетворения.

Определение Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2017 года отменить.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Г. Головкина А.И. Трубицын