Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12 января 2018 г. N 02АП-8753/17

г. Киров

12 января 2018 г.

Дело N А31-3372/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 января 2018 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судей Малых Е.Г., Тетервака А.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бочаровой М.М.,

без участия в судебном заседании представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь"

на решение Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2017 по делу N А31-3372/2017, принятое судом в составе судьи Семенова А.И.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ИНН: 7717673901, ОГРН: 1107746373536)

к индивидуальному предпринимателю Хапак Ирине Алексеевне (ИНН: 440100608208, ОГРН: 305440115900110)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (далее -ООО "Маша и Медведь", Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к индивидуальному предпринимателю Хапак Ирине Алексеевне (далее - Предприниматель, ответчик) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение следующих исключительных прав, в том числе по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 505856, N 505857 и N 505916, на персонажей "Маша" и "Медведь" аудиовизуального произведения "Первая встреча" в сумме 20 000 руб.; 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины и судебных издержек в сумме 494 руб. 31 коп.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2017 исковые требования удовлетворены в сумме 4000 руб. компенсации, 160 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 494 руб. 31 коп. судебных издержек, в удовлетворении остальной части требований отказано.

ООО "Маша и Медведь" с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит изменить решение в части размера взысканной компенсации, удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что снижение размера компенсации на основании низкой стоимости товара не может быть основанием для снижения размера взыскиваемой компенсации. Снижение размера компенсации на основании отсутствия доказательств наступления негативных последствий также нельзя считать правомерным. Ответчиком не доказано совершение им нарушения впервые, а использование объектов интеллектуальной собственности истца не является существенной частью его предпринимательской деятельности и не носит грубый характер.

До принятия постановления от истца поступило ходатайство об отказе от иска в части требования о взыскании компенсации за нарушение прав на персонаж "Медведь" и на товарный знак N 505916, с учетом которого истец просит взыскать с ответчика 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Маша", 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Медведь", 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж аудиовизуального произведения "Маша", судебные расходы по делу, в том числе 5000 рублей расходов по государственной пошлине, 150 рублей стоимости товара, 200 рублей расходов по получению выписки, 144 рубля 31 копейку почтовых расходов.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Заявленный истцом частичный отказ от иска судом апелляционной инстанции рассмотрен и принят, поскольку он не противоречит действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы третьих лиц, совершен уполномоченным представителем. Производство по делу в указанной части подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ИП Хапак И.А. отзыв на апелляционную жалобу не представила.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Костромской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на товарный знак в виде стилизованного цветного изображения "Маша", что подтверждается свидетельством на товарный знак N 505856. Правовая охрана вышеуказанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров следующих классов МКТУ: 03, 05, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41.

Также истцу принадлежат исключительные права на товарный знак в виде стилизованного цветного изображения "Медведь" в отношении товаров 03, 05, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 505857.

Также Обществу принадлежат исключительные права на аудиовизуальное произведение "Первая встреча", в подтверждение чего в материалы дела представлены: договор об отчуждении исключительного права N 010601 -МиМ от 08.06.2010 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение (сериал "Маша и Медведь") между обществом с ограниченной ответственностью Студия "Анимаккорд" (правообладатель) и ООО "Маша и Медведь" (приобретатель); трудовой договор N6 от 03.03.2008 между режиссером-постановщиком Червяцовым Д.А. и ООО Студия "Анимаккорд"; служебное задание N 1/МиМ-С1 от 12.05.2008 между режиссером-постановщиком Червяцовым Д.А. и ООО Студия "Анимаккорд"; договор авторского заказа NОК-2/2008 от 01.04.2008 между автором-исполнителем Кузовковым О.Г. и ООО Студия "Анимаккорд" (заказчик); договором авторского заказа NАД 4/2008 между ООО Студия "Анимаккорд" (заказчик) и Богатыревым В.В. (автор).

Как указывает истец, 12.08.2014 в торговой точке Предпринимателя, расположенной по адресу: Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 77, магазин "Пчелка" предлагался к продаже и был приобретен товар (головной убор - кепка) с изображениями персонажей детского мультипликационного сериала "Маша и Медведь", а также принадлежащих истцу товарных знаков.

В подтверждение факта покупки указанного товара в материалы дела представлены: товарный чек, в котором содержатся сведения о продавце и его идентификационном номере налогоплательщика, наименование товара, его количество и стоимость покупки; товар с изображением персонажей мультфильма, приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства; диск формата DVD-R, содержащий видеозапись процесса реализации товара.

Ссылаясь на то, что продажей спорного товара ответчиком были нарушены исключительные права, принадлежащие истцу, а в претензионном порядке спор не урегулирован, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1263 ГК РФ аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ кодекса аудиовизуальные произведения относятся к объектам авторских прав.

Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают вышеназванным требованиям (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1263 ГК РФ авторами аудиовизуального произведения являются: 1) режиссер-постановщик; 2) автор сценария; 3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения. Права изготовителя аудиовизуального произведения, то есть лица, организовавшего создание такого произведения (продюсера), определяются в соответствии со статьей 1240 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1240 ГК РФ, лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (в том числе аудиовизуального произведения), приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 3 названной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Аналогичный стандарт распределения бремени доказывания имеющих значение для дела обстоятельств действует и в отношении защиты исключительных прав на товарные знаки.

Ответчиком не представлены в материалы дела доказательства, свидетельствующие о правомерности реализации им товара, содержащего изображения идентичные персонажам аудиовизуального произведения, и изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Исследовав представленное вещественное доказательство - кепку, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о визуальном сходстве и возможности ассоциации в глазах потребителя размещенных на ней рисунков, как с частями аудиовизуального произведения, так и товарными знаками истца, поскольку имеет место совпадение графических изображений, расположения отдельных частей персонажей, цветовой гаммы.

Положениями статьи 1252 ГК РФ определено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления соответствующего требования; для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образом, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ, однако, такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

В соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Следовательно, при рассмотрении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав для определения разумного и справедливого размера компенсации подлежат оценке представленные в подтверждение наличия оснований для уменьшения размера компенсации ниже установленного законом, представленные ответчиком доказательства (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)).

Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела Предпринимателем не представлялись в суд доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих названным выше критериям.

Так, из заявления ответчика о снижении компенсации (л.д.40, 53) усматривается, что Предприниматель просит суд учесть баланс интересов сторон, поскольку полагает, что заявленная компенсация явно несоразмерна последствия нарушения прав.

Иных обстоятельств, по смыслу Постановления от 13.12.2016 N 28-П являющихся основанием для вывода о наличии оснований для размера заявленной к взысканию компенсации, ответчик не приводит.

Таким образом, вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ Предпринимателем не доказано наличие оснований, для снижения размера компенсации ниже установленного законом минимального размера, поскольку превышение возможных убытков истца над размером компенсации не доказано ответчиком.

Кроме того, следует признать обоснованными доводы истца о неоднократности допущенных ответчиком нарушений исключительных прав, поскольку из картотеки арбитражных дел усматривается, что правонарушение совершено Предпринимателем не впервые (дело N А31-13454/2014).

Также апелляционный суд отмечает, что ответчик не указывал и не представлял доказательств того, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцу, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер.

Следовательно, с учетом доказанности факт нарушения ответчиком исключительных прав, принадлежащих истцу, требования о взыскании компенсации подлежит удовлетворению в заявленной истцом сумме 30 000 рублей.

На основании изложенного выше, решение суда подлежит изменению в связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела, требования истца подлежат удовлетворению в сумме 30 000 рублей компенсации.

В части отнесения судом первой инстанции на ответчика судебных издержек по оплате выписки из реестра в отношении Предпринимателя, почтовых расходов, расходов на приобретение товара, решение суда первой инстанции предметом апелляционного пересмотра не является ввиду отсутствия соответствующих доводов сторон (часть 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с частичным отказом истца от заявленных требований, излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 800 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при обращении в суд первой и апелляционной инстанций, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, подлежат взысканию с ответчика в сумме 4200 рублей.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 49, 150, 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ истца от исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Маша и Медведь" по свидетельству N 505916, а также за нарушение исключительных прав на персонаж "Медведь".

В указанной части решение Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2017 по делу N А31-3372/2017 отменить, производство по делу прекратить.

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2017 по делу N А31-3372/2017 изменить в части размера взысканной компенсации и расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Хапак Ирины Алексеевны (ИНН: 440100608208, ОГРН: 305440115900110) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ИНН: 7717673901, ОГРН: 1107746373536) 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек компенсации, 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части решение Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2017 по делу N А31-3372/2017 оставить без изменения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ИНН: 7717673901, ОГРН: 1107746373536) из федерального бюджета 800 (восемьсот) рублей 00 копеек государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 09.12.2016 N 991. Выдать справку на возврат.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Костромской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

А.Б. Савельев

Судьи

Е.Г. Малых А.В. Тетервак