Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2018 г. N 09АП-65997/17

г. Москва

22 января 2018 г.

Дело N А40-90739/17

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей В.Р. Валиева, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тетериным Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ИП Карлюк А.Е.

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 октября 2017 года по делу N А40-90739/17, принятое судьей О.В. Козленковой

по иску Улисс Нардан С. А.

к ООО "Производственный центр Евразия XXI", ИП Карлюк А.Е.

третье лицо: Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный центр"

о защите исключительных прав на товарный знак, солидарном взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Шмырин Д.П. (доверенность от 18.09.2015 г.), Гурдина А.С. (доверенность от 18.09.2015 г.)

от ответчика ИП Карлюк А.Е.: Абдулов А.И. (доверенность от 10.01.2018 г.), ИП Карлюк А.Е. - лично (паспорт)

от ответчика ООО "Производственный центр Евразия XXI": не явился, извещен

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Компания Улисс Нардан С.А. (акционерное общество "Мануфактура и фабрика часов и хронометров Улисс Нардан Ле Локль С.А.") (Швейцарская Конфедерация) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Производственный центр Евразия XXI", индивидуальному предпринимателю Карлюку Анатолию Евгеньевичу (далее - ответчики) о защите исключительных прав на товарный знак, солидарном взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей, судебных издержек по нотариальному заверению доказательств в размере 50 435 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 24.10.2017 исковые требования удовлетворены.

ИП Карлюк А.Е. не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2017 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 15.01.2018.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 15.01.2018 ИП Карлюк А.Е. доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

ООО "Производственный центр Евразия XXI", третье лицо своих представителей не направили, извещены надлежащим образом.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителя ООО "Производственный центр Евразия XXI, третьего лица по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя истца и ответчика ИП Карлюка А.Е, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2017 на основании следующего.

Как следует из материалов дела и устанровлено судом первой инстанции, Улисс Нардан С.А. (акционерное общество "Мануфактура и фабрика часов и хронометров Улисс Нардан Ле Локль С.А.") (Швейцарская Конфедерация), является всемирно известным производителем часов и обладателем исключительных прав на охраняемый на территории Российской Федерации товарный знак ULYSSE NARDIN (N 197476), дата регистрации - 24.12.1956, в отношении товаров 14 класса МКТУ (части всех видов изделий часовой промышленности и их компоненты).

Истцу стало известно, что регистратором доменных имен (третьим лицом), АО "РСИЦ", в сети "Интернет" были зарегистрированы доменные имена:

- kopii.ru (зарегистрировано 06.07.2004), за которым закреплен веб-сайт Интернет-магазина копий швейцарских часов "KOPII.RU" (далее - "Веб-сайт 1").

- swisstimeclub.ru (зарегистрировано 09.03.2006), за которым закреплен веб-сайт Интернет-магазина часов "SWISSTIMECLUB" (далее - "Веб-сайт 2", совместно с Веб-сайтом 1 - "Веб-сайты").

Веб-сайты используются обществом с ограниченной ответственностью "Производственный центр Евразия ХХI" (далее - "Ответчик 1") для рекламы, предложения к продаже и реализации копий часов известных мировых брендов (страница 7 приложения N 2 к протоколу нотариального осмотра от 27.01.2017, страница 43 протокола нотариального осмотра от 11.04.2017).

При этом Ответчиком 1 открыто признается факт реализации не оригинальной, поддельной продукции. На это указывают, среди прочего: использование в доменном имени и названии Веб-сайта 1 набранного латиницей слова "копия" в форме множественного числа, имеющего согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова значение "точное воспроизведение чего-нибудь"; заголовок главной страницы Веб-сайта 1: "Копии швейцарских часов, купить часы известных марок | интернет магазин копий часов kopii.ru"; и иные текстовые материалы Веб-сайта 1 ("Качество копий часов", "10 преимуществ копий перед оригиналами", "Качественные копии швейцарских часов. Зачем платить больше?", (стр. 9-10 Приложения N 11) и т.д.). На Веб-сайте 2 предусмотрена возможность при просмотре каталога предлагаемых к продаже часов выбрать способ отображения "Только копии" (стр. 21 Приложения N12).

В соответствии с информацией, размещенной на Веб-сайте 1 и актуальной на 31.03.2017, в ассортименте магазина представлено 11 268 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь) моделей часов 80 брендов (стр. 1, 2 Приложения N 13), из них по состоянию на 31.03.2017 711 (семьсот одиннадцать) моделей часов, маркированных Товарным знаком (стр. 3 Приложения N 13).

В соответствии с информацией, размещенной на Веб-сайте 2 и актуальной на 24.04.2017, в ассортименте магазина представлено 99 928 (девяносто девять тысяч девятьсот двадцать восемь) моделей 556 брендов (Приложение N 14), из них по состоянию на 11.04.2017 1 270 (одна тысяча двести семьдесят) моделей часов маркированы Товарным знаком, 711 (семьсот одиннадцать) из которых обозначены как "копии" (стр. 11, 41 Приложения N 12).

Следовательно, на Веб-сайтах Ответчиком 1 предлагается к продаже в общей сложности 1 981 (одна тысяча девятьсот восемьдесят одна) модель часов, маркированных Товарным знаком.

Длящийся характер нарушения - не менее чем с 05.02.2005 на Веб-сайте 1 и не менее чем с 25.02.2009 на Веб-сайте 2, подтверждается данными независимого сервиса Internet Archive Wayback Machine (archive.org), отслеживающего историю содержания Интернет-ресурсов (стр. 22-27 Приложения N 11; Приложение N 15).

Возможность использования данных сервиса Internet Archive Wayback Machine (archive.org) для подтверждения имеющих юридическое значение фактов признается судебной практикой: Решение СИП от 25.02.2016 по делу N СИП-612/2015 и иные.

В соответствии с сообщениями третьего лица от 16.02.2017 N 501-С, и N 4683-С от 19.12.2016, администратором доменного имени kopii.ru с 01.10.2007 и доменного имени swisstimeclub.ru с неустановленной даты является Карлюк Анатолий Евгеньевич (далее - "Ответчик 2"), являющийся, в соответствии с данными ЕГРИП, зарегистрированным индивидуальным предпринимателем.

Истцу также стало известно о функционировании доменов третьего уровня: ulysse-nardin.kopii.ru и ulysse-nardin.swisstimeclub.ru, используемых Ответчиком 1 для рекламы, предложения к продаже и реализации наручных часов, маркированных Товарным знаком Истца, в рамках каждого из Веб-сайтов соответственно. Регистратором доменов третьих уровней является администратор соответствующего домена второго уровня, т.е. Ответчик 2.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд считает, что используемые Ответчиками доменные имена третьего уровня ulysse-nardin.kopii.ru и ulysse-nardin.swisstimeclub.ru являются сходными до степени смешения с Товарным знаком Истца.

В соответствии с утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, обозначения считаются тождественным, если они совпадают во всех элементах; сходным до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Используемое в рассматриваемых доменных именах обозначение "ulysse-nardin" ("улисс нардан") и Товарный знак "Ulysse Nardin" ("улисс нардан") являются фонетически тождественными.

Таким образом, по визуальному и фонетическому признакам доменные имена третьего уровня ulysse-nardin.kopii.ru и ulysse-nardin.swisstimeclub.ru являются сходными до степени смешения с Товарным знаком Истца, т.е. в целом ассоциируются с Товарным знаком; при прочтении доменных имен складывается твердое убеждение об их тесной связи с Товарным знаком.

Используя доменные имена ulysse-nardin.kopii.ru и ulysse-nardin.swisstimeclub.ru, Ответчики намеренно привлекают с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свои Веб-сайты путем создания сходства с Товарным знаком Истца. Указанные доменные имена не связаны с фирменными наименованиями Ответчиков, их товарными знаками и/или законной предпринимательской деятельностью, вследствие чего они не имеют каких-либо законных прав и интересов в отношении указанных доменных имен.

В связи с вышеуказанным, действия Ответчика 2 по регистрации вышеперечисленных доменных имен третьего уровня квалифицируются в качестве недобросовестных в соответствии со статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и параграфом 4 Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами (UDRP), одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) и подлежащей к применению судами в соответствии со Справкой по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года N СП-21/4.

Возможность признания недобросовестной конкуренцией действий по регистрации доменных имен, схожих до степени смешения с чужими товарными знаками, широко признается судебной практикой: Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N 5560/08; Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 N 18012/10; Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 по делу N А41-22989/10; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2011 по делу N А40-4523/11-19-36.

27.01.2017 нотариусом г. Москвы Кадейкиным А.А. был произведен осмотр товара "Часы Ulysse Nardin San Marco Cloisone", приобретенного на Веб-сайте 1 27.01.2017 (Приложение N 18).

Согласно заключению сертифицированного специалиста ООО "Улисс Нардан" Йонаса Жигона от 08.02.2017 (Приложение N 19), указанный товар содержит следующие признаки контрафактности: 1) изображение корабля воспроизведено не точно; 2) изображение корабля выполнено не в цвете и в другой технике; 3) не соответствующая оригиналу форма заводной головки; 4) отличающийся от оригинала цвет циферблата; 5) не соответствующая оригиналу форма стрелок; 6) не оригинальный раскладывающийся бакл.

При этом, розничная стоимость оригинального товара указанной модели на территории РФ составляет 3 360 000 рублей, в то время как цена товара на Веб-сайте - 4 990 рублей.

На товарном чеке и гарантийном талоне, прилагавшимся к часам, приобретенным на Веб-сайте 1, продавцом проставлены печати с обозначением "SwissTimeClub", что является дополнительным указанием на координированный характер деятельности Ответчиков, осуществляемой посредством обоих Веб-сайтов.

Суд первой инстанции правомерно посчитал, что требования истца о запрете ответчикам использования товарного знака международная регистрация N 197476 "Ulysse Nardin" и сходных с ним до степени смешения обозначений в сети "Интернет", в т.ч. доменных именах ulysse-nardin.kopii.ru и ulysse-nardin.swisstimeclub.ru, на страницах веб-сайтов kopii.ru и swisstimeclub.ru, а также веб-сайтов, располагающихся на доменах третьего уровня в доменных зонах.kopii.ru и.swisstimeclub.ru, и при предложении к продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован., подлежат удовлетворению.

Истец также просил солидарно взыскать с ответчиков компенсацию в размере 1 000 000 рублей.

В соответствии с п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ, в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно ст. 323 ГК РФ, при солидарной обязанности [ответственности] должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В соответствии с п. 1.2. "Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года N СП-21/4), требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено солидарно к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя.

Возможность привлечения к солидарной ответственности администратора доменного имени и фактического продавца предлагаемой к продаже на веб-сайте продукции также широко признается судами Российской Федерации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016 по делу N А40-102695/2015: "...общество "МЕГА" не могло использовать спорные товарные знаки на сайте без участия общества "Вектор", которое является администратором доменного имени, при этом ответчики несут солидарную ответственность за нарушение исключительных прав компании "Делл Инк.", поскольку такие нарушения допущены в результате их совместных действий. "..." "Таким образом общество "Вектор" и общество "МЕГА" являются надлежащими ответчиками по требованиям о запрете использования спорных товарных знаков компании "Делл Инк." и материальном возмещении за их незаконное использование"; постановление СИП от 28.09.2016 по делу N А65-26240/2015: "В целях защиты нарушенных прав правообладатель имеет возможность привлечения к ответственности всех известных нарушителей его права. Применительно к настоящему спору указанное означает, что требование о защите объекта интеллектуальных прав в случае использования этого объекта на сайте может быть предъявлено как к администратору доменного имени, так и к лицу, фактически использующему доменное имя в качестве средства адресации к его сайту. Таким образом, тот факт, что администрирование доменного имени осуществляется иным лицом, не может освобождать от ответственности лицо, фактически использующее сайт, при наличии соответствующих доказательств, подтверждающих такое фактическое использование"; решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 06.03.2015 по делу N А56-61922/2014 (оставлено в силе Определением ВС РФ N 307-ЭС16-1414 от 21.03.2016): "надлежащим ответчиком по такому требованию является администратор доменного имени, однако лицо, фактически использующее доменное имя (ООО "ТехноМашХолдинг") отвечает перед правообладателем солидарно с администратором").

При этом на осуществление Ответчиками скоординированной экономической деятельности, влекущее возможность привлечения их к солидарной ответственности, может указывать также и то, что единственным участником Ответчика 1 является физическое лицо Карлюк Евгений Федорович, потенциально связанный с Ответчиком 2 (Карлюком Анатолием Евгеньевичем).

Судом первой инстанции установлено, что истец не передавал ответчикам права на использование Товарного знака и не вступал с ними в иные гражданско-правовые отношения.

Таким образом, неавторизованное использование ответчиками Товарного знака истца в доменных именах, а также при осуществлении предложения к продаже, продвижения и реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых Товарный знак был зарегистрирован Истцом, нарушает исключительные права Истца и является незаконным.

Суд также пришел к выводу о солидарном взыскании с ответчиков 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака истца.

Истцом также заявлено требование о солидарном возмещении судебных издержек по нотариальному заверению доказательств в размере 50 435 руб.

Факт несения данных издержек подтверждается материалами дела (протоколы нотариального осмотра от 27.01.2017, от 03.02.2017, от 11.04.2017, счета на оплату, платежные поручения, акты оказанных услуг).

Апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции об обоснованности заявленных к взысканию издержек.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению по нижеследующим основаниям.

Довод заявителя о том, что судом не дана оценка протоколам осмотра доказательств на предмет соответствия требованиям "Основ законодательства РФ о нотариате" не состоятелен в связи с тем, что согласно п. 5 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ.

Вопреки доводам заявителя и в соответствии с пп. 1,4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ суд первой инстанции квалифицировал предложение к продаже товаров, маркированных Товарным знаком, в качестве самостоятельного нарушения исключительных прав Истца независимо от объемов фактической продажи товаров.

Суд первой инстанции правильно определил, что факт реализации всех наименований моделей часов, предлагаемых к продаже на Веб-сайтах, не требует доказывания, так как в соответствии с нормами материального права предложение к продаже маркированных Товарным знаком товаров на Веб-сайтах составляет самостоятельное нарушение прав истца на Товарный знак.

Заявитель утверждает, что отсутствие умысла на нарушение исключительных прав на Товарный знак освобождает его от ответственности.

Однако, как разъяснено в п. 7 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиума Верховного суда РФ 23.09.2015 г., и п. 3.2 Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, предусмотренные подп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если только он не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Кроме того, заявитель при регистрации доменных имен был ознакомлен с Правилами регистрации доменных имен в зоне.RU, в соответствии с которыми администратор доменного имени несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 октября 2017 года по делу N А40-90739/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

В.Р. Валиев Н.И. Левченко