Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2018 г. N 17АП-14125/16

г. Пермь

14 марта 2018 г.

Дело N А60-6484/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 06.03.2018.

Постановление в полном объеме изготовлено 14.03.2018.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сусловой О.В.,

судей Гребенкиной Н.А., Григорьевой Н.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кольцовой Е.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу истца, ООО "Сима-ленд",

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.11.2017,

вынесенное судьей Селивёрстовой Е.В.,

по делу N А60-6484/2016

по иску ООО "Сима-ленд" (ОГРН 1056605235983, ИНН 6674159542, г. Екатеринбург)

к ООО "Холгер" (ОГРН 1156658020529, ИНН 6671012118, г. Екатеринбург),

третьи лица: ООО "Румб" (ОГРН 1137746026989, ИНН 7729730135, г. Москва), ООО "Омега" (ОГРН 1147847071184, ИНН 7816581320, г. Санкт-Петербург),

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии:

от истца: не явились,

от ответчика: не явились,

от третьего лица ООО "Румб": Мартиросян Ф.Р., доверенность от 30.03.2016,

от третьего лица ООО "Омега": не явились,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сима-ленд" (далее - истец, общество "Сима-ленд") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Холгер" (далее - ответчик, общество "Холгер") о взыскании 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак, об обязании запретить ответчику осуществлять импортирование, продажу, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот товаров содержащих изображение товарного знака (с учетом выделения требований в отдельное производство определением суда от 02.06.2016).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Румб", общество с ограниченной ответственностью "Омега" (далее - третьи лица).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 01.08.2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.08.2016 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.08.2016 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 отказано в передаче кассационной жалобы общества "Румб" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 29.11.2017 в удовлетворении иска отказано.

Истцом подана апелляционная жалоба, в которой он просит отменить решение суда первой инстанции в связи с неправильным применением норм материального права, принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Обществом "Румб" представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит оставить решение без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество "Сима-ленд" является правообладателем в отношении комбинированного товарного знака по свидетельству N RU529347, дата приоритета - 01.08.2013, дата государственной регистрации -11.12.2014, правовая охрана которого предоставлена в отношении товаров и услуг, в том числе 28 класса МКТУ, в частности: в отношении транспортных средств радиоуправляемых (игрушек).

Ссылаясь на нарушение обществом "Холгер" исключительных прав истца на товарный знак N RU529347 путем использования в отношении реализуемых радиоуправляемых игрушек наименования товара, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, общество "Сима-ленд" обратилось с настоящим иском в суд.

В качестве доказательств обществом "Сима-ленд" представлена товарная накладная от 17.11.2015 N 256, согласно которой истец по разовой сделке купли-продажи прибрел у ответчика товар - вертолет "Забияка" 1224429, стоимостью 1 957 руб.

На упаковке приобретённого товара содержатся надписи - "Забияка", 3-канальный вертолет на и/к управлении. Также содержится изображение

товарного знака "Властелин Небес радиоуправляемые самолеты", который, в

свою очередь, зарегистрирован за обществом "Румб" (свидетельство RU314625).

Изображение на упаковке приобретённого у ответчика товара слова

"Забияка", по мнению истца, сходно до степени смешения (тождественным) с товарным знаком истца "Забияка".

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1477, 1481, 1482, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исходил из того, что в данном случае изобразительный элемент комбинированного обозначения в виде попугая, сидящего на ветке, играет существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Суд первой инстанции также отметил, что степень важности данного изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, что по отношению к слову "забияка" этот элемент оригинален, выполнен в многоцветовом ярком сочетании, его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента занимают доминирующее положение, так как слово "забияка" расположено на раскрытом крыле попугая и практически сливается с оперением крыла попугая по цветовой гамме. Кроме того, словесный элемент товарного знака истца ассоциируется с изображенным на товарном знаке персонажем-попугаем, а не с чем-либо иным.

Из сравнительного анализа названия товара, реализуемого ответчиком, и противопоставленного товарного знака истца суд первой инстанции сделал вывод о том, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент "забияка", однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых объектов до степени смешения в целом, поскольку в товарном знаке истца данное слово не занимает доминирующее положение и можно сделать вывод, что в рассматриваемом случае сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не могут вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг.

Выводы суда первой инстанции, изложенные в решении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, основаны на правильном применении норм права.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции неверно и субъективно дана оценка комбинированному товарному знаку истца в части доминирования словесного элемента "забияка" в товарном знаке, не принимаются апелляционным судом ввиду следующего.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение.

Из правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11, следует, что для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены как посредством использования самого товарного знака, так и обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Вместе с тем вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 N 4322) (далее - Правила), при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу первого и третьего абзацев пункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции. Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении также зависит того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Вопреки доводам заявителя жалобы при исследовании сходства противопоставляемых товарного знака N RU529347 и спорного обозначения следует, что товарный знак и обозначение содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент "забияка", однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых объектов до степени смешения в целом, поскольку в товарном знаке общества "Сима-Ленд" данное слово не занимает доминирующего положения.

По мнению заявителя жалобы при проверке на тождество и сходство охраняемого товарного знака и спорного обозначения ответчика необходимо сравнивать отдельный словесный элемент товарного знака N RU529347 - слово "забияка" со спорным обозначением ответчика - "забияка", а не обозначение ответчика и комбинированный товарный знак истца в целом.

Данный довод отклоняется апелляционным судом, поскольку истец является правообладателем комбинированного товарного знака.

По смыслу статей 1225, 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак охраняется именно в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, то есть защите подлежит вся совокупность элементов товарного знака, а не его отдельные элементы.

Само по себе использование другими лицами названного словесного обозначения, используемого в отрыве от комбинированного обозначения, которому предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака истца, нельзя признать использованием этого товарного знака.

В апелляционной жалобе истец указывает на то, что ссылка на пункты раздела 6 Методических рекомендаций является категорически неверной, поскольку указанные пункты предусматривают сравнение между собой комбинированных обозначений.

Данный довод не принимается апелляционным судом, поскольку основан на неверном толковании данных рекомендаций. Из пункта 6.1 Методических рекомендаций следует, что комбинированные обозначения сравниваются не только с комбинированными обозначениями, но и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Кроме того, пункт 6.3.1 Методических рекомендаций применен Верховным Судом Российской Федерации в аналогичном деле N А60-27509/2016.

Доводы истца о том, что словесный элемент "забияка" товарного знака N RU529347 запоминается легче, чем изобразительный, и внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, отклоняются апелляционным судом ввиду следующего.

Это правило (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций) является общим, а не безусловным.

Суд апелляционной инстанции полагает, что изобразительный элемент в товарном знаке истца (попугай, сидящий на ветке) визуально доминирует, так как занимает центральное место и является более крупным по сравнению со словесным элементом. Изобразительный элемент выполнен в многоцветовом ярком сочетании.

При этом словесный элемент "забияка" смещен относительно центральной части товарного знака, расположен на раскрытом крыле попугая. Также словесный элемент близок по цветовой гамме оперению крыла попугая, на котором он непосредственно расположен.

Согласно первому впечатлению внимание акцентируется не на словесном элементе "забияка", а на изобразительном элементе.

В рассматриваемом случае доминирующее положение в товарном знаке истца занимает именно изобразительный элемент (попугай, сидящий на ветке), а не словесный элемент (слово "забияка").

При указанных обстоятельствах сравниваемые товарный знак и обозначение ответчика не ассоциируются друг с другом и не могут вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг.

В апелляционной жалобе истец указывает на то, что судом первой инстанции необоснованно не принят во внимание отчет социологического исследования анализа потребительского поведения бренд "Забияка".

Данный довод не принимается апелляционной инстанции, поскольку, как верно отметил суд первой инстанции, в вышеназванном отчете исследовались вопросы оценки ряда упаковок на предмет идентификации по принадлежности к одному производителю, в то время как для установления сходства и смешения обозначений необходимо сравнительного анализа фактически используемого обозначения не с упаковкой товара, а непосредственно с его товарным знаком, используемым в том виде, в котором они были зарегистрированы (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2017 N 310-ЭС17-12999).

Ссылка заявителя жалобы на неприменение судом первой инстанции положений приказа Роспатента от 30.11.2009 N 170 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки" отклоняется апелляционным судом, поскольку этикетка ответчика не содержит товарный знак истца в том виде, в каком он был зарегистрирован, в связи с чем отсутствует необходимость оценивать значимость положения "чужого" товарного знака на этикетке исходя из вышеуказанных Рекомендаций.

Поскольку обстоятельства нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак не подтверждены материалами дела, судом первой инстанции сделан правильный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены или изменения судебного акта.

Таким образом, решение арбитражного суда от 29.11.2017 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 3 000 руб., понесенные при подаче апелляционной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.11.2017 по делу N А60-6484/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

О.В. Суслова

Судьи

Н.П. Григорьева Н.А. Гребенкина